——評析美國道康寧公司與商標評審委員會及其他商標異議複審行政糾紛案 2014/6/13，摘自：中國法院網
因認為他人申請註冊在牆用非金屬材料、油膏等商品上的第3883027號“DOWCORNING及圖”商標（下稱被異議商標），與其在先核准註冊的一系列“道康寧”商標或“DOWCORNING”商標，如獲准核定使用在矽化學品、含矽的樹脂和塑膠（半成品）等商品上的“DOWCORNING”商標，以及核准註冊在化學製劑（非醫用或獸用）、樹膠等商品上的“道康寧及圖”商標，構成使用在類似商品上的近似商標，同時侵犯了其在先商號權，且構成對其已註冊馳名商標的惡意複製和摹仿，美國道康寧公司（DOWCORNING CORPORATION）針對該商標提出了異議。
日前，北京市高級人民法院作出（2013）高民終字第2260號行政判決書認定，在案證據可以證明，在被異議商標申請註冊日前，道康寧公司便已將“道康寧”和“DOWCORNING”作為商標和商號在中國進行宣傳和使用。道康寧公司作為全球最大的矽膠生產商之一，在國際上和我國境內均具有較高的知名度，其矽膠產品被廣泛應用於建築行業。而被異議商標核准註冊的發光鋪築材料、發光鋪路材料、玻璃用建築材料（不包括衛生設備）、牆用非金屬襯料、非金屬屋頂覆蓋物、非金屬建築結構、築路或鋪路材料、油膏幾項商品，均屬於非金屬建築材料類商品，道康寧公司生產的有機矽膠粘劑等產品與上述商品聯繫密切，具有相同或相近的消費群體。鑒於“道康寧”和“DOWCORNING”為無含義單詞，獨創性較強，由不同作者獨立創作如此高度近似的偶然性極低，故可推定申請註冊被異議商標的行為具有惡意。
綜上，法院作出終審判決，判定被異議商標在牆用非金屬襯料、非金屬屋頂覆蓋物、非金屬建築結構、築路或鋪路材料、油膏商品上不應核准註冊。
行家點評：
王 歆 北京方韜智慧財產權代理有限公司 律師：根據2001年10月27日全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議《關於修改<中國人民共和國商標法>的決定》第二次修正的商標法（下稱第二次修正的商標法）第三十一條規定，申請商標註冊不得損害他人現有的在先權利。由於第二次修正的商標法的其他條款對於在先商標權利的保護問題已經作出了相應的規定，所以該條規定的在先權利是指在系爭商標申請註冊日之前已經取得的，除商標權以外的其他權利，包括在先字型大小權等。在依據第二次修正的商標法第三十一條的規定，認定系爭商標侵犯他人在先使用字型大小的權利時，該字型大小應當在中國相關公眾中具有一定的知名度，該商標的註冊使用已經或者可能導致相關公眾的混淆誤認，致使在先權利人的利益可能受到損害。
在先字型大小權的保護範圍一般限於在先權利人實際經營的商品及其類似商品，但實踐中可以根據在先字型大小所具有的獨創性、知名度，以及雙方所涉及的商品或服務的關聯程度，在個案中具體確定該在先字型大小的保護範圍。
該案中，一審法院認為：在案證據尚不足以證明道康寧公司曾將“道康寧”作為字型大小在先使用在油膏等商品或相關的生產、經營領域內並且形成一定知名度，因此，被異議商標在油膏等其餘複審商品上的註冊並未構成對他人商標的搶先註冊，不違反第二次修正的商標法第三十一條之規定。二審法院則認為，道康寧公司的在先字型大小“道康寧”在國際上和中國均具有較高的知名度，雙方所涉及的商品聯繫密切，具有相同或相近的消費群體，且鑒於“道康寧”為無含義單詞，獨創性較強，故可推定被異議人申請註冊被異議商標的行為具有惡意，違反了第二次修正的商標法第三十一條的規定。
該案中，二審法院的裁判綜合考慮了個案情況，包括主張的在先字型大小知名度高、獨創性強、系爭商標申請人的主觀惡意等情況，適當擴大了該在先字型大小的保護範圍，將保護範圍擴大到了關聯性較強的商品。從現實角度來看，越來越多的企業在激烈的市場競爭中，選擇“綜合性，多元化發展”作為企業的發展方向，這就使得相關公眾很容易將相同的商標和字型大小作為同一經營主體進行認知、混淆商品或服務的來源，因此在一些具體案件中，應適當擴大字型大小的保護範圍。同時，也可以達到打擊惡意搶注行為、維護消費者和權利人合法權益的目的。
賈 宏 浙江楷立律師事務所 律師：在商標授權確權行政訴訟中，認定被異議商標申請構成第二次修正的商標法第三十一條規定的損害他人字型大小權應符合以下要件：1.字型大小在先註冊並使用；2.在先字型大小經過權利人的使用在國內產生了一定的知名度；3.被異議商標指定使用的商品或服務與在先字型大小所使用的商品或服務相同或類似；4.被異議商標文字與在先字型大小相同或近似，共存于市場易使相關公眾產生混淆誤認。
該案中，首先，道康寧公司的字型大小在被異議商標申請日之前已經在國內進行了註冊及使用；其次，道康寧公司作為全球最大的矽膠生產商之一，其產品廣泛應用於建築行業，字型大小在國內外均享有較高知名度；再次，被異議商標指定使用的玻璃用建築材料（不包括衛生設備）、築路或鋪路材料等商品專案與道康寧公司及其子公司主要經營的有機矽膠粘劑等商品在功能、用途、消費物件等方面相同或聯繫緊密，構成類似商品；最後，被異議商標文字與道康寧公司的在先字型大小完全相同，二者共存于市場易使相關公眾產生混淆誤認。基於以上因素，被異議商標申請構成第二次修正的商標法第三十一條規定的損害他人字型大小權的行為。
此外，鑒於“DOWCORNING”系道康寧公司獨創的無含義單詞，商標申請人獨立創作的可能性極低，故法院在審理過程中還充分考慮了被異議商標申請行為的主觀惡意。
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