誠信為冠　敦厚為中

 

我是先使用標識之人，只是沒有申請註冊商標，使用多年後，
卻被他人控訴商標侵權，這樣的商標法制將很難令人信服。
因此，作為公平競爭秩序維護的商標法制需要劃分一個界線。

 

前言

    全球多數國家商標制度採「註冊主義」[1]，也就是區別商品或服務來源的標識，必須經過主管機關的審查註冊程序，才能擁有專用權、排除他人侵害。因此，取得商標註冊後，才能對同業使用相同或近似之標識提起商標侵權訴訟。

    然而，如果今天我是先使用標識之人，只是沒有申請註冊商標，使用多年後，卻被他人控訴商標侵權，相信這樣的商標法制將很難令人信服。因此，作為公平競爭秩序維護的商標法制需要劃分一個界線。當今天同業使用相同或近似之商標，只是英雄所見略同而產生之名稱巧合，那麼，商標註冊在後的權利人即無權禁止比他申請商標更早已經先於市場上使用的商標標識。在臺灣，不但是經典案例至今已經是台南名店的南都烤玉米即為其例。

    由於法律對市場上流通的標識並未強制性一律要求必須註冊，而權利人也有各自不同的考量，可能打算先站穩市場地位後才要申請商標，或者不認識商標法、對於商標法意識不強而未申請註冊商標，商標法對這種「商標專用權」與「在先使用標識」衝突的情形，如何調和？兩岸商標法規範是否均有相應的規定？法律適用要件是否有相同或不同？

兩岸法規比較

    臺灣商標法第36條第1項第3款規定：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」而大陸商標法第第59條第3款規定：「商標註冊人申請商標註冊前，他人已經在同一種商品或者類似商品上先於商標註冊人使用與註冊商標相同或者近似並有一定影響的商標的，註冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用範圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。」

    因此，就法律規定之要件可比較如下：

--	臺灣商標法規定	中國大陸商標法規定
在先使用時間	在他人商標註冊申請日前	申請商標註冊前，他人已經先於商標註冊人使用
主觀要件	先使用人善意	無
先使用的商標要件	相同或近似之商標	相同或者近似並有一定影響的商標
商品/服務 要件	於同一或類似之商品或服務	在同一種商品或者類似商品上
先使用標識之限制	以原使用之商品或服務為限	在原使用範圍內繼續使用該商標
商標註冊人之權利	商標權人並得要求其附加適當之區別標示	但註冊商標專用權人可以要求其附加適當區別標識

    最後應留意，由於申請註冊商標是根據各國的商標法制而取得各國的商標專用權，因此，對抗商標侵權的「在先使用」標識也必須在法律管轄地區在先使用。也就是說，臺灣/中國大陸的法院均要求，主張「商標註冊申請日前」已經在市場上先使用的商標，必須是已經在臺灣/中國大陸市場上使用的商標才可以主張。

結語

    畢竟，商標善意先使用/在先使用抗辯制度是註冊主義制度的例外，對於不申請商標的先使用人保護較低，各國有各自的權衡比重。

    由兩岸法律條文對於先使用抗辯事由的要件規定可以發現，兩岸對於善意先使用抗辯之主張有寬嚴之不同，先使用商標未來經營的限制也有不同，大陸的先使用抗辯要求較嚴，如若無法符合其高門檻的要求則無法主張先使用抗辯，值得業主留意：

一、在主觀要件上，臺灣規定有「善意」此要件，但中國大陸並無主觀上善意之要求，然而體系解釋上仍認為須符合「誠信原則」的要求，因此先使用人也需要在主觀上是善意的[2]，如此而言，兩岸商標法對於先使用人的主觀要件並無不同。

二、所謂「先使用」的先後比較基礎，臺灣法律文義上是以「申請日」進行比較，而大陸文義上則要求使用人「先於商標註冊人使用」始可主張。當使用人先於商標註冊人使用時，既然註冊人還沒有使用，應當符合先使用人善意或誠信原則之要求較無疑問，然而假設在申請日前，商標註冊人及先使用人均已經在市場上使用，先使用人的使用晚於商標註冊人時，在臺灣只要先使用人可以證明自己主觀上之善意，即有抗辯事由之適用，在大陸恐怕就不符合法律文義要求「先於商標註冊人使用」的規定。不論如何，客觀上先使用證據之保存在兩岸均非常重要。

三、在中國大陸可以主張在先使用而對抗侵權訴訟的商標，除了申請日前、先於註冊人使用以外，還必須使用後在市場上「有一定影響」的商標始符合法律要件，雖然符合要件的「有一定影響」的商標要求不宜過高，但是先使用人必須證明有一定的持續使用時間、使用地域、銷售量或廣告宣傳等已經在相關公眾間建立起商譽，相比臺灣嚴格許多[3]。因此，在中國大陸即使先於商標註冊人使用商標，只要無法證明商標使用產生一定影響，則會面臨更改商標名稱的命運。

四、大陸商標法對於先使用商標限制「在原使用範圍內繼續使用該商標」，何謂原使用範圍？有爭議。有論者延續大陸對先使用商標的保護僅針對「有一定影響」的商標，認為應納入一定影響的地理使用地域範圍限制、考量商標的使用方式等，只要擴大使用在先商標的行為並沒有實際增加公眾混淆商品或服務來源的可能性，即符合此要件；也有論者基於商標的功能在區分商品來源，故認為應解釋為原使用之商品或服務範圍而不用限制先使用商標的地域範圍或業務規模[4]。相較之下，臺灣商標法很明確將先使用商標的使用限於「以原使用之商品或服務為限」，因此，善意先使用人而不受原生產經營規模或地域範圍限制，可以在原商品或服務範圍內進行線上或線下方式拓展分店擴大營運，較無爭議，故而先使用人的存在對商標權人影響較大。