誠信為冠　敦厚為中

    日前智財局的專利審查官觀察英國侵權案例，撰文說明可以善用設計專利和商標制度杜絕仿冒：「食品領域的外觀創新非常適合申請設計專利」；且「要處理商品外觀的仿冒問題，最好是透過『先申請註冊設計、後申請立體商標』的策略組合方能有效解決。」並舉我國8結蛋捲案例說明「『8字形蛋捲』與先前技藝相較算得上是一種開創性設計，若按英國法院見解，此種設計自然可取得較大的保護範圍。」[1] 相信這篇文章對業者申請專利的策略思維深具啟發性。

    事實上，當品牌經營一段時間或行銷鋪貨後，產品包裝逐漸固定，消費者選購時確實會根據慣性及整體概略印象、迅速挑選購物，多會將包裝作為選購的依據，產品的包裝上的花紋、形狀、顏色等等設計的識別性因為業者的使用而強化，具有後天識別性時，可以注冊商標無疑。但是，現在市場工商發展多元化，消費者認知並非一陳不變，

    有追蹤冠中智訊的讀者，應該已經發現到，修正後的商標審查基準已經逐漸透露出「善用商標法保護包裝外觀」的可行性，並已經從申請實務的觀察角度提出了許多申請例證，可以參考以下文章：

1. |智權迷思| 商標黑白黑白我勝利？留有手稿就是原創著作？
2. 商標識別性審查基準修正 ——現在，您該來點包裝外觀的商標申請

因此，申請階段完全可以好好規劃對於產品包裝的保障，主力產品的包裝外觀也應當納入商標排他專用權的範圍內！只要，你有這樣的佈局思維。

    接下來我們藉由兩則商標判決，說明產品外觀及包裝作為商標申請註冊而成功維權的例子。判決顯示，產品外觀或包裝的圖形商標不但可以成功撤銷近似商標之註冊，也可以讓仿冒品無所遁形並成功主張損害賠償。因此，「善用圖形商標保護產品外觀」也是受到法院支持的。

一、商標民事侵權案：「morocco hairoil」案

智慧財產法院103民商上字第11號民事判決[2] (見表一)

 

    本案重要爭點有二：系爭產品上使用「morocco hairoil」及「M」標示是否作為商標使用？系爭產品上之標示與系爭商標是否相同或近似有致消費者混淆誤認之虞？

1. 系爭產品上藍綠底色搭配橘色大型字體「M」及白色較小字體「morocco hairoil 」是商標使用：

    判決認為，系爭商品以使鬥大之橘色「M」字及較小之白色「morocco hairoil」字體跳脫藍綠色整個包裝之底色色彩，以吸引消費者注意，是由「M」字及「morocco hairoil」於系爭產品外包裝所呈現之字體大小、排列方式、顏色設計等觀之，其已非單純的商品說明，使用者主觀上不僅有以之為行銷之目的，客觀上亦發揮區辨商品來源之功能，應認其為商標之使用無誤。

2. 系爭產品為於同一商品使用近似於系爭商標之商品，且有致相關消費者混淆誤認之虞：

    判決認為，比較系爭商標1及系爭產品外觀照片：

系爭產品採用藍綠色為底、搭配橘色大型字體「M」以及白色「morocco hairoil」、「Magic 」、「頂級摩洛哥黃金優油」等文字，大型字體「M」上有一片葉子，下方另有花草圖案；

系爭商標1則以藍綠色為底、搭配橘色大型字體「M」以及白色「MOROCCANOIL」，系爭商標2則為「MOROCCANOIL」文字。

    因此，以具有普通知識經驗之消費者，于購買時施以普通之注意異時異地隔離觀察，系爭產品與系爭商標1雖在「M」上有無一片葉子、有無花草圖案及中、英文文字使用等細節上有異，但整體觀之，均予人藍綠底色、橘色大型「M」及有文義為「摩洛哥油」之白色英文文字之主要印象；又系爭產品之「morocco hairoil」字樣與系爭商標「moroccanoil」同係以「morocc」作為字首，以「oil」結尾，整體觀之，兩商標外觀、觀念及讀音均極雷同，相關消費者有可能會有所混淆而誤認二商品來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標，其近似程度甚至已達足認行為人主觀上有仿襲意圖。

二、商標異議案：「HINOKING」案

智慧財產法院109行商訴字第79號行政判決 (見表二)

 

    據以異議商標實際使用為「樹型造型的懸掛式空氣香氛產品」，原告即異議申請人依商品特徵命名為「Little Trees」，原告將商品造型及其名稱分別申請為商標註冊在案，而系爭商標則為文記與圖形組合之商標。據以異議商標2為純文字商標，系爭商標與之比較，「僅于樹木之觀念略有相近，然於讀音及外觀均迥然有別，寓目印象亦有顯著差異」，因此不構成近似商標，並非本案判決之重點，以下僅針對系爭商標與據以異議商標1是否近似進行判決整理。

1. 系爭商標與據以異議商標1屬高度類似商標：

    二者均有明顯之枝葉由上往下漸層增加至樹幹之對稱樹型圖，且上開樹型均實心填滿，據以異議商標1雖為墨色商標，然其實際使用于空氣清新劑商品時均以綠色作為標識，而與系爭商標之設色為綠色相同，且據以異議商標商品本身亦均有標示其氣味，則兩商標予消費者寓目印象，其觀念上均為綠色之樹木，外觀亦非常近似。

2. 反駁原處分及訴願決定雖認為樹型之獨創性不高，消費者不會以樹型而會以文字作識別來源之依據：

    系爭商標實際系使用於檜木精油相關商品，而外文「HINOKING」即日文檜木之諧音，則消費者于接觸系爭商標之商品時，極有可能將外文「HINOKING」聯想認為係標榜該商品之氣味或原料與檜木相關，而未必以外文「HINOKING」作為主要之來源識別標識。

    此外，被告所舉諸多商標並存註冊案例，雖均有樹型，然其樹型與兩商標並不相同，或左右不對襯，或鏤空設計，或有標示其他足資區辨之特徵，且所指定使用之商品亦非「空氣清新劑」商品，尚難因上開商標與據以異議商標1均並存註冊，即認系爭商標與據以異議商標1近似程度極低。

3. 系爭商標註冊人主觀上並非惡意：

    由於系爭商標系沿襲皇檜商標之外文及圖形，故其申請註冊系爭商標於主觀上並無仿襲惡意，尚非無據。且因系爭商標註冊人使用系爭商標主要銷售精油商品，又原告未能提出相關消費者有實際混淆誤認之證據，故法院認定系爭商標其餘指定商品與據以異議商標所指定使用之空氣清新劑商品類似程度不高。

    因此最終法院認為「空氣芳香劑」商品部分異議成立，其餘商品異議不成立維持原處分及訴願決定。

結語

    上述「morocco hairoil」案的原告註冊了商品包裝盒正面外觀的商標、「HINOKING」案的原告註冊了商品外觀樹木造型的商標，則法院依商標法審酌雙方商標圖樣是否近似，或嘗試解決個案紛爭、取得雙方雙方的利益衡平，而不再論斷是否有公平交易法或是否有著名商標保護之適用。

    可見，當產品的外觀或裝潢(即包裝)就是你的招牌時，只要千元成本就可以直接注冊商標取得排他專用，您還消極選擇用時間換取不一定可以舉證成功的著名商標及公平交易法保護嗎？當可以選擇無限延展專用的商標權時，除了選擇15年保護的設計專利以外，您更可以注冊商標取得周延的保護。

    判決案例顯示，商標權人不只要知道長期大量使用可以累積商譽甚至成為著名商標，更要知道，邁向著名商標的過程中，就要善用設計專利及商標註冊而保護產品外觀或包裝外觀，未來對於惡意攀附、針對性產品外觀包裝仿冒的不公平競爭時，擁有專利及商標權將具有更強、更直接的實效性。