在美國專利審查中會遇到許多程序,限制選擇Restriction/Election是其中一項許多申請人會遭遇的程序,而且會發生在收到第一次審查意見通知之前。因此,美國發明專利申請人時常會若您也對對於收到限制選擇通知有興趣或是感到疑惑,我們透過幾個常見問題來與您介紹!
A: 當審委認為一件專利申請中的內容涉及不止一項發明時,經評估後認為適當並符合條件,此時審委會發出正式通知請申請人從中選擇一組適當的請求項進行審查,該正式通知即為「限制選擇」也可稱為分割要求(requirement for division)。
A: 在審查時,一件申請案同時有兩個或多個獨立發明(independent inventions)和/或兩個或多個可區別的發明(distinct inventions),且同時在審查上會造成審委嚴重的審查或檢索負擔時,便會觸發限選發出的情境。
舉例來說,在請求項中的組合或子組合的發明、產品或方法、屬性內的一組實施例等,出現在單一件專利申請案中,同時,審委認定這些所要求保護的範圍若不發出限選會造成嚴重的負擔,這時審委便會發出限選要求申請人選擇。
不過官方也明文說出,如果在沒有嚴重負擔的情況下,審委仍必須對這些範圍進行審查,即使它們包括獨立或不同發明的權利要求。
A: 未能在規定時間內回覆,將導致案件失效 (Abandonment for failure to reply)。
如果專利申請的申請人未能在 §1.134 and § 1.136規定的期限內答覆,則該申請將被放棄。
A: 是有可能的! 一般來說,常見的分組有結構項及方法項同時存在一件專利申請案,這個情形再加上審委判斷有審查上負擔時收到限選的機會是肯定的。想直接跳過收到限選的情況有一種方法是,將其結構項或是方法項,寫進該結構或方法所有的限制特徵,那麼審委就很有可能認定這件申請的結構與方法項間是不可區別的,而不會對其發出限制選擇。白話來說,就是該結構項沒辦法套用其他方法產生;或者該方法無法套用在其他結構/產品上。若是實施在其他非請求項的限制要件特徵的物品或方法上,則沒辦法運作或實施。如此操作雖然可避免限選,而將裝置與方法請求項放在同一件美國專利申請案中,但是缺點是將導致其申請專利範圍非常的侷限與狹窄,因為一開始就限制在固定的特徵當中無法擴大應用範圍,這也是申請人必須考量的重點之一。
A: 申請人有2個月的時間回應。從Office Action (OA) 發出日起算兩個月。假設1月1號發出(mailing date),回應期限就是3/1號。
A: 申請人可支付官費,最多可額外延長4個月。
A: 視專利範圍,審委有可能以發明來區分;或是以實施例來區分。申請人必須從審委分好的組別中,選擇一組作為審查。
A: 審委在收到選擇的答覆後,將針對選定的請求項或是組別進行前案技術檢索。申請人約在提交限制選擇回覆後的1-3 個月時間會收到下一次的官方通知 – Non final OA 即第1次審查意見。
A: 沒被選擇的請求項或組別,將會視為暫時撤回(Withdrawn),審委不會對於該請求項或組別進行審查;如果申請人還希望保留,則可選擇將這些沒選擇的請求項或組別分割另案申請(Divisional application)。
不過若是依附在可核准之共通獨立項的其他組依附項或是引用記載形式之請求項,在其依附的共通獨立項獲准後,可被審委自動加回(rejoin)。
A: 37 CFR 1.142(a)規定,限選要求“通常會在採取任何行動之前作出,也就是意味審委應儘早提出適當的限選要求,且可能的話是在第一次審查意見通知(first action)即提出;不過,在最終審查意見(Final action) 之前的任何時間仍可能發出限選要求。
因此,根據上述37 CFR 1.142(a) 規定,在適當的時候審委仍可以提出第二次限選要求,即使申請人已經遵守了先前的限選要求。
換句話說,即使申請案已經過一次的「限選要求」程序,後續只要再次符合限選要件,官方仍可再發出第二次之「限選要求」。雖然實務上第二次限選是很少見的。
A: 若申請人不認同審委的分組,可以提供反方意見之具體理由以陳述為何認為該限制要求是錯誤的來作為回覆(reply with traverse),但同時也必須選擇一組以預備審查,如此是為了加快審理過程,當審委不認同其反方意見時,會直接以申請人所選擇的組別進行前案檢索審查。
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