誠信為冠　敦厚為中

前情說明

    我們在智訊第33期曾經談到美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)針對Yu v. Apple (CAFC2021)的這件判例，讓我們對於device claim (裝置請求項)是否具有專利適格性引起特別的關注。本次則針對101條款專利適格性進行一些探討。

    首先，我們來看美國專利法條文中對於101的定義為何。

Section 101 of US Patent Act

    美國專利法當中的101條文規定“專利可以被核發給任何新穎且實用的步驟、機器、製造或以上的結合”。所以如果發明跟這4個領域，即步驟、機器、製造或以上的結合無關，則這個發明不屬於可以獲得美國專利的標的。如果發明屬於步驟、機器、製造或前述的結合的話，則是可以獲得專利保護的標的。比如請求專利的標的為具有一些特殊技術特徵的電磁輻射，因為電磁輻射或頻率不屬於步驟方法、機器、製造或其結合，所以這發明不是可以專利的subject matter。可是如果是發射該特殊電磁輻射的新穎機器或設備，則是可以符合美國101條款的專利標的。

    但是就算發明屬於以上所說的4個領域，審查委員仍然會進一步判斷該發明是否屬於法定例外事項(judicially created exception)，也就是如果發明雖然是步驟或機器或製造，但仍然須要判斷發明本身是不是抽象概念(abstract ideas)、自然法則(law of nature)或是自然現象(natural phenomenon)這3種屬於法規特別規定不適格的專利標的。

    關於這3種法律規定的例外不屬於可專利標的，對於電腦軟體或是醫療診斷方法相關的專利申請尤其重要，過去有很高比例的軟體專利申請被美國專利局依照Section 101規定下的抽象概念來核駁。例如單純透過電腦讀取或利用電腦操作步驟的資料(pure data)本身通常不是可以獲得專利的發明。

    一直以來，對於那些發明屬於自然現象或是抽象概念，法院其實很難做出判斷決定，畢竟幾乎所有發明都運用了一定的自然法則，如果運用自然法則創造出了有用的結構或機器，當然該發明還是可以獲得專利的，這也就是關於Section 101核駁的部分法院見解判例常常有很大的出入，因為要判定發明屬於單純的抽象概念本身或運用自然法則而產生實質運用上進步的發明並不容易。因此根據最高法院在Mayo跟Alice案的判決，抽象概念的判斷現在可以分為兩階段測試方法。

    根據審查基準跟先前判例發展的兩階段測試法，首先第一階段先測試請求項是否指向抽象概念，如果第一階段發現請求項並不屬於抽象概念，則不需要進一步使用第二階段分析，表示請求項符合可專利保護之標的。如果第一階段發現請求項指向抽象概念，例如請求項屬於數學公式或計算方法、或者是純粹的商業活動、教學規則、方法等或者是心智上面的活動比如觀察評價或判斷等，那這時候必須再進行第二階段分析，來釐清請求項的發明概念是否足夠可以將抽象概念轉化成專利適格的發明。

    在進行第二階段測試時，Step 2A將會針對請求項中的額外要件(additional elements of claims)進行考慮，首先考慮請求項中的額外要件可不可以讓抽象概念整合到實際應用中。如果請求項中的額外要件可以改善電腦或其他的科技(improving the computer or other technology)，而不是只是將電腦當成工具來進行傳統已知的步驟方法，那麼該發明是可以具備專利適格的。例如2016年判例MCRO, INC. V. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA INC中，576號專利請求項1中所請求的一種自動產生動畫的方法，可以讓3D人臉產生說話時的嘴唇與表情，因為大幅對現有的手動3D動畫技術進行技術改良，並且使用有限制之一系列條件規則來對現有技術產生改良效果，因此被CAFC認定不是抽象概念並且符合101條款下的專利適格性。

    如果第二階段中Step 2A測試認定額外要件(additional elements of claims)沒辦法整合到實際應用的話，則會進一步根據Step 2B檢視是否具備足夠的發明概念可將抽象概念轉化成專利適格的發明。通常以下3種情形會被認定是沒有足夠的發明概念：

1. 只是利用電腦執行抽象概念的指令(Mere instructions to apply abstract idea on a computer)

    就像數學資料演算必須經由電腦來執行是一樣的，如果請求項只是請求一般的電腦(generic computers)或電腦元件，然後用來執行本身是抽象概念的任務或步驟，那在第二階段的分析中當然不具備足夠的發明概念。另外如果解決問題的技術手段有高度的一般性及上位化(high degree of generality)，意思是專利發明申請指出解決問題的方法及最終結果，可是沒有提供技術手段的細節，來具體說明如何產生或取得最後的結果，例如Yu的專利一樣並未寫入真正達成技術目的的特殊結構配置，也就是包括4鏡片與4個不同感測器的鏡頭，會被認定沒有足夠的發明概念。

2. 要件僅構成不顯著、主產品/主程序附帶的活動(Elements constitute insignificant, extra-solution activity)

    也就是說如果請求項的要件被歸類成只是例行性的收集資料的步驟，並不具備足夠的發明概念。通常判斷的指南是請求項中的要件是否為習知/眾所周知的、例行性的活動或是傳統常態性活動，如果屬於well-known /well-understood, routine or conventional activity，就會被認定不具有發明概念。比方選擇特定來源或特定類型的資料來操控資料就是不顯著的發明，屬於例行性的活動因此並未擁有足夠的發明概念。

3. 使用限制領域跟技術環境 (Field of use restriction or technological environment)

    如果在請求項當中將條件寫入將發明限制在特定的技術環境中，也不足以讓抽象概念變成具有發明概念的專利適格標的，這一點在Electric Power案以及Parker v. Flook 案件中已經可以確定。如果限制只是將抽象概念的使用侷限在特定技術環境，比如將計算警示功能的限值限定在碳氫化合物化學觸媒轉換環境中，並無法增加發明概念(inventive concept)至請求項中。相反的Diamond v. Diehr 案中，Diehr的請求項則雖然是使用了數學公式來計算時間, 但是請求項結合了合成橡膠的固化製程，例如監控模具關上後的經過時間、持續監控模具腔室中的溫度、將偵測到的溫度帶入公式計算固化時間、當計算的固化時間和經過的時間相等的時候自動打開壓力機等，雖然也使用了數學公式但是採取額外的步驟來改進該橡膠固化製程，產生了實際應用跟製程改良的效果，因此被認定為發明概念而非抽象概念。所以當抽象概念中的請求項的附加條件(limitations)產生了技術上的實際意義才有可能被認定具有發明概念。

結論

    如果要克服專利法§101規定下的抽象概念，重點將會放在如何在說明書中具體描述發明，特別是如果裝置包括了一般習用的結構時，應當將重點放在描述非習用的裝置或結構或實行步驟上，以及它們所產生的改良特點及改善那些技術方面的優點。並且達成本發明技術特徵的重要技術手段應當被寫入獨立項當中。否則空泛而上位化的獨立請求項或僅說明可以達成特定功能或技術效果而沒有實質特徵，可能遭遇Section 101專利不適格的問題外，也可能有means plus function手段功能用語問題[1]，從而說明書中所有實施方式都被列入請求項的限制範圍。