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冠中智訊

冠中智訊第40期-|品牌散散步| 商標就現有的產品及服務註冊就好嗎?【臧瑞明 副總經理】

2023/9/1

一件單一類別的商標控告另一類別的產品侵害商標之刑事訴訟案,經檢察官調查後,予以不起訴處分,看似合理,但背後卻涉及許多耐人尋味的商標問題。

故事是這樣的,有一商標姑且稱之為”LOGO”在單一產品(調味品)上經智慧局審查核准註冊,且已使用數十年,擁有此LOGO的廠商也專注於生產調味品,在當地老一輩的在地人吃麵飯時,都會用到此一品牌的調味品,多年來,有其他的廠家要與其合作開發其他的商品均被其拒絕;

今有一文創公司註冊了此一相同的LOGO在餐廳服務的類別中,同樣的,經審查核准且開始使用,並於經營餐廳時,同時開發此一LOGO專有的零食以及咖啡相關產品,亦分別獲准,且開始使用,並透過網路行銷已造成話題,有消費者,甚至之前為此專業生產調味品廠商拒絕過的廠家,不斷的前來詢問,那零食以及咖啡是否是系出同門?”,使那專業生產調味品的廠商"感覺"LOGO的商標權被侵害,因此對文創公司提出訴訟,結果,經檢察官調查後,予以不起訴的處分,全案尚在上訴中,本文經當事人同意,分析其背後可能涉及的商標問題,有許多值得商標申請人或未來要申請商標的申請人注意的事項。

商標申請只要申請現有產品或服務即可

答案可能對,也可能不對,商標申請時,由於現階段可能只會用於某一類產品,而此類產品可能涉及其他類別的服務以及延伸的產品上,因此單純就現有產品及服務上註冊,消極的只達到現有產品的保護而已,應該要更積極的探討可能延伸的服務或旁支的商品要注意,同時提出申請的,甚至這數年可能會延伸擴及的產品,均要提出相關類別商標的申請,如此的經驗非得要有經驗的商標代理人,於申請時透由深度的訪談以及專業經驗的判斷,方能精準的為申請人建議及把關,並非單純上網自行填寫資料或以低價轉註冊的方式,即可滿足申請註冊以及保護的需求,而以前述的案例,若於申請之初,或後續的發展時,不只是在"調味品"上註冊而已,仍在以該"調味品"所生產的零食以及相關產業的服務品項進行註冊,即不會發生不起訴的可能。

"調味品"已被註冊了,零食類的產品可被其他人註冊成功嗎?

同一商標可分別在不同類別的產品或服務上,可分別的被相同或不同的申請人註冊;因此,該"調味品"是很多的食品會使用到的原料,甚至是餐廳中會放置的調味用料,但並不因此與所有食品及餐廳服務具有類似關係,因此,在零食以及食品上是可被分別註冊核准的,故文創公司在零食類上的LOGO商標經審查後順利核准註冊,應屬合法也合理的,甚至在餐廳服務類的註冊,亦屬合法的!

"調味品"LOGO已使用數十年,是否能被當成著名商標

調味品經過數十年的使用,且該LOGO廠商也專注在此調味品上的生產,數十年來口味不變,被當地人廣泛使用且被認為是酌飯拌麵的調味聖品,足以代表當地的調味小物,但在其他地區則少有人知,在其他地區的銷售量並未見起色,且數十年來,沒有積極的投入廣告或任何由其商標權人主動發起的行銷或相關的活動,是否能被認定為著名商標來主張?按筆者的經驗,要成為"著名商標",於現有的著名商標的規範中,並無直接條件式的標準,要透過爭議程序予以個案認定的,而其界線十分的模糊,商標權人是否有施予必要的努力,或行銷作為讓該商標為全國人民所熟知,商標權人是否有相關維權的作業等,但皆非為一硬性的規定,因此無案例出現前,均不能論證其為"著名商標",因此那"調味品"LOGO是否為一"著名商標",目前並無案例出現,故不能以"著名商標"看待之,所以其他人,包括:文創公司,在其他類別中以相同LOGO註冊商標,是不會受到"著名商標"所阻卻的!

"調味品"LOGO商標權人還能做什麼?

一般都會針對文創公司各項商標權進行撤銷的作業,但筆者認為由於文創公司已投入相當的精神及金錢,在各項行銷廣告上,已在網路及市場上創造出不小的聲量,已有相當的成績,當進行撤銷的作業時,不但曠日廢時,且"調味品"LOGO商標權人亦不能就零食產品或餐廳等類別的權利進行擴張,何不就現已成形的勢頭進行整合,將精神力氣花在雙方的合作上,讓"調味品"LOGO的品牌,藉此直接談成合作架構在已有的基礎上雙方互利,而如果只是各護城池的互相拆台,無論那一方贏得最後的勝利,時間耗掉了,相關訴訟代理的費用也花了,終至兩敗俱傷,只讓承辦雙方撤銷爭議程序以及相關訴訟的代理人直接獲利,而不是在雙方實質商業利益上合作並獲利,甚為可惜。

同樣擁有LOGO商標的文創公司能做什麼?

文創公司在此案例中,似乎只是被動的被提訴,完全不能做什麼?事實上,確實無法做什麼嗎?筆者認為更重要的是,現有"零食"以及"餐廳"類別的LOGO商標權價值,已有一定的程度,此一無形的價值,已產生實質的消費者認同,仍可視實際的需求再繼續擴大,積極成為除了"調味品"以外的商標權正主,在商業上各有不同的發展,且尊重原來"調味品"LOGO的權利,各自發展將餅做大,讓雙方獲利,讓商業的回歸商業,商標只是商業的最基礎一環而已,做好基礎保護就往下走了!讓"調味品"LOGO商標權人無法趕上,應該是最好的策略!

以上,雖然一個小小的不起訴處分,所涉及的是數十年商標權人以及新創公司商標之爭,所跨的時間軸距十分的長,可被考量的事務非常的多,筆者所見僅是一時的憶測遐想,此不起訴的處分尚可上訴,且各商標仍在撤銷及異議中,後續會有如何驚人的發展,有待觀察,待日後再續了!

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

根據個案審查原則,本文探討與實際審查或您所遇到的具體情形可能有所出入。更多諮詢歡迎加入冠中LINE:

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