誠信為冠　敦厚為中

    在疫情衝擊經濟低迷的情形下，有些店家收起店面或暫停營業而放棄商標申請，也有店家轉型或開發新營運模式而提出商標申請，更有因應居家生活需要的品牌逆勢成長加速發展者，以下針對常見的問題，帶領業者思考抉擇商標申請，並留意註冊商標之管理及維權使用應定期且持續進行。

 

一、被疫情延誤的創業或暫停營業，我應該放棄商標申請嗎？

觀念要點：

    只要有三年內使用商標的決心，利用註冊主義制度事先儲備商標為最佳保障方案。

詳細說明：

    商標申請日對於商標註冊機會甚為重要，如若疫情結束後仍有使用商標之需求，僅係延後創業，此時建議評估商標獨創性、是否已經進行行銷或推出商品、產業性質，綜合判斷商標被搶先註冊或同業擁有近似商標的可能性，以免不久的將來喪失商標註冊之權。

    事實上，根據商標法，商標權人有三年內使用註冊商標之義務，不妨以「三年內是否會使用商標」作為是否提出商標註冊申請之判斷標準，只要有三年內使用商標的決心，利用註冊主義制度事先儲備商標為最佳保障方案。

    故而，除非放棄使用，或有心理準備在未來重啟使用時，遭遇近似商標願意更名，否則提出商標申請仍屬正解。

 

二、將商標用在廣告行銷上但沒有銷售成功，是商標使用嗎？

觀念要點：

    使相關消費者認識商標並將商標與商品/服務產生連結之廣告行銷，則商標持續有表彰商品來源功能，可認屬於商標使用。

詳細說明：

    依商標法第5條商標之使用，指為行銷之目的使用商標，並足以使相關消費者認識其為商標之行為。該條所例示的使用方式包括將商標用於與商品或服務有關之廣告，或利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式而使用商標。例如：在雜誌、電視、網路、網站社團名稱[1]等廣告媒體上顯示商標商品，因係在促銷即將或已投入市場的商品，足以使消費者認識其商標所指示的商品，屬商標之使用。

    然而，依一般社會通念及市場上交易習慣，廣告若無相對應的商品或服務的使用樣態，將無法使相關消費者認識商標並將商標與商品/服務產生連結者，便難以認定商標權人係基於行銷之目的，此種情形即非註冊商標的使用。因此，倘若形象廣告、贊助廣告只是為了提升企業形象宣傳而廣告上未見商品，致商標與商品/服務間無直接連結關係，則無法使消費者得以認識其為商標，可能被認為並非屬於合乎商標功能之使用而非商標使用[2]。此外，如果廣告刊登方式只是張貼商標公告或證書，用以表示已獲准註冊商標及其指定的商品或服務，此與一般商業交易習慣不符，並非行銷目的使用商標，將被認定不符合商標法上所要求之真實使用。

    相反的，只要是為了行銷之目的而使用商標、使相關消費者認識商標，即使不是進行拓展或開創市場之宣傳，仍然屬於進行確保市場銷售、維持市場占有率之廣告行銷，則商標持續有表彰商品/服務來源之功能，即使廣告沒有成果而無實際成交銷售，仍應屬商標使用。而且，廣告上之商品並未要求必須標示商標，僅須商標用於與所指定使用之商品有關之廣告即可[3]。

 

三、利用品牌聯名增加買氣，仍有使用商標嗎？

觀念要點：

    若聯名商品與註冊商標之指定商品性質相當，則屬商標使用，反之，不但不是商標使用，還需要留意是否侵害他人商標或未來遭他人仿冒。

詳細說明：

    有業者為了突破疫情低迷，運用品牌聯名給予消費者耳目一新感受，亦有業者因需求增加而進行聯名拓展客源[4]。不論如何，聯名使用是商標是常見的行銷手法，惟此時在商標法上應留意註冊商標指定之商品是否與實際使用性質相當，否則聯名款商品非屬商標使用。

    如若聯名款商品已與原商標指定商品或服務不同而跨入其他領域，建議應在洽談聯名前，進行產業了解及分析避免構成商標侵權。至於是否因應聯名款而補充申請商標？業者可以根據自身情形，綜合考量未來多角化經營可能性、聯名授權使用之頻繁程度、商標著名程度、未註冊遭搶註之風險……等因素進行評估。

 

四、實體轉線上、改為外帶自取或外送，仍有使用商標嗎？

觀念要點：

    為完善保護商標避免近似商標出現或遭控侵權，建議應評估自身情形，補充申請不同類別之商標。

詳細說明：

    由於利用數位影音、電子媒體、網路或其他媒介物方式而使用商標仍屬商標使用，因此，根據台灣商標審查實務，販售商品的實體店面兼營或轉型為線上經營，原商標仍有使用，並不影響商標之權利。例如：自有品牌的服飾實體店銷售改採線上經營，仍屬於服飾商品之銷售，原指定之第25類商標有使用。

    然而，特定商品零售批發服務之商標權利範圍畢竟仍然與特定商品間有所不同，是否構成近似視個案情形而定[5]，況且COVID-19大流行遠未結束[6]，且線上經營已經是消費常態、勢必延續至疫情之後持續運營線上商城，此時建議補充申請第35類，以利商標擁有更周全的保護、避免近似商標出現。

    在餐飲業的情形則相反，傳統意義下的餐廳係店內用餐服務提供之體驗，因疫情關係禁止店內用餐不得不增加商業模式，改採外帶、外送、虛擬廚房或開發調理包轉戰電商，則因為臺灣商標分類採行尼斯分類，將商品和服務區分為45個類別，商品之販售並非服務之提供，原商標指定之餐廳服務轉型為拿手菜外帶或外送，或線上銷售調理包商品，將與商品銷售較為類似，即使「提供外帶服務之餐廳；提供外送服務之餐廳」屬於提供第43類服務，仍建議應補充申請商品的商標，不但可以安心多角化運營、避免近似商標出現，也可以避免遭到商品販售業者控訴侵權。

 

結語

    在智慧財產權知識普及的當代，創意發想後應申請註冊保障智慧財產權已然為多數業者所注意，然而註冊後之權利運用、管理與布局仍然時常被忽略。

    特別是受到疫情影響，產業加速轉型或營運模式調整，商標使用方式之改變是否符合商標法規定？轉型是否已超過原商標之權利範圍？聯名使用是否侵權？事實上，這些情形均為品牌日常營運便時常發生而應定期檢視者，只是在疫情時代下更為凸顯且加速普遍發生。各業者在因應疫情時代的同時，仍應留意商標在各商品/服務類別上之運用、管理與布局，以免商標註冊跟不上營運腳步淪為牆紙，或遭到攀附、淡化，或遭到侵權，甚至是侵害他人商標而不自知。

 

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