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冠中智訊第36期-商標專用權中的不專用──「聲明不專用」是什麼意思?沒有聲明不專用就是可以專用嗎?【智訊彙編小組】

2022/8/30

    在認識商標聲明不專用制度前,我們首先要了解商標識別性。

一、什麼是商標識別性?

    商標法上所稱的「識別性」需要具備2個要件:

1. 消費者能夠認識是「來源」的標識:

    商標包裝或服務場地裝潢都會有很多元素,只要是那些可以被消費者認為是辨別來源的元素,就是商標,包括文字、圖形、記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等。

    然而,如果消費者對於標識的認知只是商品/服務或其描述,那就不是商標,例如:

(1) 商品名稱:例如「樓蘭磚」係一種仿古磚,為指定磁磚、地磚商品的通用名稱。

(2) 品質、用途、原料、產地:例如「記憶」使用於枕頭、床墊商品;「霜降」使用於肉類商品;「植物素材」使用於乳液、精油商品;「機能補給」使用於飲料商品;「諸羅」為嘉義縣舊稱,為指定商品產地的說明。

2. 得與他人之商品或服務相區別:

    當消費者對於標識的認知是其他含義,而不是辨別來源,那就不是商標,例如:

(1) 標語:高度創意性的標語或包含有高度識別性商標的標語,其文字組合予人新奇或深刻之印象,並可在第一印象上即得將之作為區別來源的標識者,具有識別性。反之,如果對一般消費者而言,整體組合文字僅傳達商品或服務品質、功用、特性等說明意涵,或僅為業界習見的廣告用語,或僅為標榜性宣傳用語,則不具商標識別功能,例如「點亮台灣品牌之光」只是常見宣揚理念的廣告用語,不具識別性。

(2) 成語:成語是以固定的短句,表達一個固定的語意,為我國日常語言表達中經常出現,除與指定使用商品或服務品質、功用或其他特性的說明有關,或已為業界常用之廣告用詞外,應屬於任意性或暗示性標識而具有識別性。例如:登峰造極用於商品上,有標榜商品技藝精湛、造詣高深、無人可及之意,為指定商品的相關說明,不具識別性。

(3) 標榜語詞:金牌;頂級;健康先生;美麗小姐;租屋達人……等等。

(4) 其他例如:單純裝飾圖案、姓氏、稱謂、流行用語……等等。

    由此可見,商標識別性可以說就是讓消費者認識並區別來源特性的標識,而商標法第29條第3項規定:「商標圖樣中包含不具識別性部分,且有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列;未為不專用之聲明者,不得註冊。」因此,商標圖樣中有部分含有消費者無法認識並能與其他來源區別的字樣,就可能會被要求聲明不專用(聲明該部分不具商標專用權)

 

二、商標中文字或圖形不專用是什麼意思?

    申請商標註冊的目的之一就是為了要取得專用權利,然而,倘若商標圖樣中的元素雖有可以專用的部分,但同時也包含既有詞彙,且屬於習見或通常之用語,該部分文字原係公眾得自由使用之公共文化財,則即使商標包含部分不具識別性的文字,惟商標圖樣「整體」仍然具有識別來源的功能,故而仍然可以註冊。只是立法上為了減少後續爭議、避免商標權人濫行權利主張,事先提示公眾及商標權人知悉哪部分不能「單獨」主張權利,故而有註冊前聲明不專用的制度產生。

    因此,商標縱使被要求聲明不專用,也只是該部分不能「單獨」主張權利,商標整體仍然具有識別性,仍然可以就商標整體主張專用權利。

 

三、沒有聲明不專用的部分就是可以專用嗎?

    不是的,沒有聲明不專用的部分仍然要根據個案情形進行解釋:

1. 商標審查時:

    商標法規定:「商標圖樣中包含不具識別性部分,有致商標權範圍產生疑義之虞,申請人應聲明該部分不在專用之列」,也就是說,並非所有不具識別性的部分都一律聲明不專用,而是審查上認定有致商標權範圍產生疑義之虞的才需要聲明不專用。

    因此,不具識別性的部分如果在審查時認為沒有疑義,就沒有事先提示公眾及商標權人知悉不能「單獨」主張權利的必要性,就無需聲明不專用。至此整理一下,商標註冊沒有被要求聲明不專用可能的情形有:

(1) 具商標識別性;

(2) 不具識別性且沒有疑義;

(3) 審查遺漏或主觀認知不同。

2. 審查答辯或爭議時:

    由於商標是否需聲明不專用是由個案審查委員認定,可能有遺漏、主觀認知不具識別性且沒有疑義或主觀認知具有識別性而產生,甚或個案審查委員秉持「整體觀察」的審查原則而認為不具識別性部分無法拆分而不需要割裂就該部分單獨聲明不專用。況且,大眾語言及流行發展的變化更迭,沒有聲明不專用的部分也可能隨著市場商業動態產生不同的認知。

    因此,商標中沒有聲明不專用的部分,如果個案上有疑義,仍應依當事人主張的權利事實及證據而界定。

 

結語

    商標聲明不專用制度並非全世界均採之,然而現在企業在國際上主要商標布局的幾個重要國家,例如美國、中國大陸均採之,認識此制度有助於商標命名、申請及後續維權。

    識別性有無並不是一個非黑即白的明確界線,聲明不專用具有可解釋性,個案審查因主觀認知並判斷有無疑義而導致不同的審查結果,如有另案、其他類別甚至國外案例之聲明不專用案例,雖可提交給個案審查員參考,但也只會是作為審查之參考爾爾,可能會發生部分類別需要聲明不專用,但部分類別具有識別性而不用聲明不專用的情形;又美國無須聲明不專用但台灣仍然被要求聲明不專用的案例,時有所聞,畢竟各國國情、對慣用或非慣用語言認知不同,又有各自應聲明或不需聲明的細節規定、審查寬嚴更是各國有所不同,因此,建議申請人命名前就要密切與代理人溝通,有助於取得識別性較高的商標。

 

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