第一节 前言
公元2015年Williamson案联邦巡回上诉法院的全院庭审(en banc)，降低了「手段(means )」、「步骤(step )」于手段功能用语判断的重要性，让「手段(means )」、「步骤(step )」以外的词被认定为手段功能用语的机率大幅提升，让后续的判决中产生了许多的歧见。
因此，有必要对于Williamson案后的案件进行研究，以归纳出辨识手段功能用语在美国专利诉讼中的演变。
第二节 2018年 DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC 案
一、诉讼简介
公元2016年二月，Hyosung TNS Inc.及Nautilus Hyosung America Inc透过转让拥有235专利，并对ITC指控Diebold，侵害四个关于ATM的专利。ITC便成立调查，除了235专利外的三个专利随后即因Hyosung的异动终止调查。
被告产品是Diebold公司的ATM，可以一次接收处理现金及支票，一次插入的成捆混合现金或支票，这些模块应用在产品型号J.A. 76–77的ATM，行政法官(ALJ)随后举行了证据听证会，研议初步的裁决，裁决被告的模块不仅直接侵害235号专利的请求项1-3、6、8及9且Diebold进口前述模块而侵权，而且235专利的请求项为有效。
美国国际贸易委员会ITC (后称美国国际贸易委员会)判定Diebold公司违反贸易法(Tariff Act)§337条，进口侵权品之要件，前述侵权品侵害US 8523235专利请求项1-3、6、8及9。Diebold公司不服上诉CAFC，并主张系争专利中的『支票暂时预备单元』并未定义，故请求项应为无效。
二、系争专利
US 8523235专利请求保护一种ATM，系能够自动储存成捆的现金及支票的装置。
而系争专利透过以下步骤达成前述目的：(1)将成捆的支票/现金分装成单独的型态；(2)将分好的支票/现金于ATM(内)水平的传输；(3)针对每一支票/现金的真伪性、正常性进行验证；(4)根据辨别的结果对每一支票/现金进行分类；(5)准备将前述支票/现金存入保险柜。
在’235专利的九个请求项中提到了一个「支票预备单元(cheque standby unit)」，支票预备单元被设置在主传送路径106a、且位在第一闸门112及第二闸门124之间且「支票预备单元120」用以保留至少一张真实的支票，以便接收到用户的取消储存的指令时，能够退还支票。
在’235专利的说明书中并没有提到「支票预备单元(cheque standby unit)」，但有在三个部分提「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」。
首先，说明书解释ATM包括支票暂时预备单元120，被设置在主传送路径106a、且位在第一闸门112的后侧，用以暂时停止真实支票之传输，以及，背书喷印单元122设置于支票暂时预备单元120后，前述背书喷印单元122用以在支票上喷印背书信息。其后，说明书解释支票暂时预备单元120更具体的功能；支票暂时预备单元120被装设于主传送路径106a的特定区域，且在第一闸门112及主传送路径106a之间，支票暂时预备单元120能够暂时停止传输被验证装置110验证后的真实支票。在支票被背书喷印单元122标示前，支票的权利将自客户转移至银行，支票暂时停止传输等待用户(客户)输入指令。当输入储存指令后，支票即会被传送至背书喷印单元122，反之，当输入取消储存指令时，支票则被主传送路径106a反向送回入口102或不正常支票占存区116，以将支票归还使用者。背书喷印单元122只会在验证装置110验证支票为真，且支票暂时预备单元120接收到拥有者最终的储存指令时才会动作。支票暂时预备单元120的限制是在申请的过程中为了克服先前技术，声称(先前技术)能让支票安全的储存，但并未揭露在用户取消存款后能够返还支票的功能。
图1 US 8523235示意图
三、美国国际贸易委员会(ITC)
行政法官(ALJ)同意Hyosung的主张，认为这个词应该被给予简单、普通的意义，以让技术领域中具有通常知识者能了解『在ATM里的一个能够暂时保持支票，等待客户确认存款的结构就是支票预备单元(cheque standby unit)』。
四、原告主张
美国国际贸易委员会及 Hyosung争辩Diebold并未提供证据以推翻假定，故这个词并不适用美国专利法第112条第6项的规定；再者，并主张行政法官正确的裁决这个词，基于内部证据及外部证据这个词都不适于应用此条款，特别是，Dr. Howard的专家证词显示技术领域中具有通常知识者应能够了解「支票预备单元(cheque standby unit)」这个词意味着结构。最后，Hyosung争执，以Dr. Howard的观点来看，即使「支票预备单元(cheque standby unit)」这个词适用美国专利法第112条第6项规定，说明书也记载足够的结构以执行图2所欲请求的功能。
五、被告主张
Diebold在上诉时争执「支票预备单元(cheque standby unit)」是一个单纯的功能性用语，其并没有意味着具体的结构。因此「支票预备单元(cheque standby unit)」应适用美国专利法第112条第6项规定，特别是，其包含「单元(unit)」一词， 「单元(unit)」一词是视为一般随机的一次性用语，类似于「机构(mechanism)」「组件 (element)」、「装置(device)」等其他一次性用语，其只不过是字面上的结构，而且重点是’235专利的申请专利范围内陈述了13个不同冠有「单元(unit)」的构件，每个冠有「单元(unit)」的构件都有独特的功能；
Diebold解释于说明书中并没有关于「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」的具体结构之讨论，而仅透过功能及位置来定义，并指出Hyosung的专家证人并没有证明「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」一词意味着足够的结构定义，取而代之的，专家证人的证词仅说明了该术语涵盖了所有能够在客户确认存款之前履行临时持有支票功能的结构，并列出一系列不具说服力的结构，如「吸盘(suction cup)」、「活板门(trapdoor)」和「滚筒(drum)」。
(下篇连结)：http://www.king-craft.com.tw/cn/news_detail2.asp?spage=1&nid=367
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