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(上篇连结)：http://www.king-craft.com.tw/cn/news_detail2.asp?spage=1&nid=368

 

六、联邦巡回上诉法院

联邦巡回上诉法院的结论是「支票预备单元(cheque standby unit)」是适用于美国专利法第112条第6项规定。

手段功能用请求项发生于当请求项的词以使用美国专利法第112条第6项规定的方式撰写，其规定为：

在请求项中组件的组合是以「手段(means)」或「步骤(step)」执行特定的功能，而没有陈述结构、材料或动作支持，这样的请求项应该被解释为涵盖说明书所叙述的对应结构、材料或动作及其均等范围。

联邦巡回上诉法院在决定是否适用美国专利法第112条第6项规定的标准在于请求项所记载的词是否能够为技术领域中具有通常知识者理解以具有充分明确的结构意义。

联邦巡回上诉法院的第一个步骤系先针对程序问题，先看限制条件是否使用「手段(means)」一词，如果有，则成立一个可反驳的推定，其适用于美国专利法第112条第6项规定，反之，则成立一个可反驳的推定，其不适用于美国专利法第112条第6项规定。

回归本案的情况，请求项的词缺少「手段(means)」。因此，如果挑战者证明请求项的词并没有「详述充足的结构定义」或「证明在没有描述足够结构的情况下叙述功能」时，则能够克服「不适用于美国专利法第112条第6项规定」之推定，使请求项的词适用于美国专利法第112条第6项规定。

联邦巡回上诉法院再检验’235专利的申请专利范围，并注意到请求项并未引述任何结构，「支票预备单元(cheque standby unit)」一词远不足以称为「充分定义的结构」，相反的，请求项仅描述「支票预备单元(cheque standby unit)」在设备中和位置及功能。请求项1 指出支票预备单元必须装设于主传送路径且位于第一闸门及第二闸门之间，并且需要「被配置为用以保留至少一张真实的支票，以便接收到用户的取消储存的指令时，能够退还支票。」另外，没有任何附属项增加描述技术特征的限制要件，也没有进一步充实这个词是否有具体的结构意义。

联邦巡回上诉法院也检验’235专利的说明书，说明书类似地解释了「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」是「装设在主传送路径(main transfer path)上」并且用于「暂时停止传送真实支票」，而没有释明是否有对应于请求项术语的结构。联邦巡回上诉法院另外检验’235专利的说明书附图2，然而图2仅将「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」描绘成垂直线，导致「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」无法与「主传送路径(main transfer path)」区分。

因此，联邦巡回上诉法院审视完内部证据后进行初步的结论，认为说明书中虽然有些段落表明「支票预备单元(cheque standby unit)」必须具有一些结构来执行保持支票及等待用户指令以将支票返回给用户或继续处理它们的功能。然而，’235专利并未提供任何线索，说明书的描述并不包括任何实施例以表示「支票预备单元(cheque standby unit)」的结构或属于任何结构种类，也没有事实指出「支票预备单元(cheque standby unit)」必须成型于「主传送路径(main transfer path)」上「第一闸门(first gate)」和「第二闸门(second gate)」之间，提供任何对于请求项术语「告知结构特征的有关限制或以其他方式赋予结构」的教示。

另外，关于专家证人的证词的部分，虽然由于美国国际贸易委员会基于Dr. Howard的专家证词确定，「支票预备单元(cheque standby unit)」一词 对于本领域普通技术人员意味着足够明确的定义。 Diebold对此进行争辩，认为专家证词完全基于Dr. Howard对内部证据的解释，应该拒绝接受并从新审视美国国际贸易委员会对于请求项的解释。更进一步的Diebold认为，即使美国国际贸易委员会有权相信Dr. Howard的证词，我们仍然应反驳之，因为Dr. Howard作证说「支票预备单元(cheque standby unit)」一词并未暗示任何特定的结构。

为此，美国国际贸易委员会和Hyosung提出两个论点作为响应。首先，他们认为，因为Diebold未能提供普通技术人员如何理解申请专利范围术语的确切证据，因此Diebold未能反驳申请案不适用美国专利法第112条第6项规定的推定。

其次，Hyosung同意美国国际贸易委员会有权信任Dr. Howard的证词，并且证词足以证明「支票预备单元(cheque standby unit)」一词在相关时间点对本领域技术人员具有结构意义。

联邦巡回上诉法院并不认同美国国际贸易委员会的和Hyosung的论点，并提出其观点，认为没有任何一个案例要求寻求克服适用美国专利法第112条第6项规定推定的一方，只限于提供外部证据，才能证明普通技术人员无法理解术语意味着一个明确的结构。即使地区法院认为需要越过专利的内部证据查阅外在证据的情况下，地区法院也仍必须进行法律的解释，这是因为专家可以在任何时候被视为解释技术领域中用语以及领域中状态的检验者，但他们不能用于做为证明文书解释正确或合法的工具[1]。

简而言之，初审法院在决定事实问题后，必须根据他们发现的事实解释申请专利范围他的最终解释是法律结论，而上诉法院仍然可以仲裁庭重新解释申请专利范围。联邦巡回上诉法院特别在Skky, Inc. v. MindGeek案中有关于美国专利法第112条第6项规定的内容应用了Teva的法律原则，解释相关的请求项语言是否适用手段功能用语是法律问题。

因此，在适当的情况下，一方主张请求项限制中并未记载「手段(means)」一词属于美国专利法第112条第6项规定的范畴，可以只能透过参考专利的内部证据来克服对其适用的推定。因此美国国际贸易委员会和Hyosung所主张的Diebold未能用外部证据反驳Dr. Howard的证词对克服假设的能力并不是致命的，除非Dr. Howard的证词足以克服从内部证据中得出的结论，然而，联邦巡回上诉法院并不认为Dr. Howard的证词足以克服从内部证据中得出的结论。

美国国际贸易委员会依据Dr. Howard的证词第185、186和189段确定，「支票预备单元(cheque standby unit)」一词不是一个手段功能用语。 然而，美国国际贸易委员会没有引用任何其他证据， Hyosung也没有介绍任何其他证据，例如字典定义，表明「支票预备单元(cheque standby unit)」是本领域普通技术人员通常理解的设备或设备类别的术语。

美国国际贸易委员会相信Dr. Howard的证词，如「本领域技术水准一般的人很容易理解，在客户确认存款之前，自动取款机中临时持有支票的结构是支票预备单元」，或「一般来说，支票预备单元是临时托管持有支票的。」，美国国际贸易委员会依赖于Dr. Howard的证词，即术语对于本领域的普通技术人员来说必然具有结构意义，他们将理解该单元必须「包含使支票保持在一个等待使用者确认储存的状态的已知组件」，并且必须位于主传送路径的接口，并且， 美国国际贸易委员会相信于Dr. Howard的证词，即本领域技术水准一般的人也可以理解‘235专利’图2中堆栈和临时存储的媒介为不同部分。但这些发现都不能证明「支票预备单元(cheque standby unit)」一词在发明时于本领域中具有相当合理易懂的解释。

因此，联邦巡回上诉法院认为 Dr. Howard仅仅给出了术语「支票预备单元(cheque standby unit)」的纯粹功能性定义。在证词中，并没有任何明确的解释普通技术人员将如何理解该术语所包含的结构或结构类别。他没有定义「托管(escrow)」，没有解释什么「知名组件(well-known components)」致使技术领域中的人员能够理解并以用于设计「支票预备单元(cheque standby unit)」，也没有说明「支票预备单元(cheque standby unit)」必须接合「主传送路径(main transfer path)」这件事如何指出任何关于结构方面的事实。

Hyosung没有提供其他外部证据来证明「支票预备单元(cheque standby unit)」一词对于本领域普通技术人员具有足够明确的结构意义，并且美国国际贸易委员会没有做出这样的事实调查结果。

另外，联邦巡回上诉法院提出以下判决先例，说明何种情况下透过内部证据、外部证据得以确认词汇具备结构意含：

在Inventio AG v.Thyssenkrupp Elevator Americas Corp案[2]中，法院认为，藉由在说明书中明确的将「计算单元(computing unit)」称为「商用个人计算机或工作站(a commercially available personal computer or workstation)」，并指出「计算单元(computing unit)」包括至少一个「处理器(processor)」和至少一个「数据存储器(data memory)」，专利的说明书所指的「计算单元(computing unit)」对于技术领域中具有通常知识者意味着结构。

在Apex Inc.与Raritan Computer, Inc案[3]的诉讼中，法院注意到术语「电路(circuit)」，在一本字典中将其定义为「许多电气设备和导体的组合，当它们相互连接形成一条导电路径时，就实现了某种期望的功能」。因此，法院认为「电路(circuit)」一词本身就意味着某种结构，法院并解释说 「电路(circuit)」一词具有适当的鉴别性，如同「界面(interface)」、「程序设计(programming)」 和 「逻辑(logic)」 等词汇，对于技术领域中具有通常知识者确实的定义了一些结构意义；另外，法院也检视内部证据，认为说明书或申请历史档案中的没有任何与技术领域中对于「电路(circuit)」一词定义不一致处，并指出专家证人的证词表明「电路(circuit)」一词被本领域的普通技术人员理解为一个非常广泛的术语，而其中的一个被告产品包括几个电路组件。

在Greenberg的案例[4]中，判断「棘爪装置(detent mechanism)」一词是否是用于美国专利法第112条第6项规定，联邦巡回上诉法院认为许多设备的名称都是根据它们执行的功能来命名的，包括「过滤器(filters)」、「制动器(brakes)」和「夹持器(clamp)」等，并认为「棘爪 (detent)」就是这类术语，且字典的定义清楚地表明名「棘爪 (detent)」一词在机械领域中表示一种具有普遍理解意义的装置类型。因此，即使术语的定义是以功能来表示，且「棘爪 (detent)」一词未使人想起一个明确定义的结构，仍不影响最终的判断，重点在于，「棘爪 (detent)」这个个术语作为结构的名称，在技术领域中具有相当好理解的意义。

相反的，本案说明书并没有描述「支票预备单元(cheque standby unit)」可能是什么样的范例，也没有描述「支票预备单元(cheque standby unit)」属于哪一类结构，另外’235专利用「单元(unit)」一词来描述13个不同的构件，「单元(unit)」一词单独存在不意味着任何结构，同样的，联邦巡回上诉法院也认为，即使透过用「支票(cheque)」和「预备(standby)」两个字修饰「单元(unit)」一词，或指定「支票预备单元(cheque standby unit)」的位置来赋予足够的结构都无法使其具有结构意含，’235专利没有提供关的教示指出何种结构或结构类别放置在「主传送路径(main transfer path)」中即能够执行保持支票等待用户指示的功能的。

另外，联邦巡回上诉法院也认为本案与Greenberg案不同，因为没有在字典定义或其他形式的证据表示「支票预备单元(cheque standby unit)」能够被本领域的普通技术人员合理的理解为一种结构或结构类别。专家陈述的意见『技术领域中具有通常知识者能够理解「支票预备单元(cheque standby unit)」具有特定的功能，并且可以由「包含使支票保持在一个等待使用者确认储存的状态的已知组件」组成』，并无法被支持且也没有帮助。

相反的，联邦巡回上诉法院本案的情况类似于Advanced Ground Information Systems, Inc. v. Life360案[5]，该案涉及「标记产生器(symbol generator)」一词，而法院认为「标记产生器(symbol generator)」一词涉及了美国专利法第112条第6项规定，因为它无法描述一个足够的结构，而只叙述一种抽象组件「用于(for)」产生动作，或「可以(can)」执行功能。因此，法院基于两个原因驳回了专利权人的证词。第一，专家证词说明「标记产生器(symbol generator)」一词是为诉讼中的专利而创造的。第二，没有证据表明这个词汇是常用的述语，也没有证据表明以此词汇指定某种结构。

回归本案，美国国际贸易委员会和Hyosung都没有提出书面证据以证明「支票预备单元(cheque standby unit)」为常用术语或相关领域中具有通常知识者能够指出的特定结构。且他们也不争执Diebold提出的主张「支票预备单元(cheque standby unit)」这个在申请时被加到权利要求书中的词汇是申请人为了请求限制其发明而自己创造的』，联邦巡回上诉法院的结论是，「支票预备单元(cheque standby unit)」一词应适用于美国专利法。

另外联邦巡回上诉法院进一步确定说明书是否公开了与请求项功能对应的充分结构，以判断是否符合明确性的要求，而前述功能是指双方都没有争执的「保留至少一张真实的支票，以便接收到用户的取消储存的指令时，能够退还支票」的功能，然而，结论是说明书并未公开相对应的充分结构。联邦巡回上诉法院进一步说明，如果内部证据清楚的将结构与请求项中的功能联系或组织起来，则揭露于说明书的结构有资格称为对应结构。

更进一步的，联邦巡回上诉法院认为，’235专利的图2教示「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」藉由保持在皮带上的位置以临时的备存至少一张真实支票，然而，并没有可以执行此功能的结构揭露于图式或是说明书中，取而代之的，图中所有描述支票预备单元的仅为一对围绕两个圆柱体外部的垂直线。这些线段无法与「主传送路径(main transfer path)」进行区隔 ，「主传送路径(main transfer path)」和「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」并无法分辨前后。说明书的相应部分同样没有描述能够“将支票保持在皮带上的位置”的结构。即使说明书中包含了这个「支票暂时预备单元(cheque temporary standby unit)」一词，它仍然只描述功能，而不是结构，因此不足以构成足够的相应结构来实现所声称的功能。

由于’235专利未公开任何对应于「保留至少一张真实的支票，以便接收到用户的取消储存的指令时，能够退还支票」的功能的结构。因此，根据美国专利法第112条第2、6项规定，如果本领域的普通技术人员无法了解说明书中的结构并将其与权利要求中的相应功能进行联结，那么手段功能用语将导致不明确。最终，联邦巡回上诉法院的结论是请求项1-3、6、8及9基于美国专利法第112条第2项不明确的规定而无效。

七、小结

本案判决同样的遵循未使用「手段(means)」一词则建立不适用于美国专利法第112条第6项规定的假定判断程序，由于本案请求项争议的词为「支票预备单元(cheque standby unit)」其未使用「手段(means)」一词。因此联邦巡回上诉法院进一步的进行实质判断，以技术领域中具有通常知识者的角度审视「支票预备单元(cheque standby unit)」一词是否意味着充足的结构意含，本案联邦巡回上诉法院分别从内部证据、外部证据进行论理详述如下：

 

其一：检视申请专利范围：

值得一提的是，本案请求项中不仅仅续述了「支票预备单元(cheque standby unit)」的功能， 还进一步的限定支票预备单元于ATM中的位置，也就是在主传送路径且位于第一闸门及第二闸门之间，此部份的限定虽然属于结构组态、位置关系的描述，然而仍未满足揭示具体结构的要求，另外，联邦巡回上诉法院也检视了附属项的内容，然而仍一无所获，故在检视申请专利范围的过程中，不仅会检视含有争议词汇的独立项之内容，也会一并检查附属项是否提供相关线索。

对于文字的审视，联邦巡回上诉法院提出了先前案例，说明本案的复合式名词「支票预备单元(cheque standby unit)」，由「支票(cheque)」、「预备(standby)」两个修饰词及「单元(unit)」一词构成，然而，前述修饰词并未赋予足够的结构意含，进而使整个复合名词涉入手段功能用语的范畴。

 

其二：检视说明书及图式：

本案说明书撰写的内容与请求项的内容并无太大的区别，仅指出支票预备单元的相对位置及其能够执行的功能，而未进一步解释其结构意含，对于脱离手段功能用语并无帮助，而图式的部份虽然有赋予支票预备单元对应的组件符号，但图式内容标号处确没有绘出任何结构，仅以简单的垂直线表示支票预备单元，进而让联邦巡回上诉法院确信内部证据并未提供具体结构。

联邦巡回上诉法院的检视过程对于从业人员在撰写说明书时具有相当的启示，对于自定义的名词，即便是习知的组件，仍需在说明书举出对应的结构叙述，且在说明书附图绘出较具体的结构，也有助于法院认定自定义明词具备结构意含。

 

其三：内部证据与外部证据于解释手段功能用语的角色：

首先，联邦巡回上诉法院点出，地方法院即使在有专家证词的情况下仍应自行解释申请专利范围，并指出专家证人并不能成为解释说明书、请求项的依据，原因在于解释申请专利范围是属于法律问题。

另外，本案联邦巡回上诉法院说明克服推定的方法并不限于检视外部证据，专利权人未对专家证人的证词进行反驳的后果并不严重，除非专家证人的的证词足以克服内部证据的论点，另一方面，联邦巡法院也表明双方可只透过参考专利的内部证据来克服推定，足见法院对于内部证据与外部证据之间的看法并不相同此外，采取的外部证据也不局限于专家证人的证词，若欲提高说服力可以参酌词典等其他文献。