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冠中智讯第34期-美国手段功能用语专利权范围解释之发展与实务──ZEROCLCK V. APPPLE INC 案【曾冠铭 专利师】

2022/3/21

2018 ZEROCLCK V. APPPLE INC

诉讼简介

Zeroclick LLC在北加州地方法院控告Apple INC,主张专利第7,818,691号之请求项225及专利第8,549,443号请求项19的专利权,地方法院认为所主张的请求项因不明确而无效,而不明确的原因为请求项记载手段功能用语,且请求项并未揭露充分的结构,而联邦巡回上诉法院认为地区法院并未承担相关调查义务及寻找相关事实支持请求项记载手段功能用语的结论,因此废弃地区法院的判决。

系争专利

691及‘443号专利是关于调整图形用户界面装置,例如计算机、手机,调整的内容是允许以「指标(pointer) 」或「接触移动(touch movements) 控制接口,以取代鼠标点击,更明确的是,所欲请求的发明考虑透过‘691专利请求项252中记载的「两步骤的方法」或‘443专利请求项19中记载的「对于用户接口程序代码制造两个组态的改变」更新现有的使用接口程序。

地区法院

关于解释请求项是否涉及美国专利法第112条第6项规定过程中,地区法院发现‘691专利请求项252记载的限制要件「程序(program)可以操作指针移动」为手段功能用语,地方法院认为「程序(program)」一词就像「手段(means)」执行操作指针移经屏幕的功能;地区法院也认为‘443专利请求项19中记载的「用户接口程序代码(user interface code)被配置为侦测一个或多个被用户手指在屏幕上没有施加压力触摸的移动位置,并由此确定所选的操作模式」为手段功能用语。

地区法院认为「用户接口程序代码(user interface code)」如同「手段(means)」一词执行双重功能,其中一个功能为「侦测一个或多个被用户手指在屏幕上没有施加压力触摸的移动位置」,另一个功能为「确定所选的操作模式」。

联邦巡回上诉法院

联邦巡回上诉法院重申,在判断手段是否适用美国专利法第112条第6项规定首先须判断请求项是否存在「手段(means)」一词的原则,如果请求项并未采用「手段(means)」一词则建立一个不适用于美国专利法第112条第6项规定之可推翻的假定,但是当挑战者表明请求项并没有叙述充分的结构定义,或只记载功能而没有叙述执行功能的充分结构时,假定则可以被推翻,且推翻假定时挑战者必须确立优势证据。

此外,联邦巡回上述法院也强调Williamson案中判断是否涉入手段功能用语的主要判断方式「请求项中的词汇是否为技术领域中具有通常知识者认为具有充足的结构意涵」,且前述的判断必须在传统解释请求项的原则下进行,除了必须再逐项要件判断的基础下,更需参考内部证据及外部证据。

争议的限制要件并没有使用「手段(means)」一词,而具有一个不适用手段功能用语的假定,Apple公司虽然争执限制要件必须解释为手段功能用语,但是却没有提供证据支持其论点,Apple公司并没有承担举证责任。因此不适用手段功能用语的假定并未被推翻,然而,地区法院却支持Apple公司的论点,但没有被记录的证据支持其最终的结论。

联邦巡回上述法院基于至少三个原因认为地区法院把「程序(program)」与 「用户接口程序代码(user interface code)」视为替代「手段(means)」的随机词(nonce words),以推翻不适用手段功能用语的假定的作法是错误的。

第一:争议词包含功能性语言并不会自动将词汇转换为手段功能用语。

第二:地区法院的分析将词汇从语境中消除,语境强烈的建议该词汇普通、一般的意义,举例而言‘691专利请求项252记载的「用户图形化界面(graphical user interface)」,在前言即澄清可以包含使用两步骤的方法之「一种更新的现存程序」;

443专利请求项19中类似的拘束「用户接口程序代码(user interface code)」,「程序代码(code)」意指被使用请求项中记载的 「两个组态的改变」进行更新;「程序代码(code)」储存在连接至处理器的内存,处理器是配置以接收来自于屏幕有关于用户手指接触位置的信息,有鉴于此,技术领域中具有通常知识者可以合 理的从请求项语言中辨识‘691专利请求项252使用的「程序(program)」一词及‘443专利请求项19使用的「用户界面程序代码(user interface code)」并非一般性词汇或而是具体的参考了习知的用户接口程序或程序代码。而专利范围中改良的「图形化界面(graphical user interface)」与先前技术的区别撰写于说明书中,于691案说明书习知技术的字段中记载,所有图形接口的程序设计设计均基于以下思想:使用鼠标(或指针设备)的移动来结合双击,单击,向上和向下来定位「图形化界面(graphical user interface)」控件按下按钮以启动「图形化界面(graphical user interface)」控件的功能。』本发提供了仅针对指针移动的计算机接口的设计,‘443案需点击即可启动「图形化界面(graphical user interface)」的某些组件的概念已经是 691案常规「图形化界面(graphical user interface)」的典型实施例,以及如何由计算机生成它‘443Apple公司并没有提供其它内部证据或外部证据,如此一来对于结论投下疑问。

第三:地区法院并没有相关的发现能够得到传统的「图形化界面程序(graphical user interface program)」或「程序代码(Code)」是用于普通用语且适用于「手段(means) 的结论。地区法院援引前例:以『模块(module)』ㄧ词仅为对于执行特定功能的软件或硬件的广泛说明,但仍并不足够证明本案的「程序(program)」以及「用户接口程序代码(user interface code)」也是个随机词,进而将其解释为手段功能用语。

 

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