诚信为冠　敦厚为中

    由社团法人台湾商标协会及台湾信息智财权协会共同主办「Metaverse美丽新世界的来临──元宇宙对商标的新挑战」的在线研讨会，邀请具实务经验及理论的专家，在2022年2月19日针对几大议题聚焦讨论并精彩落幕，智讯汇编小组很荣幸参与此一盛会，即使没有购买比特币或NFT也能一窥元宇宙世界的堂奥。

议题整理

    主办单位针对元宇宙对商标新挑战拟出了几个重要议题，研讨会围绕着这些议题进行讨论，这些议题在宣传DM上及会前通知中略有不同，首先就来统整一下议题：

宣传DM	会前通知
1. 现行企业如何在元宇宙中布局商标？ 2. 目前的尼斯分类是否仍然可适用于未来「元宇宙」？     3. 在虚拟世界中，侵权行为如何界定？ 4. 侵权行为人是游戏商或玩家，被告真实身分如何确定？     5. 是否需使用虚拟被告 （fictitious defendant, John Doe 等）？ 6. 实体法院与虚拟世界的法律机构关系为何？干涉和执行程度？ 7. 将来是否可能在元宇宙中产生新的商标法律秩序，包括注册机关及重新申请？	1. 在虚拟世界中，大品牌公司为何积极将商标置入在元宇宙中？ 2. 你知道有那些企业如何在元宇宙中布局商标？ 3.目前的尼斯国际商品及服务分类是否仍然可适用于未来「元宇宙」？   4.侵权行为人是游戏商或玩家？在虚拟世界中，商标侵权行为如何界定？ 4-1.元宇宙中关于外观保护的议题，包含著作权、商标权、商业外观等权利的交界   5.被告真实身分如何确定？是否需使用虚拟被告（fictitious defendant, John Doe 等）？ 6.实体法院与虚拟世界的法律机构关系为何？干涉和执行程度？ 7.将来是否可能在元宇宙中产生新的商标法律秩序，包括注册机关及重新申请？ 8.Right of publicity: 美国法形象利用权在元宇宙环境下的相关议题。

 

    以上主要可以归纳为三大议题：商标申请布局、侵权界定，以及侵权主张。本文并非研讨会的纪录，仅将研讨会全程的参与、对应上述议题后，转化融合各讲者重点意见后进行整理，或许更有助于读者全面了解，感谢主持人、引言人及与谈人的意见及分享[1]。

精彩内容整理

    许多大企业甚至是政府机关纷纷加入元宇宙世界，例如Walmart、NIKE、McDonald’s、Amazon、首尔市政府、纽约证交所……等等，不只是固守既有产业，厂商甚至尝试寻找并开辟自己在元宇宙世界的新角色，例如Amazon提供虚拟医疗服务、Walmart经营加密货币及NFT业务……等等，元宇宙议题遍及商品及服务行业，不只是因为庞大经济效益，更因为它是新的「通路」(或有文章主张它是「市场」[2])，不时有进军元宇宙而相应提出商标新申请的新闻出现。其中，重要的商标指定类别包括：第9、35、41、42类等等，现行尼斯分类虽然仍然适用，但各行各业同时涌入指定这些类别，商标势必非常拥挤，或许未来会藉由更细致的分类或主管机关以实务及解释而改变[3]，但缓不济急，有些厂商因此选择突破至其他较不拥挤的领域(例如：WALMART积极布局在第36类「虚拟货币金融交易」，而AMAZON积极往医疗领域深耕)，各家品牌均纷纷加入游戏规则设计的行列。

    就营销角度而言，置入营销避免被遗忘，就法律层面而言，美国已不乏有品牌商被法院判决败诉的案例出现，被告以其利用他人商标之目的系为了增加消费者真实沉浸式体验的必要性、艺术抗辩或言论自由等理由说服去法院其在虚拟世界中利用真实世界的商标有理，因此，原告品牌商避免败诉风险的最佳途径就是进行商标权商申请登记。

    当然，除了商标权的保障，其他可以考虑的经营管理品牌模式可以是：

1. 开放使用的心态接纳，默示或直接同意他人使用。

2. 对未经同意使用者，以倡导或利诱等软性方式禁用，以减少侵害。

3. 单纯插旗进行宣传营销或举办活动。

    原告与被告在虚拟世界中都有可能产生如何特定的问题，例如虚拟身分受到的侵害时，是否等于真实世界中的人也受到侵害？虚拟游戏中的玩家创造的虚拟物被其他玩家复制时，如何主张权利？当真实世界中的人物的身分在虚拟世界中被隐藏保护、当真实人物可以有多重虚拟身分时，如何特定身分成为挑战，不论是作为原告或被告，都需要其背后真实的人物主张权利或承担责任，当然科技发展下，也不排除有一天会发生被告的真实身分完全不重要的情形，则虚拟世界也可能产生独立的一套仲裁机制。也有可能，当未来虚拟世界逐渐成为真实生活一部分时，实名制也可能是更远未来的发展方向，虚拟世界将可能只是真实世界数字化的一个运算或关键词。以现在网络的世界观察，社群经营的地域性或全球性、事实认定的差异，在消费者混淆误认、是否为著名商标等判断上，也同样会在虚拟世界中的个案上产生影响。准据法及管辖法院一般不会成为问题，如同现在的在线平台，会事先与使用者约定，并可能有平台业者的自律规范。或许，未来的虚拟世界也会产生一个独立的争议处理机制，或许，虚拟世界将成为一个世界上新兴的国家，创造出一个新的注册登记平台，由新的主管机关和法院掌管事务也不无可能，端视科技发展。

    回到现在过渡时期的现实世界中，虽然美国在知名建筑物的案例中，原告因为法院支持被告沉浸式体验的主张而败诉，然而，著作权仍然是很重要需要留意的，在数字化(虚拟现实化)的过程中，具体情形可能因为受到著作权的保护，无法完全比照实体世界情形还原。此外，美国法院已有不少案例判决支持原告对于「形象利用权」(right of publicity)的主张，判定被告侵害原告的形象权，因为个人形象被数字化后，消费者可能基于该形象印象而错误地以为有获得他人授权而利用。

结语

    全人类正迈向元宇宙这个美丽新世界，航班已经启程而无人可以自外，商标先行、尽早申请是重要准则。目前看起来，各大巨头都是立基在既有实体领域再补充申请通往虚拟世界发展的元宇宙概念商品或服务，例如：
AMAZON除了持续布局软件即服务(SaaS)以外，也补充申请「计算机服务，即提供在线虚拟环境以利他人进行数字动画创作与制作」服务；
WALMART除了零售商店、电子支付及行动支付以外，积极申请「为他人开发和设计虚拟零售商店、虚拟商店和虚拟陈列室提供非同质化代币(NFTS)认证的数字商品的买卖双方在线市场」、「虚拟货币金融交易」；
McDonald's不只是增加申请虚拟餐厅，更是积极申请「虚拟食品和饮料产品」、「虚拟音乐会和其他虚拟活动」；
NIKE增加申请「可下载的虚拟商品，即在线及在线虚拟世界使用之足部穿戴物（靴鞋袜）、衣服、头部穿戴物（冠帽）、眼部穿戴物（眼镜）、包包、运动包、背包、运动器材、艺术品、玩具及配件为主的计算机程序……」等等。

    从营销的角度来看，不参与将代表被未来的消费者遗忘，就法律层面来看，实体世界中泾渭分明的行业在虚拟世界中可能通通是计算机软件业，一方面，商标权人现有的商标权可能不足以应付元宇宙世界，另一方面，各行各业涌入虚拟世界时，商标突然产生稀缺性：

不补充申请商标，轻则代表未来进入元宇宙世界前只能先行更换品牌，重则代表实体世界的品牌在元宇宙虚拟世界中是侵权商标！

    不过目前看来，在中国大陆申请元宇宙商标暂时会踢到铁板。中国大陆一向对商标指定商品进行最严格解释，突破官方非规范名称而注册较为困难，在商标图样上，国家知识产权局又特别反对「蹭热度」的名称、无明显使用目的等的恶意商标申请，包括腾讯在内已经有许多知名企业的元宇宙商标的注册申请被驳回，后续争取程序是否能够突破？值得持续关注。倘若官方的态度严格解释而在商标申请受阻的情形下，其他智权保障是否能跟得上？

    循线继续延伸思考，设计专利系指对「物品」之全部或部分之形状、花纹、色彩或其结合，透过视觉要求之创作。我国于2013年1月1日开始施行的专利法导入「应用于物品之计算机图像与图形用户界面」为设计专利保护之目标，以扩大设计专利之保护，然而时隔不到十年，又将面临元宇宙及虚拟现实的挑战，一个应用于蛋糕/杯子/台灯……的视觉要求创作，可以对元宇宙虚拟世界中的蛋糕/杯子/台灯……主张设计专利侵权吗？虚拟世界中的蛋糕不能吃毕竟不是蛋糕；杯子不是杯子或许可以供虚拟身分装水，也或许虚拟身分不会口渴根本只是摆设；台灯不是实体世界的台灯，但在虚拟世界中或许可以产生亮度的效果。虚拟物品是否为专利法上所称之物品？物品是否近似[4]？将备受挑战，或许可以考虑藉由增加申请应用于「计算机程序产品」之计算机图像及图形用户界面的设计专利以取得较广泛之保护而无须就各类电子信息产品分案申请，但毕竟图像设计是一种「透过显示设备显现」而暂时存在的「花纹」或「花纹与色彩结合」的外观创作，仍然必须「应用于物品」方符合设计专利之定义，不能仅以图案或图形本身申请设计专利。再者，虽然计算机图像系指单一之图像单元，但根据专利审查基准，计算机图像其以一个图像（image）来表达一个设计专利显示讯息或可供操作的对象（object）、档案夹或应用程序，当元宇宙中的计算机图像不是为了显示讯息、不必然可供操作时，是否可以因应未来元宇宙世界的需求不无疑问。特别是实体世界往往已经有相同设计在前，元宇宙世界的虚拟物设计将面临创造性问题恐怕难以获得专利保护。针对元宇宙技术对视觉、声音、感知多元爆炸式进步的现在，技术走在法律之前，建议业者综合灵活运用非传统商标、著作权、公平交易法取得最完整之保护。

    或许2045年以前就会提早实现《一级玩家》，也或许虚拟世界与实体世界一样都是圆的，面对元宇宙的遐想以不变应万变有朝一日可以证明是对的，但不管如何，品牌经营还是必须要与消费者同步，当消费者在虚拟世界的时间越长、虚拟身分日益重要，如何与消费者时久生情、如何避免被遗忘、如何在过渡时期安然度过，是品牌现在就应该要思考的。充分利用现在真实世界的机制，运用专利、商标、著作、形象利用权等，多元保护自己的权益还是现在最务实的做法，而且其中，商标申请注册更是最经济实惠的作法，不过，脑洞大开的你，不妨也可以考虑，趁着元宇宙尚处于浑沌状态时，现在就开始创设新游戏规则吧！