诚信为冠　敦厚为中

前言

    商标权是私人的无体财产权，作为私人财产，财产权人理应可以自行决定要不要买卖转让、设定质权、授权、分割、抛弃等等，然而，2021年年底却屡屡看到中国大陆商标转让申请不予核准的新闻讯息，而且官方不予转让理由竟然是「不良影响」！究竟商标转让涉及了甚么公益问题，导致转让人和受让人提交了转让协议仍然不被官方接受？让我们来一窥究竟。

 

法律规定

    根据《中华人民共和国商标法》第42条规定，注册商标转让应留意以下规定：

1. 转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。

2. 商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标，应当一并转让。

3. 倘若转让容易导致混淆或者有其他不良影响，商标局不予核准。

4. 转让注册商标经核准后，予以公告，而受让人自公告之日起享有商标专用权。

    再者，参考《关于规范商标申请注册行为的若干规定》第9条：「商标转让情况不影响商标注册部门对违反本规定第3条情形的认定。」而《若干规定》第3条规定：「申请商标注册应当遵循诚实信用原则。不得有下列行为：（一）属于商标法第4条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的……」。

    也就是说，当商标被认定属于「恶意商标申请」行为，即使经过转让甚至受让人是为善意，嗣后的商标转让行为仍然不影响商标注册部门对囤积商标等行为违反商标法第4条规定的认定，而属于第42条第3款规定的「其他不良影响」，商标局不予核准。

 

案例说明

    中国大陆国知局于2021年4月间发布的2020年度商标异议、评审典型案例中，有一则「佳丽芙Jialifu」商标无效宣告案特别值得商标受让人留意。

    该案商标由A于2015年07月09日申请注册，于2017年11月21日核准注册，并于2018年08月13日转让给B。

    C于2019年04月15日对「佳丽芙Jialifu」商标提出无效宣告请求，主张：「佳丽芙Jialifu」商标原申请人A是经备案的商标代理机构D的唯一自然人股东，在商标法第19条第4款「商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外，不得申请注册其他商标」规定的制约下，该代理机构D转而以其唯一自然人股东A的名义提出商标注册申请，属于恶意囤积商标并进行转让牟利的行为，故请求对争议商标予以无效宣告。

    本案审理后认为：A是商标代理机构的唯一股东，A名下申请注册商标多达两千余件，其中包含大量与他人知名商标相同或者近似的商标，涵盖的商品类别广泛，并多由D代理机构代理申请注册，显然不是为了正常的商业使用目的。据此可以认定，「佳丽芙Jialifu」商标原申请人A及其商标代理机构公司D具有抢注他人商标、囤积商标的共同故意，「佳丽芙Jialifu」商标系该商标代理机构假借其唯一股东之名申请注册，以达到规避法律之目的，A的行为应视为商标代理机构的行为。故争议商标的申请注册在第3类商品上，违反了商标法第19条第4款之规定。

 

典型意义

    「佳丽芙Jialifu」商标无效宣告案作为典型案例的意义在于：

(一)规范代理机构行为：

    商标法第19条第4款规定的立法目的在于防止商标代理机构利用自身优势恶意抢注商标或囤积商标牟利，规范商标代理市场。而且，为了解决商标代理活动中的混乱现象以及严重扰乱商标市场秩序的情形，商标法有关商标代理机构行为规范的内容从严执行。因此，即使不是商标代理机构名下的商标，只要是与商标代理机构具有串通合谋行为或者具有特定关系的人抢注、囤积商标，其行为仍被官方视为商标代理机构的行为，适用商标法第19条第4款予以规制，避免商标代理机构假借他人名义而规避相关规定。

(二)根治恶意抢注商标及囤积行为：

    由于恶意抢注商标及囤积行为很重要的一个目的就是为了在商标交易市场上买卖转让获利，倘若允许恶意申请人之注册商标转让到他人名下而规避其申请注册商标时所具有的不正当性，则管制目的恐怕将落空，因此，受让人即使是善意受让商标，亦不影响该商标属于恶意申请取得注册的商标。基此，本案C对「佳丽芙Jialifu」商标提起无效宣告时，该商标虽然已在受让人B的名下，纵使B并非商标代理机构，仍然适用商标法第19条第4款之规定，且观其理由，并未论断B是否善意受让商标。

 

结语

    由「佳丽芙Jialifu」商标被无效宣告之理由可以见到大陆官方从严规范代理机构行为的态度，也提醒着商标申请人必须慎选大陆代理机构，否则委办商标后，极可能遭到大陆代理机构抢注或以其他大量近似商标围堵或稀释其识别性。

    然而，除了学到慎选大陆代理机构这一点以外，我们还应当特别留意现在中国大陆的商标政策上为了达到「根治恶意抢注商标及囤积行为」的目的，受到规范的对象不仅仅只是针对代理机构，也包括任何不以使用为目的恶意申请注册商标后续的商标转让行为。中国大陆近年来为了有效降低不以使用为目的恶意申请注册的商标数量，从商标交易市场的源头进行打击并严格执行，商标局会运用商标法第42条第3款「其他不良影响」的规定审查商标转让申请，那些不以使用为目的恶意申请而获准注册的商标，未来的交易转让申请也将不予核准，或转让核准后也会构成撤销事由[1]。近期陆续看到中国大陆商标转让申请不予核准的新闻正是因为这样的理由。

    因此，商标受让人事前进行知识产权尽职调查（Intellectual Property Due Diligence，IP DD）务必特别留意转让人申请该商标是否属于《若干规定》中「非正常申请商标注册的行为」，因转让人在申请注册商标时，已经具有的不正当性并不会因为商标注册后的转让而变成正当，且商标受让人是否善意受让并非所问，根本不影响商标局对恶意申请行为的判断。也就是说，倘若商标申请注册时已经缺乏受法律保护的正当性基础，不以使用为目的恶意申请取得的注册商标为「毒树之果」，其后续商标转让行为亦不受保护[2]。从而，倘若受让人支付商标买卖及转让费用获得的是毒树之果，将会是一个可能不被核准转让，纵核准转让也将会是一个随时可能被撤销的商标，受让人同意接受这么不划算的交易，恐怕只能怪自己没有跟上大陆商标改革的脚步了。