诚信为冠　敦厚为中

案情简介

    英国公司在中国大陆服饰商品上，已经注册文字及图形的组合商标(以下称「A及图形」商标)且持续使用多年，今欲跨足包包商品而提出相同图样的商标申请。申请商标后，竟遭官方引证「B及图形」商标，且「B及图形」商标中的图形设计与英国公司「A及图形」商标中的图形一模一样！

    英国公司这时才赫然发现自己独创设计的图形早已遭到中国大陆公司的复制或摹仿，并已经获得商标注册多年！故而向我所询问是否仍有撤销对方商标的机会？

 

办理过程

    中国大陆代理人初判本案因为双方「图形」实质相同，抄袭我方在先著作权，故而建议以著作权之方向争取。

    然而，以在先著作权之理由提出无效宣告，根据中华人民共和国商标法第45条规定，除非是恶意注册驰名商标，否则必须自商标注册之日起「五年内」请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。英国公司被中国公司复制取得注册的图形商标，已经有部分商标超过该五年的时间限制，以损害在先著作权之理由争取无法全面性解决英国公司的维权需求。

    本所根据对中国大陆打击「恶意商标申请注册行为」的高度关注及理解[1]，协助英国公司清查并分析对方商标申请行为，认为对方的行为属于「不以使用为目的」的恶意商标注册申请，是中国大陆严厉打击的对象且属于商标绝对不得注册之事由，故而仍然建议英国公司应积极对引证商标提出无效宣告申请，并为客户把关，与中国大陆代理人沟通务必加入本所意见，以对造商标为「恶意商标注册申请」行为的方向争取撤销。

 

审理结果

    国家知识产权局审理申请人提出的无效宣告理由后，认定无效宣告理由部分成立，故而裁定争议商标予以无效宣告。

    虽然争议商标在2019年11月1日《商标法》修改条款实施前已核准注册，根据法不溯及既往原则，本案实体问题应适用2013年《商标法》，相关程序问题适用2019年《商标法》。然而，2013年《商标法》第四条、第七条中的相关精神已体现于《商标法》的具体条款中，特别是争议商标的图形部分与英国公司在先注册的「A及图形」商标的图形部分视觉效果相近，难谓巧合，被申请人另外还在其他第12类、第14类、第25类等多个类别商品上申请注册多个与其他第三人在先商标相同或近似的商标，具有明显的复制、抄袭他人商标的故意，其行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，属于以不正当手段取得注册行为。

    故而，国家知识产权局最终采纳了本所代理意见，裁定注册人行为扰乱了正常的商标注册管理秩序，争议商标的注册已构成《商标法》第四十四条第一款所指的「以其他不正当手段取得注册」的情形。

 

结语

    中国大陆在知识产权「量」的提升有成以后，近年来积极往「质」方向进行改革，积极打击囤积商标行为便是质量提升的一环，早在2017年3月1日起施行的《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》中已经明确规定「以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益」的商标囤积行为属于商标法第44条第1款规定的「其他不正当手段」。

    因此，2019年对第4条第1款修法只是对上述商标实务做法的提供打击囤积商标行为直接的、明确的、可操作性的立法条款，并随着商标评审部发布2019年度商标异议、评审典型案例，更是明确了中国大陆打击不以使用为目的、短期内大量恶意进行商标注册申请行为的实践标准。

    由于商标申请人在中国大陆提出商标申请的同时，往往不会再同时办理著作权登记，一旦遭遇到图形复制或模仿的案件，官方很容易认定创作人提交的证据不足以证明其对所主张的图形享有著作权，而裁定争议商标并未构成《商标法》第32条所指的「损害他人现有的在先权利」的情形。而且，即使办理著作权登记或主张拥有在先著作权，仍然受到商标无效宣告五年的时间限制，故而提醒商标权人，当您的图形商标在中国大陆复制或摹仿，别忘了拉高视角，以更全面的视野检视对方是否属于恶意商标申请注册行为，可能因此有解！