诚信为冠　敦厚为中

 

    续《冠中智讯》第36期「商标专用权中的不专用」及「聊聊那些声明不专用文字及制度的爱恨情仇」介绍商标声明不专用制度后，商标申请人对于声明不专用制度仍然较难理解，也时常疑惑：既然商标被要求声明不专用，那为何还要取得商标权呢？是不是就不要申请了？因此，深入阅读了解先前文章提到的二个案例，可以帮助我们理解商标申请及注册如何与声明不专用制度相处与互动，也更可以体认到，声明不专用制度在实际商标审查及纷争中，面临到未审先判、纸上谈兵的困境。

智慧财产法院104年度行商诉字第71号行政判决

    本案双方商标参见「表一」，争点有二：(一)「功夫炒」商标是否具商标识别性？(二)「功夫炒」商标是否与「功夫炖」商标构成近似而有混淆误认之虞？法院对于商标识别性阐述如下。

(一) 「功夫炒」不具商标识别性：

1. 「功夫」及「炒」均为习见之词汇，「功夫」系指本领或技巧之意，「炒」则系众所周知之烹调料理方法之一种，故「功夫炒」三字使用于餐饮服务予消费者之字面意义即系「以高超之本领或技巧提供烹调料理之服务」，而直接叙述原告所提供餐饮服务具有高超之烹调料理技巧，故为描述餐饮服务质量或特性之说明。

2. 「功夫炒」三字本质上对一般消费者所表彰之说明性意义不因申请人实际上将以有别于一般烹调料理方法之表演方式提供餐饮服务，而影响其认定。

3. 竞争同业之使用情形，仅系商标是否具备识别性的判断因素之一，纵无证据显示同业经常使用「功夫炒」乙词用以说明餐饮服务内容，有鉴于「功夫」乙词确实经常使用于形容餐饮烹饪之技巧，是「功夫炒」乙词使用于餐厅服务，依消费者之认知理解系直接说明商品或服务之质量、用途、原料、产地或相关特性，仍不具识别性。

4. 至于「功夫炖」商标，除直书文字外，其字体尚有美术设计，而与「功夫炒」商标系单纯横书文字之外观，已有差异，其案情自与本件有别，基于商标审查个案拘束原则，要难比附援引，执为系争商标亦应准予注册之论据。

(二) 「功夫炒」与「功夫炖」商标高度近似：

1. 系以习见词汇之「功夫」二字作为起首，并组合「炖」字所构成，而「炖」亦系众所周知之烹调料理方法之一种。两商标相较，起首文字均系「功夫」，其后再组合不同之烹调方式「炒」、「炖」，观念上则均有以高超之本领或技巧提供料理之意义，整体图样易使消费者有系列商标之联想，而误认两商品或服务来自同一来源或误认不同来源之间有所关联。

2. 本件据以核驳商标之「功夫炖」3 字虽非既有词汇，然系由习见词汇之「功夫」及「炖」所组合构成，而隐含譬喻暗示其所指定使用商品之质量，故消费者纵将之视为指示或区别来源之标识，然其识别性较弱，故此部分因素尚无从为不利于系争商标之判断。

(三) 小结

    法院判定「功夫炒」为直接描述餐饮服务质量或特性之说明，是为不具识别性之商标后，却同时判定「功夫炖」系以隐含譬喻暗示其所指定使用商品之质量，故而判定二商标高度近似有混淆误认之虞。同一判决对于类似组合词汇之二商标竟有描述性商标及暗示性商标之不同论断，前后矛盾，为商标识别性判断及声明不专用制度增添朦胧色彩。

最高法院109年度台上字第1758号民事判决

    「101名品会」商标注册后遭台北金融大楼股份有限公司以「台北 101」(「台北」及「101」分别不在专用之内)、「TAIPEI 101」(「TAIPEI」及「101」分别不在专用之内)及「101设计图」等商标提出民事侵权诉讼(双方商标参见「表二」)，虽然台北金融大楼名下的商标声明「101」不专用，然而，最高法院仍然判定「101名品会」商标应负民事侵权责任，理由如下。

(一) 声明不专用制度只是预作防范之行政措施，不影响商标权利

1. 原审认为：「声明不专用系在商标注册行政上之一种措施，对于商标权利范围仅具明确化之作用，并不影响商标权之权利范围，商标还是就所注册之文字及（或）图案之整体，享有商标权利，注册商标是否就特定事项声明不专用，并非日后判断该事项是否具识别性之依据。」

2. 最高法院认为：「声明不专用制度，仅系于审查及核准程序，就可能发生商标权争议的情形，预作防范之行政措施，注册商标是否就特定事项声明不专用，非日后判断该事项是否具识别性之唯一依据。」

(二) 不具识别性的部分仍可能影响商标近似与否的判断

1. 原审指出：系争商标以数字「101」与中英文「台北」、「TAIPEI」或101建筑体图形组合而成，已成为国人普遍认识熟悉且知名度及识别性极高之商标，并经智财局于96年5月23日审定书认定为著名商标，尤其「101」更是消费者耳熟能详之表征，属系争商标之显著部分，而被控商标经整体观察，在后之中文「名品会」，为传达有关名品聚集之意涵，用于指定服务上识别性弱，应以起首粗字体设计之数字「101」于外观较为醒目，为消费者辨识商品或服务来源之主要部分，其与系争商标之「101」部分完全相同，仅字型有些许差异，于整体外观、观念，均极为相彷，而构成近似商标。

2. 最高法院指出：「被上诉人虽不得就其声明不专用之『101』部分单独主张商标权，惟『101』仍为该商标整体之显著部分，而被控商标显著部分亦为『101』，与系争商标有相当程度雷同及相似之处，近似度极高，仍得据系争商标整体图样为近似与否之比对，不因上开声明不专用而受影响。」、「商标混淆误认之虞的判断，应以消费者之角度为观察，而商品或服务向消费者所展示之商标乃其整体图样，非以割裂后之各部分，分别呈现，故商标间有无存在混淆误认之虞及是否近似之判断，必须就商标图样整体观察，其中不具识别性的部分，仍可能影响商标近似与否的判断」、「尤其该声明不专用部分，业经商标权人在市场上实际使用而产生变化，取得后天识别性，即不再为不得注册之事由，如其已形成著名商标之显著部分，在就商标图样为整体观察判断是否近似时，非不得并斟酌该具显著性之主要部分，不以商标权人另案以之申请商标注册为必要，俾符合我国商标法、各国法律或国际公约对著名商标提供更强化保护规范之意旨」。

结语

    声明不专用制度的目的在于明确商标中那些文字是属于公众得自由使用之公共文化财，则：

「功夫炒」由习见用于形容高超烹饪技巧之「功夫」与众所周知之烹调料理方法「炒」结合，依消费者之认知理解系直接说明商品或服务之质量、用途、原料、产地或相关特性，故「功夫炒」文字系公众得自由使用之公共财部分，不具识别性。那么，「功夫炖」依循相同之论理，该文字亦属公众得自由使用之公共财部分，注册商标「功夫炖」专用权范围似不及于「功夫炖」三字，则二商标应不生混淆误认之虞。相反的，「功夫炖」商标未经声明不专用即获准注册，倘若肯认其具有商标识别性，则「功夫炒」亦应具商标识别性，惟仍有混淆误认之虞而不得注册；

「台北」及「101」已在注册时判定分别不在专用之内，「台北」及「101」分别均属于公众得自由使用之公共财部分，则注册商标之专用权范围在于「台北101」同时结合的组合字，则机械式解释似应认与「101名品会」不生混淆误认之虞。值得注意的是，法院将市场上实际使用情形纳入考虑，即认定「台北101」商标具有后天识别性，纵商标权人未重新注册取得商标专用权，仍无碍「101名品会」构成商标侵权。

    因此，法院判决揭示，商标文字是否具有专用权，不以注册时有无声明不专用为依据，且即使不具文字专用权的商标仍然可能成功维权并阻止同业使用，将「商标个案审查原则」之精神发挥得淋漓尽致。

    如果，「功夫炖」商标自始因为自认为不具商标识别性而未提出商标申请，就无法阻止「功夫炒」商标注册。至今，虽然餐饮类别有诸多「功夫」结合「原料名称」之商标声明不专用注册在案，惟以「功夫」结合「料理方式」者，仍然只有「功夫炖」商标[1]。法院判决对于「功夫炒」不具商标识别性的意见，似乎并不影响「功夫炖」商标可以对任何「功夫」结合「料理方式」之近似商标主张商标权利。

    如果，「台北 101」及「TAIPEI 101」当初因被要求声明不专用而放弃领证，那么，遭「101名品会」侵权时，只能诉诸公平交易法，而不会有商标侵权的适用，更不会在法院判决中再次获得著名商标的肯定。

    声明不专用制度仅仅为了「预作防范之行政措施」，然判断是否具识别性并非以之作为唯一依据，未经声明仍可能被判定不具商标识别性，纵初始因声明不专用而获得注册，仍可以在争议时主张取得后天识别性并据以主张商标侵权，不以重提申请为必要。

    商标专用与不专用具有个案性、可解释性与流动性，注册证书上信息面临未审先判、纸上谈兵的难题，但，如果那就是打中你的商标，而商标的生命在于市场，不妨注册并戮力使用、用心维权，毕竟「真心想做一件事，全宇宙都会来帮你」！