诚信为冠　敦厚为中

 

    续「认识商标专用权中的不专用」一文介绍商标声明不专用制度后，我们可以用更广的角度来认识它，包括对它的爱与情、对它的恨与仇。

 

爱：亲近消费者易于记忆

    对业者和广大消费者而言，增加不具识别性部分的图文，有助于快速认识、推测指定商品或服务之内容(例如主打产品)、特色(例如料理方式)、企业精神(例如标语要求)、质量(例如有机认证)、特点(例如台湾图形、老牌名店)，与具识别来源的名称一起呼叫更容易消费者明确记忆、形象鲜明。而且，由于商标整体仍有其他具识别性的部分，故仍可取得商标专用权，不因含有不专用部分而影响权利之取得。

 

恨：需克服误认误信或遭未审先判

    加入说明性文字标榜商品特性或主打商品等等，虽有如上述的优点，然而也可能因此衍生误认误信问题。例如：

年代、企业组织等等信息性事项，若期望在申请商标图样中保留，便需提交证据证明该等信息性事项之正确性；

商标图样中含有「火龙果」文字，可能遭到要求不能指定除了火龙果以外之其他具体特定商品；

使用70年的「美琪药皂」因应《化妆品卫生安全管理法》修法而被迫改名为「美琪『乐皂』」[1]，即使旧商标持续注册，却已经因为法令规定而无法于市场上实际使用，且为配合其他法规，智能局对于商标及商品的申请审查标准也向未来相应变更[2]；

此外，市场消费者的接受度，也会影响商标是否适宜持续生存，例如：2020年全球反种族歧视浪潮下，许多品牌宣布改变品牌形象，宣布不使用某些字眼(例如美白)，甚至是直接舍弃不合时宜的商标[3]。

    由于商标图样中包含不具识别性的部分并非一律要求声明不专用，而是「有商标权范围产生疑义之虞」的部分才需要声明不专用，因此，即使是新创词汇，仍可能审查委员主观上认为过于直接而判定不具商标识别性，即使申请人认为词汇传递出新颖奇特之印象，仍基于审查要求而应于核驳审定前为不专用之声明，否则无法顺利取得商标注册，不免有「未审先判」之疑虑。

 

情：减少不明确性

    声明不专用制度始于1991年，该制度设计之目的在于：透过注册簿公告声明不专用的图形或文字，使商标权人知道不得单独就该说明性、不具识别性的部分主张权利，也让第三人藉此知悉商标中不专用的部分。虽然目前商标法制上并未允许商标权利申请变更或涂销注册簿上声明不专用之注记，但是如果不专用部分经使用后取得后天识别性，则商标权人重新提出商标申请再为审查后，新的商标将没有注记声明不专用，而且将会增加注记是基于后天识别性之理由而取得注册。因此，这样的公示会让消费者及竞争同业清楚明白商标权范围，从而达到事先预防商标权人滥行主张权利之目的。

    相反的，原先具有识别性之文字可能因为普及流行而转变为不具识别性文字，那么，后申请取得之商标注册将注记不专用始得以取得商标注册，故商标权人或第三人将前后案申请注册之商标交叉比对，就可以判断最新的审查见解是否专用，进而减少争议。

 

仇：个案审查认定

    虽然注册簿公告声明不专用有较为明确的优点，但是，商标的生命毕竟是在市场，市场认知随着时间不断变化，加诸个案审查原则下，是否具商标识别性将可能产生不同的结果。因此，公告声明不专用虽有较为明确的优点，却也不是那么完全明确，毕竟审查当时是否需要声明，每个审查委员的主观认定标准仍有不同，后案申请人与审查委员的认知也可能产生一定程度的落差。

    商标图样中包含之事项是否有不具识别性的情形，系以审查时作为判断时点，而且，三十多年之间商标新法、旧法之声明不专用制度更迭略有差异，在实务操作上更面临说理矛盾、不同割裂解释即产生不同判断结果，以及认定权利范围的困难[4]。此外，实务上时常发生申请人真意是作为说明性事项，但审查委员可能另有一番不同的见解，例如笔者曾遇商标申请人将「FORMOSA」、「TW」文字用于说明商品来自「台湾」，申请后却接获近似核驳通知的案例，经耗费时间精力成本提交证据及理由说明始得以争取到注册。

    在诉讼阶段甚至涉及注册后使用、审判时市场认知有无识别性之认定，不专用事项更是具有个案性、可解释性。例如在「功夫炒」商标申请注册的行政诉讼案中[5]，「功夫炒」商标遭引证「功夫炖」商标(略有设计，注册时未为不专用之声明)核驳审定的案例中，法院认为「功夫炒」为直接描述餐饮服务质量或特性之说明不具识别性，但并未因此同理可证「功夫炖」文字不具专用权，反而判定二商标高度近似；在台北金融大楼股份有限公司控诉「101名品会」商标民事侵权一案中[6]，虽然台北金融大楼股份有限公司名下之「台北101」(「台北」及「101」分别不在专用之内)及「TAIPEI 101」(「TAIPEI」及「101」分别不在专用之内)均声明「101」不专用，然而，最终法院仍认「必须就商标图样整体观察，其中不具识别性的部分，仍可能影响商标近似与否的判断，尤其该声明不专用部分，业经商标权人在市场上实际使用而产生变化，取得后天识别性，……已形成著名商标之显著部分，在就商标图样为整体观察判断是否近似时，非不得并斟酌该具显著性之主要部分」，故而最终判定「101名品会」侵权。

    因此，不专用文字也可以阻止他人使用近似商标而达到商标申请注册之目的，下一期我们可以再详细聊聊这两个案例。

 

结语

    如果说合理使用是著作权的黑洞，那么，声明不专用(商标识别性)就是商标权的黑洞。情爱的另一面是仇恨，爱恨情仇相伴而生、相随而行，只要商标审查上拥抱声明不专用制度，势必同时拥抱其衍生的缺点，势必有其灰色地带的不确定性。当制度上拥抱不专用词汇作为商标名称时，商标审查究竟要戮力审查、划定明确界线，抑或如现行法，仅部分要求声明不专用？而爱的相反而是冷漠，亦有倡议可以考虑废除声明不专用制度，直接交由个案审查，毕竟现行制度为了表面的确定性可能衍生更多的不确定性，此议题实值深思。

    不论如何，在声明不专用制度具有朦胧美的现行法下，申请人或商标权人均不妨先争取注册再说，毕竟，商标中之不专用也能因为大量使用而产生专用之权，声明不专用也能因为消费者真实产生混淆误认或对造恶意而产生个案上专用之权，看似不具识别性之商标也有权排除其他观念或类型近似商标之注册……在个案审查原则下，在市场活跃的动态竞争下，商标有无限可能。