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冠中智讯第36期-商标专用权中的不专用──「声明不专用」是什么意思?没有声明不专用就是可以专用吗?【智讯汇编小组】

2022/8/30

    在认识商标声明不专用制度前,我们首先要了解商标识别性。

一、什么是商标识别性?

    商标法上所称的「识别性」需要具备2个要件:

1. 消费者能够认识是「来源」的标识:

    商标包装或服务场地装潢都会有很多元素,只要是那些可以被消费者认为是辨别来源的元素,就是商标,包括文字、图形、记号、颜色、立体形状、动态、全像图、声音等。

    然而,如果消费者对于标识的认知只是商品/服务或其描述,那就不是商标,例如:

(1) 商品名称:例如「楼兰砖」系一种仿古砖,为指定磁砖、地砖商品的通用名称。

(2) 质量、用途、原料、产地:例如「记忆」使用于枕头、床垫商品;「霜降」使用于肉类商品;「植物素材」使用于乳液、精油商品;「机能补给」使用于饮料商品;「诸罗」为嘉义县旧称,为指定商品产地的说明。

2. 得与他人之商品或服务相区别:

    当消费者对于标识的认知是其他含义,而不是辨别来源,那就不是商标,例如:

(1) 标语:高度创意性的标语或包含有高度识别性商标的标语,其文字组合予人新奇或深刻之印象,并可在第一印象上即得将之作为区别来源的标识者,具有识别性。反之,如果对一般消费者而言,整体组合文字仅传达商品或服务质量、功用、特性等说明意涵,或仅为业界习见的广告用语,或仅为标榜性宣传用语,则不具商标识别功能,例如「点亮台湾品牌之光」只是常见宣扬理念的广告用语,不具识别性。

(2) 成语:成语是以固定的短句,表达一个固定的语意,为我国日常语言表达中经常出现,除与指定使用商品或服务质量、功用或其他特性的说明有关,或已为业界常用之广告用词外,应属于任意性或暗示性标识而具有识别性。例如:登峰造极用于商品上,有标榜商品技艺精湛、造诣高深、无人可及之意,为指定商品的相关说明,不具识别性。

(3) 标榜语词:金牌;顶级;健康先生;美丽小姐;租屋达人……等等。

(4) 其他例如:单纯装饰图案、姓氏、称谓、流行用语……等等。

    由此可见,商标识别性可以说就是让消费者认识并区别来源特性的标识,而商标法第29条第3项规定:「商标图样中包含不具识别性部分,且有致商标权范围产生疑义之虞,申请人应声明该部分不在专用之列;未为不专用之声明者,不得注册。」因此,商标图样中有部分含有消费者无法认识并能与其他来源区别的字样,就可能会被要求声明不专用(声明该部分不具商标专用权)

 

二、商标中文字或图形不专用是什么意思?

    申请商标注册的目的之一就是为了要取得专用权利,然而,倘若商标图样中的元素虽有可以专用的部分,但同时也包含既有词汇,且属于习见或通常之用语,该部分文字原系公众得自由使用之公共文化财,则即使商标包含部分不具识别性的文字,惟商标图样「整体」仍然具有识别来源的功能,故而仍然可以注册。只是立法上为了减少后续争议、避免商标权人滥行权利主张,事先提示公众及商标权人知悉哪部分不能「单独」主张权利,故而有注册前声明不专用的制度产生。

    因此,商标纵使被要求声明不专用,也只是该部分不能「单独」主张权利,商标整体仍然具有识别性,仍然可以就商标整体主张专用权利。

 

三、没有声明不专用的部分就是可以专用吗?

    不是的,没有声明不专用的部分仍然要根据个案情形进行解释:

1. 商标审查时:

    商标法规定:「商标图样中包含不具识别性部分,且有致商标权范围产生疑义之虞,申请人应声明该部分不在专用之列」,也就是说,并非所有不具识别性的部分都一律声明不专用,而是审查上认定有致商标权范围产生疑义之虞的才需要声明不专用。

    因此,不具识别性的部分如果在审查时认为没有疑义,就没有事先提示公众及商标权人知悉不能「单独」主张权利的必要性,就无需声明不专用。至此整理一下,商标注册没有被要求声明不专用可能的情形有:

(1) 具商标识别性;

(2) 不具识别性且没有疑义;

(3) 审查遗漏或主观认知不同。

2. 审查答辩或争议时:

    由于商标是否需声明不专用是由个案审查委员认定,可能有遗漏、主观认知不具识别性且没有疑义或主观认知具有识别性而产生,甚或个案审查委员秉持「整体观察」的审查原则而认为不具识别性部分无法拆分而不需要割裂就该部分单独声明不专用。况且,大众语言及流行发展的变化更迭,没有声明不专用的部分也可能随着市场商业动态产生不同的认知。

    因此,商标中没有声明不专用的部分,如果个案上有疑义,仍应依当事人主张的权利事实及证据而界定。

 

结语

    商标声明不专用制度并非全世界均采之,然而现在企业在国际上主要商标布局的几个重要国家,例如美国、中国大陆均采之,认识此制度有助于商标命名、申请及后续维权。

    识别性有无并不是一个非黑即白的明确界线,声明不专用具有可解释性,个案审查因主观认知并判断有无疑义而导致不同的审查结果,如有另案、其他类别甚至国外案例之声明不专用案例,虽可提交给个案审查员参考,但也只会是作为审查之参考尔尔,可能会发生部分类别需要声明不专用,但部分类别具有识别性而不用声明不专用的情形;又美国无须声明不专用但台湾仍然被要求声明不专用的案例,时有所闻,毕竟各国国情、对惯用或非惯用语言认知不同,又有各自应声明或不需声明的细节规定、审查宽严更是各国有所不同,因此,建议申请人命名前就要密切与代理人沟通,有助于取得识别性较高的商标。

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