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前言

由于在Williamson案后涉及判断手段功能用语的案件繁多，且不同案件于检视请求项词汇是否为「随机词(nonce words)」及「技术特征中是否存在达成该特定功能之充分结构材料或动作之叙述」的角度不尽相同。因此，本章主要整理美国法院在判断「随机词(nonce words)」及「技术特征中是否存在达成该特定功能之充分结构材料或动作之叙述」的要点，并与国内有关手段功能用语的案例及专利审查基准进行比对、讨论。

 

美国手段功能用语的讨论

一、手段功能用语判断流程

发明人创作的态样众多，从开创性的全新发明到局部改良乃至由复数习知单元重新排列组合的创作。然而，开创性发明所占的比例毕竟较少，多数发明皆为基于先前技术的改良，特别是由复数习知技术重新排列组合的创作，由于请求项中部份的技术特征为习知的内容，且不须限定特具体的结构，只需达成特定的动作并完成与其他构件间的协作即可。因此，申请人为了使请求项能够涵盖较广泛的范围，往往选择采用功能性语言界定请求项的技术特征，如此一来，却造成请求项范围不够明确的问题，如何解决这个问题正是美国国会设计手段功能用语规范的初衷，期望透过设置手段功能用语的规范，能够使功能性请求项限定的范围更为明确，使手段功能用语的权利范围限缩至说明书揭示的对应内容及其均等范围为止。同时亦能够容许发明人以手段功能用语的方式涵盖复数的技术特征，获取有限度较宽广的权利范围。然而，若申请人仅以功能性用语限定请求项的技术特征，而未在说明书揭示对应的结构，则会因为不明确而无效，这个原则也在MTD PRODS V. IANCU案(2019)中，以两个步骤的形式再次被强调，同时请参照图1：

步骤一，确定请求项限制要件是否撰写为手段功能用语格式。在这个步骤中，我们考虑请求项的限制要件对于技术领域中具有通常知识者是否意味着充足的结构定义，若确认为手段功能用语格式，则进入步骤二。

步骤二，需要检视说明书以识别执行请求项功能的结构，从而对应请求项的意义。[1]

 

二、判断手段(步骤)功能用语的三项条件

在步骤一中，并非所有以功能性语言限定的限制要件皆会被判定为涉入手段功能用语。因此，在确定请求项限制要件是否撰写为手段功能用语格式时，可参考MPEP中判断手段(步骤)功能用语的三项条件(prong)，只要三项条件同时符合，则会被判断为手段功能用语，反之则否。

第一项条件：请求项的技术特征使用「....手段(means)」或「....步骤(step)」或一般性占位语(generic placeholder)界定请求项所执行之功能。

第二项条件：必须用功能性语言来对应该技术特征中的「....手段(means)」或「....步骤用以(step)」或一般性占位语(generic placeholder)。

第三项条件：技术特征中的「....手段用以(means)」或「....步骤用以(step)」用语或一般性占位语(generic placeholder)，不可存在达成该特定功能之充分结构、材料或动作或叙述。

三项条件中第二项条件的判断相对容易，功能性语言的形式并不限定，可采用连接词将所执行的功能连接于「手段 (means)」或占位语后，例如「手段供以传送墨水(means for ink delivery)」，或者无须透过连接词，只要使功能包含在词汇内，例如「墨水传送手段(ink delivery means)皆符合第二项条件的格式，另外，需要确认功能确实是被「手段 (means)」、「步骤(step) 」或「一般性占位语(generic placeholder)」所执行，且「手段 (means)」、「步骤(step)」或「一般性占位语(generic placeholder)」没有涵盖执行功能的具体结构时，即可满足第二项条件。

另请参照2，第一项条件及第三项条件则为判断手段(步骤)功能用语较难的部分，原因在于第一项条件中需认定请求项中执行功能的词汇是否为「一般性占位语(generic placeholder)」，而一般性占位语的判断准为「技术领域中具有通常知识者是否了解词汇具有充足的定义表示为结构的名称」。然而前述标准系较为抽象，同样的，在第三个条件中，有两个情况可以被认为是「存在达成该特定功能之充分结构、材料或动作或叙述」，其中一种情况是「手段(means)」、「步骤(step) 」或「一般性占位语(generic placeholder)」被充足的结构材料修饰以能够达到请求项功能」，另一种情况是「手段(means)」、「步骤(step)」或「一般性占位语(generic placeholder)」前是否以结构修饰语(structural modifier)修饰，其中在第二种情况中判断是否为「结构修饰语(structural modifier)」的标准，同样为「技术领域中具有通常知识者是否了解词汇具有充足的定义表示为结构的名称」。由此可见，第一项条件及第三项条件同样涉及了「技术领域中具有通常知识者是否了解词汇具有充足的定义表示为结构的名称」的判断，足见其重要性。

 

三、是否具有充足的定义表示为结构名称

    判断词汇对于技术领域中具有通常知识者而言是否具有充足的定义表示为结构名称，一般法院会参酌以下事项 (1)请求项、(2)说明书、图式、(3)先前技术、(4)申请历史档案、(5)辞典、技术文献、(6)专家证词。(参图3)

 

    以DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC案[2](2018)为例，联邦巡回上诉法院在认定「支票预备单元(cheque standby unit)」一词是否具有充足的定义表示为结构名称时，首先检视了请求项的内容，发现请求项虽已撰写「支票预备单元(cheque standby unit)」与其它部件的相对位置及所执行的功能。然而，请求项因未具体的说明「支票预备单元(cheque standby unit)」的结构意义，故仍无法使技术领域中具有通常知识者认定「支票预备单元(cheque standby unit)」为结构的名称。

随后，联邦巡回上诉法院检视说明书的内容，然而说明书撰写的内容类似于请求项，仅说明「支票预备单元(cheque standby unit)」设置于第一闸门及第二闸门之间，且用于「暂时停止传送真实支票」，而没有额外的结构意义说明。更进一步的，联邦巡回上诉法院也检视了图式，发现「支票预备单元(cheque standby unit)」仅用直线表示，而没有进一步的结构揭示。

除此之外，联邦巡回上诉法院也批评美国国际贸易委员会依赖专家证人Dr. Howard的证词，并指出专家证人可以被视为解释技术领域中用语以及领域中状态的检验者，但不能用于做为解释说明书、请求项正确或合法的工具，因而否定专家Dr. Howard的证词。

至于辞典、技术文件的部分，联邦巡回上诉法院认为Hyosung没有引述辞典定义，证明「支票预备单元(cheque standby unit)」是本领域普通技术人员通常理解的设备或设备类别的术语，故其主张并不具说服力，并以Apex Inc案、Greenberg的案例说明辞典的重要性。

相反的，在ZEROCLICK v. APPPLE INC案[3](2018)中，联邦巡回上诉法院在认定「程序(program)」与「用户接口程序代码(user interface code)」一词是否具有充足的定义表示为结构名称时，先参考了请求项，发现「程序(program)」一词及请求项19使用的「用户界面程序代码(user interface code)」并非一般性词汇而是具体的参考了习知的用户接口程序或程序代码。

另外，联邦巡回上诉法院也参考了说明书习知技术的字段，认定了「程序(program)」与 「用户接口程序代码(user interface code)」一词是参考先前技术的用语，因此本领域普通技术人员可以理解为结构的术语。

在MTD PRODS V. IANCU案[4](2019)中，联邦巡回上诉法院判断「机械控制组件(mechaniel control assembly)」一词是否具有充足的定义表示为结构的名称时，同样先检视说明书，并表示虽然说明书有记载对应的较佳实施例，但对于编攥词而言，仅在说明书中揭露ㄧ个实施例并不足够使请求项的词汇满足「具有充足的定义表示为结构的名称」的要求，专利权人必须在说明书中清楚的表示意图，重新定义词汇方能符合上述要求。

另外，在该案中也提到关于申请历史档案的争议，联邦巡回上诉法院认为申请人在申请历史档案陈述的内容必须是清楚且无争议，并且是在针对手段功能用语的语境中作出的陈述的内容。

 

结语与建议

在Williamson案后的判决，联邦巡回上诉法院在判断请求项的词汇对于技术领域中具有通常知识者而言是否具有充足的定义表示为结构时，虽然内部证据与外部证据皆会参酌，但接受的程度确不尽相同，无论是在Williamson案、Zeroclick案、Diebold案中联邦巡回上诉法院皆先审视请求项、说明书记载的内容，并多依此为判断的依据，足见内部证据的重要性。因此，若不希望请求项在申请时或进入诉讼阶段中被认定为手段功能用语，建议在撰写专利说明书时确认请求项中「以手段功能用语格式」撰写的用语是否已在说明书或请求项中清楚的定义其结构意涵。

另外，在MTD Products Inc. v. Iancu案(2019)中也对在说明书中「清楚的定义结构意涵」与单纯「举一两个较佳实施例」两者的关系进行解释，并指出地方法院的逻辑谬误。若仅在说明书中举一两个与请求项用语对应的较佳实施例，即认定较佳实施例为请求项用语的结构意涵，那么请求项用语将不会被认定为手段功能用语。如此一来，「将手段功能用语限缩至说明书的结构、材料或动作及其均等范围」这个规范将会被架空。因此，欲避免落入手段功能用语，撰写说明书时仍需尽量充分且清楚的定义请求项中词汇的意涵。

解释申请专利范围，得参酌说明书及图式，关于图式在判断手段功能用语的角色，于Diebold案中也提供了启示，该案请求项的「支票预备单元(cheque standby unit)」在图式中仅以直线呈现，而没有提供任何结构的提示，因而确立涉入手段功能用语的结论。因此，若请求项的用语系代表具体的结构，且能够在图式中绘出，则建议可以将其具体形状、构造及连接关系绘出，此种情况特别是在机械工程、人类生活需要等领域的案件。如此一来，在判断请求项词汇是否为手段功能用语时，则可以被作为参考的依据。

关于辞典、技术文献的重要性则可参照MIT v. Abacus Software案[5]及Apex案[6]对于「电路(circuitry)」一词的认定，在MIT v. Abacus Software案中的争议词汇「美学校正电路(aesthetic correction circuitry)」的基础词汇「电路(circuitry)」因为基于辞典的定义，使整个词汇满足了「技术领域中具有通常知识者了解词汇具有充足的定义表示为结构的名称」的要求。另外，在Greenberg案[7]中，争议词汇「棘爪装置(detent mechanism)」的修饰词「棘爪(detent)」因基于辞典定义，使其被解释为结构修饰语，进而让整个争议词汇「棘爪装置」被认定为具有充足的定义，综上所述，辞典在过往的判决中占有重要的角色，也因辞典客观、明确的特点，让相关词汇的判断更能够使人信服。因此撰写说明书选择字词时或能选择辞典中既有的词汇，以确保选用的词汇被认定为具有充足的定义表示为结构的名称。

    此外，关于专家证词是否能够赋予请求项词汇充足的定义，参照Williamson案、Diebold案等有专家证人参与的案件，专家证词最后都不被联邦巡回上诉法院采纳，且在前述判决先例中皆表明「专家证词仍不足以克服从内部证据中得出的结论」、「专家可以在任何时候被视为解释技术领域中用语以及领域中状态的检验者，但他们不能用于做为证明文书解释正确或合法的工具([e]xperts may be examined to explain terms of art, and the state of the art, at any given time,’ but they cannot be used to prove ‘the proper or legal construction of any instrument of writing)」。因此，请求项词汇较难在没有说明书、辞典明确、客观定义的情况下仅依靠专家证词说服法官具有充足的结构定义。