诚信为冠　敦厚为中

 

我是先使用标识之人，只是没有申请注册商标，使用多年后，
却被他人控诉商标侵权，这样的商标法制将很难令人信服。
因此，作为公平竞争秩序维护的商标法制需要划分一个界线。

 

前言

    全球多数国家商标制度采「注册主义」[1]，也就是区别商品或服务来源的标识，必须经过主管机关的审查注册程序，才能拥有专用权、排除他人侵害。因此，取得商标注册后，才能对同业使用相同或近似之标识提起商标侵权诉讼。

    然而，如果今天我是先使用标识之人，只是没有申请注册商标，使用多年后，却被他人控诉商标侵权，相信这样的商标法制将很难令人信服。因此，作为公平竞争秩序维护的商标法制需要划分一个界线。当今天同业使用相同或近似之商标，只是英雄所见略同而产生之名称巧合，那么，商标注册在后的权利人即无权禁止比他申请商标更早已经先于市场上使用的商标标识。在台湾，不但是经典案例至今已经是台南名店的南都烤玉米即为其例。

    由于法律对市场上流通的标识并未强制性一律要求必须注册，而权利人也有各自不同的考虑，可能打算先站稳市场地位后才要申请商标，或者不认识商标法、对于商标法意识不强而未申请注册商标，商标法对这种「商标专用权」与「在先使用标识」冲突的情形，如何调和？两岸商标法规范是否均有相应的规定？法律适用要件是否有相同或不同？

两岸法规比较

    台湾商标法第36条第1项第3款规定：「下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：……三、在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者。但以原使用之商品或服务为限；商标权人并得要求其附加适当之区别标示。」而大陆商标法第第59条第3款规定：「商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。」

    因此，就法律规定之要件可比较如下：

--	台湾商标法规定	中国大陆商标法规定
在先使用时间	在他人商标注册申请日前	申请商标注册前，他人已经先于商标注册人使用
主观要件	先使用人善意	无
先使用的商标要件	相同或近似之商标	相同或者近似并有一定影响的商标
商品/服务 要件	于同一或类似之商品或服务	在同一种商品或者类似商品上
先使用标识之限制	以原使用之商品或服务为限	在原使用范围内继续使用该商标
商标注册人之权利	商标权人并得要求其附加适当之区别标示	但注册商标专用权人可以要求其附加适当区别标识

    最后应留意，由于申请注册商标是根据各国的商标法制而取得各国的商标专用权，因此，对抗商标侵权的「在先使用」标识也必须在法律管辖地区在先使用。也就是说，台湾/中国大陆的法院均要求，主张「商标注册申请日前」已经在市场上先使用的商标，必须是已经在台湾/中国大陆市场上使用的商标才可以主张。

结语

    毕竟，商标善意先使用/在先使用抗辩制度是注册主义制度的例外，对于不申请商标的先使用人保护较低，各国有各自的权衡比重。

    由两岸法律条文对于先使用抗辩事由的要件规定可以发现，两岸对于善意先使用抗辩之主张有宽严之不同，先使用商标未来经营的限制也有不同，大陆的先使用抗辩要求较严，如若无法符合其高门坎的要求则无法主张先使用抗辩，值得业主留意：

一、在主观要件上，台湾规定有「善意」此要件，但中国大陆并无主观上善意之要求，然而体系解释上仍认为须符合「诚信原则」的要求，因此先使用人也需要在主观上是善意的[2]，如此而言，两岸商标法对于先使用人的主观要件并无不同。

二、所谓「先使用」的先后比较基础，台湾法律文义上是以「申请日」进行比较，而大陆文义上则要求使用人「先于商标注册人使用」始可主张。当使用人先于商标注册人使用时，既然注册人还没有使用，应当符合先使用人善意或诚信原则之要求较无疑问，然而假设在申请日前，商标注册人及先使用人均已经在市场上使用，先使用人的使用晚于商标注册人时，在台湾只要先使用人可以证明自己主观上之善意，即有抗辩事由之适用，在大陆恐怕就不符合法律文义要求「先于商标注册人使用」的规定。不论如何，客观上先使用证据之保存在两岸均非常重要。

三、在中国大陆可以主张在先使用而对抗侵权诉讼的商标，除了申请日前、先于注册人使用以外，还必须使用后在市场上「有一定影响」的商标始符合法律要件，虽然符合要件的「有一定影响」的商标要求不宜过高，但是先使用人必须证明有一定的持续使用时间、使用地域、销售量或广告宣传等已经在相关公众间建立起商誉，相比台湾严格许多[3]。因此，在中国大陆即使先于商标注册人使用商标，只要无法证明商标使用产生一定影响，则会面临更改商标名称的命运。

四、大陆商标法对于先使用商标限制「在原使用范围内继续使用该商标」，何谓原使用范围？有争议。有论者延续大陆对先使用商标的保护仅针对「有一定影响」的商标，认为应纳入一定影响的地理使用地域范围限制、考虑商标的使用方式等，只要扩大使用在先商标的行为并没有实际增加公众混淆商品或服务来源的可能性，即符合此要件；也有论者基于商标的功能在区分商品来源，故认为应解释为原使用之商品或服务范围而不用限制先使用商标的地域范围或业务规模[4]。相较之下，台湾商标法很明确将先使用商标的使用限于「以原使用之商品或服务为限」，因此，善意先使用人而不受原生产经营规模或地域范围限制，可以在原商品或服务范围内进行在线或线下方式拓展分店扩大营运，较无争议，故而先使用人的存在对商标权人影响较大。