诚信为冠　敦厚为中

    如果您还认为只要将商标用于广告就可以轻易避免遭到三年未使用废止，那么，日本东急百货公司在台湾注册的商标遭到废止成立一案，绝对是敲响商标权人重视「真实使用」的警钟！「百货公司」服务如何突破商标属地主义原则而在商标注册之境内提供具有经济上意义的服务？值得商标权人探索。或许，是时候该思考元宇宙商标布局的意义了。

案例情境

    参考判决书内容，推测本案简要之案情如下：外国公司甲在台湾申请A商标获准，该商标指定使用于「百货公司」服务，虽然甲没有在台湾经营百货公司，但是甲在台湾的国际观光旅游展中，赠送载有A商标之优惠券或折价券进行广告宣传，宣传促销其在日本经营的百货公司。

争点：

    在旅展优惠券上印制A商标是否符合商标法意义上的商标使用？是否属于「商标真实使用」？

商标法规定

第5条规定

    商标之使用，指为营销之目的，而有下列情形之一，并足以使相关消费者认识其为商标：

一、将商标用于商品或其包装容器。
二、持有、陈列、贩卖、输出或输入前款之商品。
三、将商标用于与提供服务有关之物品。

四、将商标用于与商品或服务有关之商业文书或广告。

前项各款情形，以数字影音、电子媒体、网络或其他媒介物方式为之者，亦同。

第57条第3项规定

    在商标三年未使用的废止案中，依第67条第3项规定，商标权人答辩提出使用证据者，准用第57条第3项规定，即商标权人「提出之使用证据，应足以证明商标之真实使用，并符合一般商业交易习惯」。

判决意旨[1]

一、发放折价券/宣传册是广告宣传活动

    甲公司在台湾参展时，发放购物折价券或宣传册，是广告宣传活动，其所贩卖的套票组合中含有「A百货5%优惠券」，属于第5条第1项第4款「将商标用于与商品或服务有关之商业文书或广告」之情形。

二、所谓「营销之目的」必须在我国市场上有实际之交易可能

    商标之使用，前提须有「营销之目的」，而所谓的「营销之目的」，依商标属地主义之精神，必须是基于商业交易之目的，……并非仅仅单纯「让消费者认识该商标」而已，而是必须与该商标所指定使用之商品或服务结合，让我国消费者对于该商标所表彰之商品或服务，在我国市场上有实际之交易可能，如此，才有商标法立法目的所谓「保护我国消费者在我国领域内不会混淆误认」、「维持我国境内市场公平竞争」可言。

    最高行政法院110年度上字第303号判决认同，并指出「营销之目的」内涵实则与TRIPS第16条第1项所称「交易过程」(in the course of trade)相同，是「客观交易状态的判断」而不是主观之交易意图……所称之「营销」是指向市场销售作为商业交易之意。

三、商标的真实使用（维权使用）着重在属地范围内具有经济上意义的使用

    商标维权使用，除应符合「营销之目的」外，更着重在商标是否是经常的、在经济上具有意义的使用，而能开创或维持其在商标权属地范围内之销售市场，始能认为是商标的真实使用，如果只是单纯营销商标形象，却无全部或一部之交易行为在我国，我国消费者无法在我国就该商标所表彰之商品或服务为交易，显然失去商标之意义，即非属商标之维权使用。

　　因此，甲在旅展发放购物折价券或宣传单，仅是单纯的广告宣传活动，我国消费者仍必须在日本境内的Ａ百货公司才能使用该购物优惠券购买其服务，Ａ商标所指定使用之百货公司服务，不论是服务提供地或购买服务之整个交易行为，均发生在日本，在我国并未产生百货公司服务之经济活动，未符合商标之真实使用，不能认定甲在我国已依法使用Ａ商标于所指定之「百货公司」服务上。

四、附随赠品为形式上的广告或文书，并非商标使用

    消费者购买「东急电铁一日票套组」内含「A百货5%优惠券」属附随赠品，消费者取得优惠券未必会前往消费，难认我国消费者因购买该一日票套组，即与Ａ百货店达成预约或预定百货公司服务之意思，无法认为已有一部分交易行为在我国发生。倘若外国人仅在我国注册商标，却仅透过形式上的广告或文书取代其在我国实际提供商品或服务之义务即可维护其商标权，显然有悖于商标法促进我国工商企业正常发展之立法本旨，也违反商标属地主义之精神。

结语

    日本东急百货公司废止案出炉，对跨国营运的商标权人而言，似乎过于严苛，惟智慧财产法院109年度行商诉字第104号行政判决中，同时述及本案法官对于其他类似案情之所以得以采纳作使用证据之看法。相信广告宣传活动作为维权使用的这一把尺，因为该案当事人的戮力争取及法院判决的心证公开而更清晰：

一、在我国籍航空器内贩卖物品当然属在我国领域内之商标使用。

二、我国市场的消费者可直接透过商标权人针对我国消费者设立之台湾订房办事处，直接在台湾预定商标权人所提供之服务，因此消费服务之地点虽在国外，但仍有部分交易过程是在我国境内。

三、该案商标权人确有与我国之旅行社、银行及航空公司以代理或折扣优惠之方式合作，使我国消费者「可先在国内预订其服务」，嗣后再赴国外取得利用，已在我国产生具经济意义的交易行为。

　　因此，建议国外申请人在台湾取得商标注册后，应留意商标维权使用的经济上意义，即应具有商业性质、有在台湾开创或创造服务市场或通路的经济上意义，特别是交易过程（in the course of trade）应有一部在台湾发生，例如：预订服务、设立办事处/营业据点，或透过代理商经营相关业务。

    当然，本案与膳宿、租车可以透过预定而在台湾产生经济上意义的商标使用有所不同，如何「预定百货公司服务」？法院认定是否过于机械判断？判决提出的营销目的及真实使用判断准则，是否能够平衡台湾属地范围的工商企业正常发展并避免消费公众混淆之保护？值得持续观察。然而或许，进军突破地域限制的元宇宙世界、提供在线虚拟现实百货公司服务会是出路[2]？值得商标权人探索一番，相信可以开创出崭新的市场营销道路。