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冠中智讯第39期-美国专利限制选择快问快答【崔可薇 国外部专员】

2023/6/26

在美国专利审查中会遇到许多程序,限制选择Restriction/Election是其中一项许多申请人会遭遇的程序,而且会发生在收到第一次审查意见通知之前。因此,美国发明专利申请人时常会若您也对对于收到限制选择通知有兴趣或是感到疑惑,我们透过几个常见问题来与您介绍!

 

Q: 什么是限制选择Restriction/Election (以下简称限选)?

A: 当审委认为一件专利申请中的内容涉及不止一项发明时,经评估后认为适当并符合条件,此时审委会发出正式通知请申请人从中选择一组适当的请求项进行审查,该正式通知即为「限制选择」也可称为分割要求(requirement for division)

 

Q: 什么情况下会收到限选

A: 在审查时,一件申请案同时有两个或多个独立发明(independent inventions)/或两个或多个可区别的发明(distinct inventions),且同时在审查上会造成审委严重的审查或检索负担时,便会触发限选发出的情境。

    举例来说,在请求项中的组合或子组合的发明、产品或方法、属性内的一组实施例等,出现在单一件专利申请案中,同时,审委认定这些所要求保护的范围若不发出限选会造成严重的负担,这时审委便会发出限选要求申请人选择。

    不过官方也明文说出,如果在没有严重负担的情况下,审委仍必须对这些范围进行审查,即使它们包括独立或不同发明的权利要求。

 

Q: 不回应限选会产生什么影响吗

A: 未能在规定时间内回复,将导致案件失效 (Abandonment for failure to reply)

    如果专利申请的申请人未能在 §1.134 and § 1.136规定的期限内答复,则该申请将被放弃。

 

Q: 我能预先避免吗?

A: 是有可能的! 一般来说,常见的分组有结构项及方法项同时存在一件专利申请案,这个情形再加上审委判断有审查上负担时收到限选的机会是肯定的。想直接跳过收到限选的情况有一种方法是,将其结构项或是方法项,写进该结构或方法所有的限制特征,那么审委就很有可能认定这件申请的结构与方法项间是不可区别的,而不会对其发出限制选择。白话来说,就是该结构项没办法套用其他方法产生;或者该方法无法套用在其他结构/产品上。若是实施在其他非请求项的限制要件特征的物品或方法上,则没办法运作或实施。如此操作虽然可避免限选而将装置与方法请求项放在同一件美国专利申请案中,但是缺点是将导致其申请专利范围非常的局限与狭窄,因为一开始就限制在固定的特征当中无法扩大应用范围,这也是申请人必须考虑的重点之一。

 

Q: 限选回应期限

A: 申请人有2个月的时间响应。从Office Action (OA) 发出日起算两个月。假设11号发出(mailing date),回应期限就是3/1号。

 

Q: 限选可以延期吗

A: 申请人可支付官费,最多可额外延长4个月。

 

Q: 限选该怎么回复

A: 视专利范围,审委有可能以发明来区分;或是以实施例来区分。申请人必须从审委分好的组别中,选择一组作为审查。

 

Q: 回应限选后该做什么

A: 审委在收到选择的答复后,将针对选定的请求项或是组别进行前案技术检索。申请人约在提交限制选择回复后的1-3 个月时间会收到下一次的官方通知 – Non final OA 即第1次审查意见。

 

Q: 没选择的组别还会审查吗?

A: 没被选择的请求项或组别,将会视为暂时撤回(Withdrawn),审委不会对于该请求项或组别进行审查;如果申请人还希望保留,则可选择将这些没选择的请求项或组别分割另案申请(Divisional application)

    不过若是依附在可核准之共通独立项的其他组依附项或是引用记载形式之请求项,在其依附的共通独立项获准后,可被审委自动加回(rejoin)

 

Q: 我已经收过限选了,还会再遇到吗?

A: 37 CFR 1.142(a)规定,限选要求通常会在采取任何行动之前作出,也就是意味审委应尽早提出适当的限选要求,且可能的话是在第一次审查意见通知(first action)即提出;不过,在最终审查意见(Final action) 之前的任何时间仍可能发出限选要求。

    因此,根据上述37 CFR 1.142(a) 规定,在适当的时候审委仍可以提出第二次限选要求,即使申请人已经遵守了先前的限选要求。

    换句话说,即使申请案已经过一次的「限选要求」程序,后续只要再次符合限选要件,官方仍可再发出第二次之「限选要求」。虽然实务上第二次限选是很少见的

 

Q: 限选的组别我不认同,能怎么办?

A: 若申请人不认同审委的分组,可以提供反方意见之具体理由以陈述为何认为该限制要求是错误的来作为回复(reply with traverse),但同时也必须选择一组以预备审查,如此是为了加快审理过程,当审委不认同其反方意见时会直接以申请人所选择的组别进行前案检索审查。

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