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前情说明

    我们在智讯第33期曾经谈到美国联邦巡回上诉法院(CAFC)针对Yu v. Apple (CAFC2021)的这件判例，让我们对于device claim (装置请求项)是否具有专利适格性引起特别的关注。本次则针对101条款专利适格性进行一些探讨。

    首先，我们来看美国专利法条文中对于101的定义为何。

Section 101 of US Patent Act

    美国专利法当中的101条文规定“专利可以被核发给任何新颖且实用的步骤、机器、制造或以上的结合”。所以如果发明跟这4个领域，即步骤、机器、制造或以上的结合无关，则这个发明不属于可以获得美国专利的目标。如果发明属于步骤、机器、制造或前述的结合的话，则是可以获得专利保护的目标。比如请求专利的目标为具有一些特殊技术特征的电磁辐射，因为电磁辐射或频率不属于步骤方法、机器、制造或其结合，所以这发明不是可以专利的subject matter。可是如果是发射该特殊电磁辐射的新颖机器或设备，则是可以符合美国101条款的专利目标。

    但是就算发明属于以上所说的4个领域，审查委员仍然会进一步判断该发明是否属于法定例外事项(judicially created exception)，也就是如果发明虽然是步骤或机器或制造，但仍然须要判断发明本身是不是抽象概念(abstract ideas)、自然法则(law of nature)或是自然现象(natural phenomenon)这3种属于法规特别规定不适格的专利目标。

    关于这3种法律规定的例外不属于可专利目标，对于计算机软件或是医疗诊断方法相关的专利申请尤其重要，过去有很高比例的软件专利申请被美国专利局依照Section 101规定下的抽象概念来核驳。例如单纯透过计算机读取或利用计算机操作步骤的数据(pure data)本身通常不是可以获得专利的发明。

    一直以来，对于那些发明属于自然现象或是抽象概念，法院其实很难做出判断决定，毕竟几乎所有发明都运用了一定的自然法则，如果运用自然法则创造出了有用的结构或机器，当然该发明还是可以获得专利的，这也就是关于Section 101核驳的部分法院见解判例常常有很大的出入，因为要判定发明属于单纯的抽象概念本身或运用自然法则而产生实质运用上进步的发明并不容易。因此根据最高法院在Mayo跟Alice案的判决，抽象概念的判断现在可以分为两阶段测试方法。

    根据审查基准跟先前判例发展的两阶段测试法，首先第一阶段先测试请求项是否指向抽象概念，如果第一阶段发现请求项并不属于抽象概念，则不需要进一步使用第二阶段分析，表示请求项符合可专利保护之目标。如果第一阶段发现请求项指向抽象概念，例如请求项属于数学公式或计算方法、或者是纯粹的商业活动、教学规则、方法等或者是心智上面的活动比如观察评价或判断等，那这时候必须再进行第二阶段分析，来厘清请求项的发明概念是否足够可以将抽象概念转化成专利适格的发明。

    在进行第二阶段测试时，Step 2A将会针对请求项中的额外要件(additional elements of claims)进行考虑，首先考虑请求项中的额外要件可不可以让抽象概念整合到实际应用中。如果请求项中的额外要件可以改善计算机或其他的科技(improving the computer or other technology)，而不是只是将计算机当成工具来进行传统已知的步骤方法，那么该发明是可以具备专利适格的。例如2016年判例MCRO, INC. V. BANDAI NAMCO GAMES AMERICA INC中，576号专利请求项1中所请求的一种自动产生动画的方法，可以让3D人脸产生说话时的嘴唇与表情，因为大幅对现有的手动3D动画技术进行技术改良，并且使用有限制之一系列条件规则来对现有技术产生改良效果，因此被CAFC认定不是抽象概念并且符合101条款下的专利适格性。

    如果第二阶段中Step 2A测试认定额外要件(additional elements of claims)没办法整合到实际应用的话，则会进一步根据Step 2B检视是否具备足够的发明概念可将抽象概念转化成专利适格的发明。通常以下3种情形会被认定是没有足够的发明概念：

1. 只是利用计算机执行抽象概念的指令(Mere instructions to apply abstract idea on a computer)

    就像数学数据演算必须经由计算机来执行是一样的，如果请求项只是请求一般的计算机(generic computers)或计算机组件，然后用来执行本身是抽象概念的任务或步骤，那在第二阶段的分析中当然不具备足够的发明概念。另外如果解决问题的技术手段有高度的一般性及上位化(high degree of generality)，意思是专利发明申请指出解决问题的方法及最终结果，可是没有提供技术手段的细节，来具体说明如何产生或取得最后的结果，例如Yu的专利一样并未写入真正达成技术目的的特殊结构配置，也就是包括4镜片与4个不同传感器的镜头，会被认定没有足够的发明概念。

2. 要件仅构成不显著、主产品/主程序附带的活动(Elements constitute insignificant, extra-solution activity)

    也就是说如果请求项的要件被归类成只是例行性的收集数据的步骤，并不具备足够的发明概念。通常判断的指南是请求项中的要件是否为习知/众所周知的、例行性的活动或是传统常态性活动，如果属于well-known /well-understood, routine or conventional activity，就会被认定不具有发明概念。比方选择特定来源或特定类型的数据来操控数据就是不显著的发明，属于例行性的活动因此并未拥有足够的发明概念。

3. 使用限制领域跟技术环境 (Field of use restriction or technological environment)

    如果在请求项当中将条件写入将发明限制在特定的技术环境中，也不足以让抽象概念变成具有发明概念的专利适格目标，这一点在Electric Power案以及Parker v. Flook 案件中已经可以确定。如果限制只是将抽象概念的使用局限在特定技术环境，比如将计算警示功能的限值限定在碳氢化合物化学触媒转换环境中，并无法增加发明概念(inventive concept)至请求项中。相反的Diamond v. Diehr 案中，Diehr的请求项则虽然是使用了数学公式来计算时间, 但是请求项结合了合成橡胶的固化制程，例如监控模具关上后的经过时间、持续监控模具腔室中的温度、将侦测到的温度带入公式计算固化时间、当计算的固化时间和经过的时间相等的时候自动打开压力机等，虽然也使用了数学公式但是采取额外的步骤来改进该橡胶固化制程，产生了实际应用跟制程改良的效果，因此被认定为发明概念而非抽象概念。所以当抽象概念中的请求项的附加条件(limitations)产生了技术上的实际意义才有可能被认定具有发明概念。

结论

    如果要克服专利法§101规定下的抽象概念，重点将会放在如何在说明书中具体描述发明，特别是如果装置包括了一般习用的结构时，应当将重点放在描述非习用的装置或结构或实行步骤上，以及它们所产生的改良特点及改善那些技术方面的优点。并且达成本发明技术特征的重要技术手段应当被写入独立项当中。否则空泛而上位化的独立请求项或仅说明可以达成特定功能或技术效果而没有实质特征，可能遭遇Section 101专利不适格的问题外，也可能有means plus function手段功能用语问题[1]，从而说明书中所有实施方式都被列入请求项的限制范围。