搜寻

冠中智讯

冠中智讯第19期 –由进步性谈发明人与专利代理人的双向合作模式【文:曾冠铭 专利师】

2017/6/21
【本文版权所有 欢迎注明出处转载】

在台湾欲取得发明专利除了程序审查外必须经过「实体审查」实体审查中的重头戏就是审查专利三性所谓的专利三性即确认申请人所提之专利申请案是否具有

1.产业利用性

2.新颖性 

3.进步性

若前揭判断之结果皆为肯定者则专利申请案就有相当大的机会获得核准之处分。

 

审查委员于审查新颖性及进步性前必须透过检索找寻公开日或公告日早于专利申请案申请日之前案再以该些前案进行比对、审查其中「进步性」为审查委员在审查申请案的最后一关同时也是在申请过程中最容易被发出审查意见通知之事由然而以正面的角度来看透过与前案确实的比对、与官方密切沟通后取得的专利权也较为稳固。

 

一般人往往为进步性字面上的「进步」二字所迷惑且为其所局限而忽略了真实意涵关于不具进步性之规定记载于专利法第22条第2项「但为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时仍不得取得发明专利」又前述「轻易完成」亦相当于专利审查基准中所提及之「显而易知』是以在判断进步性的过程中应注重的是技术领域中具有通常知识者是否能够基于引证前案及申请时之通常知识轻易完成申请专利之发明的整体、该申请专利之发明是否为显而易知在美国便称为non-obviousness一般即直接译成非显而易知性。

 

我国现行专利审查基准第二篇第三章中第3.4.1进步性之判断步骤明确记载申请专利之发明是否具有进步性通常是依据下述步骤进行判断
1.确定申请专利之发明的范围
2.确定相关先前技术所揭露的内容

3.确定申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识者之技术水准

4.确认申请专利之发明与相关先前技术之间的差异

5.该发明所属技术领域中具有通常知识者参酌先前技术所揭露之内容及申请时之通常知识判断是否能轻易完成申请专利之发明的整体。

 

 值得一提的是在判断是否能够轻易完成申请专利之发明的整体时需特别注意是否有动机明显结合复数先前技术在判断是否具有动机时为避免后见之明因此系考虑主要引证与其他引证之技术内容是否能明显结合,而非考虑引证与申请专利之发明间的关连性或共通性至于是否具有结合动机应依据下列例示事项予以综合考虑

1.技术领域之关联性

2.所欲解决问题之共通性

3.功能或作用上之共通性

4.教示或建议

除此之外尚有其他考虑是否具有进步性之事项

1.反向教示

2.有利功效

    其中「有利功效」及进步性辅助性判断因素1中的「无法预期之功效」为申请前透过发明人与专利代理人密切配合便可能提高通过进步性审查之有利项目因此在申请前双方需要积极确认否则于遭遇审查意见通知才想要透过修正之手段增加或改变对照先前技术之功效时往往会被认定为修正超出。

 

因此建议发明人于交办过程中尽量提供完整的技术评估记录表或技术交底数据表该表中不只需要清楚的技术方案每一个技术方案更应该具有相对应之功效使专利代理人能够完整的撰写于申请时之说明书中若技术内容中包含有不适宜公开的专门技能、专门知识也建议与专利代理人进行讨论共同规划出平衡之方案于代理人的角度上除了事前详实的检索外更需要再三的询问与确认以确保专利申请案之质量。



————————————
1.
辅助性判断系对于原本不具进步性而例外认定具有进步性的情况:1.发明具有无法预期之功效、2.发明解决长期存在的问题、3.发明克服技术偏见、4.发明获得商业上的成功。

TOP