在台湾,欲取得发明专利,除了程序审查外必须经过「实体审查」,实体审查中的重头戏就是审查专利三性,所谓的专利三性即确认申请人所提之专利申请案是否具有:
1.产业利用性
2.新颖性
3.进步性
若前揭判断之结果皆为肯定者,则专利申请案就有相当大的机会获得核准之处分。
审查委员于审查新颖性及进步性前,必须透过检索找寻公开日或公告日早于专利申请案申请日之前案,再以该些前案进行比对、审查,其中「进步性」为审查委员在审查申请案的最后一关,同时也是在申请过程中最容易被发出审查意见通知之事由,然而,以正面的角度来看,透过与前案确实的比对、与官方密切沟通后取得的专利权也较为稳固。
一般人往往为进步性字面上的「进步」二字所迷惑,且为其所局限,而忽略了真实意涵,关于不具进步性之规定,记载于专利法第22条第2项「…但为其所属技术领域中具有通常知识者依申请前之先前技术所能轻易完成时,仍不得取得发明专利」,又前述「轻易完成」亦相当于专利审查基准中所提及之「显而易知』,是以,在判断进步性的过程中,应注重的是技术领域中具有通常知识者是否能够基于引证前案及申请时之通常知识轻易完成申请专利之发明的整体、该申请专利之发明是否为显而易知,在美国便称为non-obviousness,一般即直接译成非显而易知性。
我国现行专利审查基准第二篇第三章中第3.4.1进步性之判断步骤,明确记载申请专利之发明是否具有进步性,通常是依据下述步骤进行判断
1.确定申请专利之发明的范围;
2.确定相关先前技术所揭露的内容;
3.确定申请专利之发明所属技术领域中具有通常知识者之技术水准;
4.确认申请专利之发明与相关先前技术之间的差异;
5.该发明所属技术领域中具有通常知识者参酌先前技术所揭露之内容及申请时
值得一提的是,在判断是否能够轻易完成申请专利之发明的整体时,需特别注意是否有动机明显结
1.技术领域之关联性
2.所欲解决问题之共通性
3.功能或作用上之共通性
4.教示或建议
除此之外,尚有其他考虑是否具有进步性之事项:
1.反向教示
2.有利功效
其中,「有利功效」及进步性辅助性判断因素1中的「无法预期之功效」,为申请前透过发明人与专利代理人密切配合,便可能提高通过进步性审查之有利项目,因此在申请前双方需要积极确认,否则于遭遇审查意见通知才想要透过修正之手段增加或改变对照先前技术之功效时,往往会被认定为修正超出。
因此,建议发明人于交办过程中尽量提供完整的技术评估记录表或技术交底数据表,该表中不只需要清楚的技术方案,每一个技术方案更应该具有相对应之功效,使专利代理人能够完整的撰写于申请时之说明书中,若技术内容中包含有不适宜公开的专门技能、专门知识也建议与专利代理人进行讨论,共同规划出平衡之方案;于代理人的角度上,除了事前详实的检索外,更需要再三的询问与确认,以确保专利申请案之质量。
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1.辅助性判断系对于原本不具进步性而例外认定具有进步性的情况:1.发明具有无法预期之功效、2.发明解决长期存在的问题、3.发明克服技术偏见、4.发明获得商业上的成功。