案情简介
缘「跑天下」中文字样为本土运动鞋著名品牌，前经原商标权人A公司于88年间申请注册在案，嗣A公司与上诉人甲洽谈「跑天下」系列商标买卖事宜，双方协商后合意将「跑天下」系列商标全部卖断予上诉人甲，其中系争「跑天下」中文字样商标因逾期未延展而失效，无法办理移转登记，故A公司乃与上诉人甲合意由上诉人重新申请注册「跑天下」中文字样商标方式代替移转登记。上诉人甲于民国100年5月间以「跑天下」中文字样，向经济部智慧财产局申请注册于「商品及服务分类表」第25类「布鞋、运动鞋」等鞋类商品，经智慧局审查后准列为注册商标公告在案(下称系争「跑天下」中文商标)。
查被上诉人乙为原商标权人A公司系众多代工鞋厂之一，自88年间起即接单为A公司代工生产系争「跑天下」运动鞋商品，惟乙公司自90年起即擅自未经A公司同意或授权大量制作系争跑天下运动鞋，并于市场公开贩卖迄今，经原商标权人A公司或现商标权人甲制止均不理会，乙公司于101年6月间对系争「跑天下」中文字样商标提出异议申请，主张其为系争商标之「善意先使用者」、「甲恶意抢注系争商标等」，经智慧局审定为异议不成立之处分，乙公司不服，提起诉愿，复为经济部诉愿决定驳回，乙公司提起行政诉讼，经智慧财产法院104年度行商诉字第77号行政判决为「异议成立，注册应予撤销」之谕知，上诉人甲不服，遂提起本件上诉，并于106年3月获最高行政法院判决为原判决废弃，发回智慧财产法院，重为审理。
判决见解
原审智财法院104年度行商诉字第77号判决之主要论据系依原告即被上诉人乙单方所提出之订购单、商品包装盒及三联单及证人之证词得以证明被上诉人乙为据以异议诸商标之先使用人，且参加人即上诉人甲申请注册系争商标构成抢注行为，故为「异议成立，注册应予撤销」之谕知(智慧财产法院104年度行商诉字第77号行政判决参照)。
最高行政法院106年度判字第71号判决则以原审判决仅以被上诉人乙单方所提出之订购单、商品包装盒及三联单等数据，以其上记载有系争商标名称字样，以及证人等未臻明确之证词，即认为被上诉人乙为据以异议诸商标之先使用人，且上诉人甲申请注册系争商标构成抢注行为云云，与证据内容尚属有间，其认定结果亦难脱跳跃之嫌，致显然违反经验法则及论理法则，自有认定事实未依证据及不适用法规之违法(最高行政法院106年度判字第71号行政判决参照)。
案例评析
上开智财法院104年度行商诉字第77号行政判决仅以「原告即被上诉人乙单方所提出之订购单、商品包装盒及三联单及证人之证词得以证明被上诉人乙为据以异议诸商标之先使用人」，忽略被上诉人乙自始为原商标权人A公司之代工鞋厂，接单为A公司生产系争运动鞋产品之事实，即「代工生产之行为能否谓商标使用行为」？再者，上诉人甲在据以异议诸商标权利消灭后，与原商标权人A公司洽购系争商标，其嗣后申请系争商标注册，是否仍构成商标法规范之抢注行为？上诉人甲主观上是否意图仿袭他人商标？等问题仍有待厘清，殊值探讨。
针对「代工生产之行为能否谓商标使用行为」此问题，最高行政法院106年度判字第71号行政判决表示：「所谓商标之使用，系以使用人为自己行使商标之目的而将商标使用于其商品或服务而言，倘其系为他人使用他人商标，例如接受商标权人或使用人之委托，代为生产商品，并代为标示委托人之商标于所生产之商品上者，仅能视为系委托人使用该商标，非受托人(即受托生产厂商)…」。从而，因代工厂商系受原商标权人之委托并无「以营销目的，表彰为自己经营的商品」的意思，非属商标法第5 条所规定的「商标使用」行为，故代工生产行为并非商标使用行为。
针对「上诉人甲在据以异议诸商标权利消灭后，与原商标权人A公司洽购系争商标，其嗣后申请系争商标注册，是否仍构成商标法规范之抢注行为」此问题，最高行政法院106年度判字第71号行政判决表示：「倘商标之保护期间届满，商标权人或被授权人、质权人均未申请延展者，该商标之注册于期间届满日即当然消灭，任何人均得再以相同之商标申请注册，并指定使用于同一或类似之商品服务，此种注册，自非商标抢注行为。…上诉人甲亦曾向原商标权人A公司洽购系争商标，其嗣后申请系争商标注册，是否仍构成商标法规范之抢注行为，亦有待厘清。…」，显见商标消灭后，任何人均得以相同商标指定于同一或类似之商品服务进行申请注册，且上诉人甲与原商标权人进行洽购，是否构成商标抢注行为，仍有待智财法院判决厘清。
本文认为，本件最高行政法院106年度判字第71号行政判决对于「代工生产与商标使用」两者概念之厘清以及「商标抢注行为」强调「知悉他人商标而意图仿袭」此重要构成要件判断殊值参考。此外，最高行政法院复依据个案客观事实及证据，审酌原审判决仅以被上诉人乙公司单方提出之数据，以其上记载有系争商标名称字样，以及证人等未臻明确之证词，即认为被上诉人乙公司为据以异议诸商标之先使用人，以及上诉人甲申请注册系争商标构成抢注行为，与证据内容尚属有间，其认定结果亦难脱跳跃之嫌，致显然违反经验法则及论理法则，自有认定事实未依证据及不适用法规之违法等理由废弃原审判决，发回智慧财产法院更为审理，本件发回智财法院更审后，是否就最高行政法院所指摘之事实关系加以厘清，进而正确适用法律，值得关切。
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