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冠中智讯第19期 –在先商标权人如何应对以未使用为由撤销的策略?【文:徐德炎 律师】

2017/6/21

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近年来中国大陆商标的数量连续巨额增长截止2016年底商标累计申量已突破2千万件有效注册商标的总量也在1千万件以上2016年一年的商标申请量更是多达360多万件。由于商标资源有限,相对排挤新商标申请人可准的空间,导致众多商标因为与他人在先商标构成相同或近似而被驳回,无法获准注册。商标申请人在正常申请无法获准的情况下,发现了一条快捷方式:以在先商标连续三年未使用为由提出撤销申请,实务中,由于举证责任转移至在先商标权人,对于商标申请人而言,此途径比通过购买他人在先商标的成本低、效率高,大量在先商标权人因为应对措施不当,导致注册且经营多年的商标被撤。

若您是在先商标权人,面临此类撤销申请又该如何正确面对?先从一件我方代理的案件说起:

案情简介:

台湾人杨先生是“速○”商标的所有权人,该商标核准注册日为2010721日,核定使用的商品为“塑料熔接机”等10项商品。2016120日深圳市速○自动化设备有限公司以该商标连续三年不使用为由,提出撤销申请。商标局受理后,通知商标权人提供使用证据,杨先生委托我方处理此案。经了解,杨先生此前已将该商标及其隐名出资的工厂转让他人,只是未办正式的转让手续,注册商标实际是由受让方及其隐名投资的工厂在使用。鉴于该商标并非商标权人自己使用,我方经分析后认为,若要确保该商标不被撤销至少需要证明如下内容:1、商标权人有授权他人使用;2、商标权人有隐名投资设立工厂;3、隐名投资的工厂有真实有效地使用该商标;4、使用商标的商品与注册时核定的商品一致。为此,我方经与多方沟通,取得了相应的资料,向商标局提交如下证据:商标权人授权许可工厂使用商标的数据、被授权工厂的数据、工厂使用商标的宣传册、使用商标的商品照片、销售商品的合同及发票等。由于我方提供的证据能够形成一条完整的证据链,且就各证据的相互关系予以充分论述。故而,商标局采纳了我方的证据,认定该商标的使用证据合法有效,“速○”注册商标不予撤销。

商标维权使用注意事项:

商标的价值在于使用,商标法中设立连续三年不使用商标可撤销的条款,其立法目的在于督促商标权人及时使用商标,盘活商标资源,不至于有效的商标资源被浪费。理论上,只要商 标权人有实际使用商标,即不应当被撤销。然而,现实中,存在大量有实际使用却被撤销的商标,其原因在于应对措施不当,提供的证据不能确实证明商标的合法有效使用。笔者认为在先商标权人面对以连续三年未使用为由撤销商标的策略,至少有以下事项需要注意:

1、商标使用的主体应当是商标权人或是被许可人对于非商标权人的使用,若无证据证明已取得商标权人的许可,将会被视为无效使用。

2、使用的商标应当与注册商标的图样一致。实务中,存在很多因提供的证据与注册商标不一致而被撤销的案件,特别是组合商标,不能仅提供使用注册商标某一部分的使用证据。对于实际使用中,私自改变注册商标图样的行为,若改变的商标图与注册商标差异不是很大,一般也是会被认为对注册商标的有效使用。当然,笔者仍建议商标权人规范使用商标,若有更改商标图样,建议另行申请注册。

3、应当证明商标有真实使用于商业活动中,即商标意义上的使用,而不能仅是有使用或是象征性的使用。如仅将商标图用于展示,未与实际的商品联系,则不视为商标的使用。建议提供使用证据时,可提供销售合同、发票、销售产品的实物照片等资料。

4、使用商标的商品应当是注册商标时核定使用的商品。众多商标权人在商标被提撤销时,关注的重点是有无使用商标,而忽视了使用商标的商品是否与注册商标核定的商品一致,最终因商品不一致而被撤销。因此,提供证据时,务必围绕注册商标核定的商品,而不是自己目前生产或销售的商品。

5、证据证明的使用期间应当在指定期内。商标局通知提供证据时,都会指定一个期间,即连续的三年期间,该期间是自撤销申请人提出撤销申请时的前三年。提供证据时,务必审查相关证据证明的期间,若提供的证据在该指定期间之前或之后,都将面临被认定为无效证据的风险。

6、证据尽量提供原件或公证的复印件, 若涉及发票等需要保存的证据,则建议加盖公章等证明。提供的证据若均是复印件,且无法验证,则极可能被认定为无效证据。

商标权人提供证据时,除注意上述事项外,还应当注意各证据之间的相互印证,单一的证据往往无法达到足以证明商标真实有效使用的标准。只有通过各证据的相互印证形成一条完整的证据链,并辅以充分的说明,才能有效保障您在先的注册商标不被撤销。

 

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