智慧局于2019年9月27日公布了「商标法部分条文修正草案」并预计于10月15日举办公听会，再一次迎来了商标法秩序的重大变革。笔者整理十大重点并深入了解各议题，碍于篇幅，仅简要说明，俾利各方了解因应。
一、废除商标异议制度
现况：申请阶段系采取全面审查，且已于今(2019)年6月20日发布「商标注册申请案第三人意见书作业要点」，预估异议申请之需求降低。
草案：废除现行异议制度。配套作法系将第五十七条第一项修正，将绝对不得注册事由放宽至「任何人」均得提请评定而与异议程序相当。其他原先评定准用异议制度之法条则新增规定于第58-2至58-5条。
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第57条第1项 (现行法) |
第57条第1、2项 (修正草案) |
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商标之注册违反第二十九条第一项、第三十条第一项或第六十五条第三项规定之情形者，利害关系人或审查人员得申请或提请商标专责机关评定其注册。 |
商标之注册违反第四条、第二十九条第一项、第三十条第一项第一款至第八款规定之情形者，任何人得申请评定；其违反第三十条第一项第九款至第十五款或第六十五条第三项规定之情形者，利害关系人得申请评定。 商标之注册有前项之情形者，审查人员得提请评定。 |
二、善意先使用之范围限制改为个案衡量
现况：现行实务认为，立法过程删除「以原产销规模为限」用语，用意系不欲限制「商品或服务」以外的地理区域及业务规模。
草案：加强注册保护原则，增加对善意先使用商标之限制。交由司法通盘考虑，原使用之商品或服务、地域、产销规模、营销管道等范围均可能受限。
笔者认为，现行实务对于「原使用之商品或服务」虽仍有争议，但相较于修法草案各种「范围」仍属明确，故修法草案无疑增加了对善意先使用人之限制及不确定性，到底哪些经营行为不受商标权效力所及，倘非经诉讼程序恐难以明确，增加善意先使用人之经营风险及成本。故尚未申请注册之老店、商号应留意，宜积极寻找合格的商标代理人(见后述第八点)评估申请注册可行性，并讨论如何避免经营上的不确定风险增加。
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第36条第3款 (现行法) |
第36条第4款 (修正草案) |
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在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者。但以原使用之商品或服务为限；商标权人并得要求其附加适当之区别标示。 |
在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者。但以原使用之范围为限；商标权人并得要求其附加适当之区别标示。 |
三、建立对创作者更为友善的商标秩序
现况：若商标有侵害著作、专利或其他权利，现行法以「侵害……经判决确定」为适用之前提要件，因此，实务上几乎无适用该款之空间。
草案：修正草案删除之。笔者认为，此将建立对创作者友善的商标秩序，非常值得肯定。理由在于：
1. 商标图样上含著作权、设计专利之争议时有所闻，但另启民事争讼之成本极高，以之为撤销商标之前提要件，往往使个人创作者望而却步。
2. 经过冗长司法诉讼、判决确定后，通常已超过商标评定之五年除斥期间。
3. 在处理姓名、商号、肖像等同属于在先权利冲突时，并未要求必须「侵害……经判决确定」，唯独在商标法第30条第15款要求，不甚合理。
此外，修正草案更进一步将此纳入不受五年除斥期间限制之事由，因此，商标申请系恶意重制他人创作这种常见的不得注册情形，将不再受评定五年之限制。
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商标法第30条第15款 (现行法) |
商标法第30条第15款 (修正草案) |
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商标侵害他人之著作权、专利权或其他权利，经判决确定者。但经其同意申请注册者，不在此限。 |
有他人之著作权、专利权或其他在先权利[1]者。但经其同意申请注册者，不在此限。 |
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商标法第58条第2项 (现行法) |
商标法第58条第2项 (修正草案) |
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商标之注册违反第三十条第一项第九款、第十一款规定之情形，系属恶意者不受前项期间之限制。 |
商标之注册违反第三十条第一项第九款、第十一款、第十五款规定之情形，系属恶意者不受前项期间之限制。 |
四、扩大著名法人名称之权利范围
现况：现行实务认为，「所称有他人商号名称，系指申请注册之商标内容，有与他人商号名称特取部分完全相同者而言」。
草案：涵盖「近似」于法人名称之情形，回归混淆误认之虞判断。
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商标法第30条第14款 (现行法) |
商标法第30条第14款 (修正草案) |
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有著名之法人、商号或其他团体之名称，有致相关公众混淆误认之虞者。但经其同意申请注册者，不在此限。 |
相同或近似于著名之法人、商号或其他团体之名称，有致相关公众混淆误认之虞者。但经其同意申请注册者，不在此限。 |
五、明定商标废止注册确定后之失效日期
现况：被废止商标失效日期涉及侵权损害赔偿计算，但废止争议案所涉日期包括废止申请日、处分确定日、废止公告日等等，现行法失效日期不明确，且与行政程序法中有关行政处分确定失效日期均不相当。
草案：由于商标废止制度系审查商标注册后在「申请废止前」有无合法使用之情事，故修正草案新增商标法第66条第2、3项规定，商标经废止确定者，溯及于「废止申请日」失其效力。
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商标法第66条第2、3项 (现行法) |
商标法第66条第2、3项(修正草案) |
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商标之注册经处分废止确定者，其商标权自申请或依职权提起废止之日后失其效力。 前项废止之确定，准用第六十条之一第一项规定。 |
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商标法第60-1条第1项 (现行法) |
商标法第60-1条第1项 (修正草案) |
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商标之注册经评定撤销后，有下列情形之一者，即为确定： 一、未依法提起行政救济者。 二、提起行政救济经驳回确定者。 |
六、放宽申请废止之门坎
现况：针对商标迄未使用或继续停止使用已满三年之争议案件，废止申请前之废止调查须提供相当之前提证据，申请后可能被认为调查不够充分，现行审查实务将之归于得补正事项。
草案：修正草案删除第65条第1项但书后，对于废止申请之事证或理由是否具体明确，将更明确列于得补正事项，审查委员认为有必要时，应先行通知补正而非径行驳回，废止申请人将不再担心调查不够充分、被认定为无具体事证或其主张显无理由驳回申请，较能维护废止申请人之程序利益。
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商标法第65条第1项 (现行法) |
商标法第65条第1项 (修正草案) |
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商标专责机关应将废止申请之情事通知商标权人，并限期答辩；商标权人提出答辩书者，商标专责机关应将答辩书送达申请人限期陈述意见。但申请人之申请无具体事证或其主张显无理由者，得径为驳回。 |
商标专责机关应将废止申请之情事通知商标权人，并限期答辩；商标权人提出答辩书者，商标专责机关应将答辩书送达申请人限期陈述意见。 |
七、指示性合理使用之要件明文化
现况：「商标合理使用」解释上分为「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，已行之有年。所谓「指示性合理使用」，系利用他人商标指示他人商品或服务来源的功能，来表示自己所提供商品或服务的内容或用途等，故现行法第36条第1款文义上已有「用途」一词可供涵盖。
草案：根据草案说明，第36条第1款仅指「描述性合理使用」而言，故新增第36条第2款适用于「指示性合理使用」。此说明与现行实务有所出入。
不论如何，毕竟「描述性合理使用」及「指示性合理使用」性质不同，分立为二款再加上「有使用他人之商标用以指示他人之商品或服务之必要」与「无产生混淆误认之虞」二要件明文化后，可以更明确区分「描述性合理使用」及「指示性合理使用」，笔者乐见其成。
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第36条第1款 (现行法) |
第36条第2款 (修正草案新增) 指示性合理使用 |
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以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、质量、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。 |
以符合商业交易习惯之诚实信用方法，为表示商品或服务之使用目的，而有使用他人之商标用以指示他人之商品或服务之必要，且无产生混淆误认之虞者。 |
八、商标代理人资格及管理办法
现况：2011年删除「商标师」规定后，现行商标代理人并未受有法律规范，产生商标代理案件质量参差不齐，申请人只能循民事救济等代理人管理困境。故将商标代理人纳入管理成为共识。
草案：2017年虽已开始举办TIPA商标能力认证，但考虑现今通过的商标代理人仍是少数，尚不足以组成一个特定团体，详细资格取得或登录、管理对象为个人或组织等执行面仍需时间讨论。不论如何，既然势在必行，草案先行赋予制度推行之法源依据，相关配套办法想必已在研议中。
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第6条第2项 (现行法) |
第6条第2、3项 (修正草案) |
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商标代理人应在国内有住所。 |
商标代理人应在国内有住所；其以执行商标代理业务为专业者，应以下列情形之一者为限︰ 一、 律师或其他依法得 执行商标代理业务。 二、 具备申请商标注册、评定或废止案件相关事务之专业知识。 前项第二款之商标代理人；其资格之取得、撤销、废止及其他管理相关事项之办法，由主管机关定之。 |
九、导入商标加速审查机制
现况：现行法并无此机制，目前案件平均首通约5-6个月、审结平均约7-8个月，实践上仍不时有商标申请人询问是否能更快速获知审查结果。
草案：应产业需求呼声，第14条新增第3项导入商标加速审查机制，适用于申请、评定及废止等程序，未限制商标种类，亦未明定申请加速之时点，且不论目的是公益或私益，为了因应产业发展或民众实时维护权利之必要，得依职权或据申请加速审查以符合缩短审查时间之需求。
例如：配合国家政策或举办国际性活动需要（世大运标章之申请注册）之公益目的，或遭侵权涉讼、商品上市、广告营销、国外商标申请需求等实时取得权利之私益目的，均可启动加速审查机制。
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第14条第3项 (现行法) |
第14条第3项 (修正草案) |
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第一项案件涉及公益或有实时取得权利者，商标专责机关得依职权或据申请加速审查。 |
十、其他重要修正
1. 明确商标图样「部分」取得后天识别性或「部分」具功能性之权利范围(草案第29条第3项、第30条第4项)：
草案第29条第3项增加但书规定，系将现行审查实务明文化：商标图样「部分」取得后天识别性者，无须声明不专用即可注册。值得注意的是，现行审查实务系在商标图样「全部」取得后天识别性之情形始加注「依商标法第29条第2项规定核准」，倘商标图样中之「部分」取得后天识别性而毋须声明不专用之情形，未来是否亦会如此加注以资明确？值得关注。
而商标图样「部分」具功能性者，现行实务有以虚线方式呈现，亦有以实线并加上声明不专用后呈现，修正草案则明定「其不能以虚线方式呈现者」，应声明不专用，似明定以虚线方式呈现作为处理原则。
2. 明定商标法适格之申请主体(草案第19条第3项)：
目前非法人团体申请商标注册，以「非法人团体名称+代表人名称」作为申请名义人。修正草案则明定商标法适格之申请主体包括「自然人、法人、合伙组织、行政机关、依法设立登记之非法人团体或依商业登记法登记之商业等从事商品制造或提供服务之业务者」。
毕竟非法人团体在社会活动上仍是合法存在的经济体，有使用商业标识的必要，现今非法人团体(例如产销班、工作室、校友会、事务所、纪念馆……等等)之商业或非商业活动均甚为活跃，对外亦以团体名义为法律行为，从消费者权益及的角度亦有需要开放，故参考大法官释字第486号解释及原住民族传统智慧创作保护条例、水利法施行细则等特别法，并因应商业主体于市场经营、组织发展之实际需求，为免代表人/负责人异动引发权利归属争议，并保障交易安全、便于行政管理，依法登记之非法人团体权益归属明确，故开放可成为适格申请人。
3. 放宽主张优先权之程序要件(草案第20条第4项)：
申请人仍应在三个月内提交优先权证明文件，但可提交任何证明受理之文件，不再限于必须提交「申请文件」。
4. 明确专责机关以电子方式为送达之授权依据(草案第13条)：
此系将现行审查实务赋予法源依据。
[1] 与中华人民共和国商标法第三十二条前段用语相同（申请商标注册不得损害他人现有的在先权利），然中国大陆商标法架构下「在先权利」经实务发展后涵盖著作权、专利权、姓名权、字号权、商号权、商品化权……等等林林总总之在先权利，而台湾现行法第30条已有各款具体规定可供涵盖(事实上，针对台湾现行法第30条第13、14、15款，曾讨论是否将之整并为一个在先权利冲突条款)，第15款增加「在先权利」用语功能性不若中国大陆强大。
* 公听会后版本见【智财新讯】http://www.king-craft.com.tw/cn/news_detail.asp?nid=1942&spage=1&cid=
* 送行政院审查版本见【智财新讯】http://www.king-craft.com.tw/cn/news_detail.asp?nid=2093&spage=1&cid=
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