搜寻

冠中智讯

冠中智讯第24期-浅谈美国专利信息揭露声明(Information Disclosure Declaration)【章乃方 国外部主任】

2019/9/16

IDS是甚么?

    IDS是信息揭露声明的简称,这项义务是美国专利商标局规定任何与申请的美国专利案可专利性相关的重要数据都必须以IDS形式提交USPTO审查委员参考。当然如果是与实质专利性的无关数据则基本上不需要提供USPTO,例如研发时参考的习用产品或展示品,不过发明人研发参考的Paper比如期刊或参考前案文件则需要提交IDS。

    一般实务上申请人申请美国专利时,国外相对应的专利申请案应当还未收到检索报告或审查意见报告,这时候申请人可先IDS提交申请号,等官方发出实审报告或者检索报告时再根据实审或检索报告提供实质重要的引证案。至于申请人其他相关接续案件例如CIP、CA或DIV等接续新申请案仍然须以IDS形式提供官方参考的前案,但是母案中的引证数据则无须再提交IDS。

 

不提交IDS的影响

    基本上申请人常有疑问;就是不提交IDS会导致美国专利申请案申请过程不顺利被官方核驳,抑或导致专利申请无法被核准吗?其实IDS是要帮忙审查委员弥补审查中前案检索的不足,就算申请人未提交IDS审查委员也不知情,因此未如实申报申请人知悉的前案当然也就对案件准驳没有关系。可是必须注意的是:如果没有提交与可专利性相关的重要信息,或是申请人故意提交误导数据,可能导致日后美国专利无效或因此美国专利权因此无法实施。依美国专利规则,专利申请人及再审查或复审程序专利所有权人有义务呈报与发明内容可专利性实质相关的信息,违反呈报义务可能被认定涉及不正当行为(Inequitable Conduct),进而导致美国专利权无法行使(Unenforceable)。

    根据Therasense案CAFC联席审判案例之后,不正当行为罪名成立门坎大幅提升,需要同时满足两项要件才会被法院认定有不正当的行为,这两项要件就是专利权人须有 1. 意图欺骗USPTO 以及 2. 没有诚实呈报的信息与该专利具有实质关联性(Materiality,也就是USPTO采用But-for原则来判断该未诚实呈报的信息是不是具有实质关联性。

    如果依照USPTO的法规,应该以IDS的形式提交给美国专利商标局呢的文件大致有以下几种:

(1) 国外相关专利案件中,国外专利局检索报告中所引证的前案

(2) 任何与申请案有关的人认为与可专利性实质相关的其他申请中案件数据(不论申请中的案件是CIP, CA 或Divisional或其他与本案目标类似的独立申请案),皆须确定其中重要的数据提供给专利局

(3) 对专利性的重要信息当他们并未记录在案

(4) 单独或结合其他数据对请求项是不可专利性的数据

(5) 申请人向专利局反对其不具专利性的论点  或

(6) 申请人对可专利性的争论

    美国专利提交IDS义务并不限于申请人,申请中署名的每一位共同发明人、准备或处理专利申请的每一位专利律师或代理人以及实质性地参与到专利申请准备或处理阶段的任何人,包括受让人或者任何有权利受让的任何人,都负有诚实申报IDS的义务。

 

不同时间点提交IDS 需支付的官费以及采取的程序也不同

    提交IDS依照不同的时间点而有不同的规定,需要缴纳的官方费用也会不一样,以下是提交IDS的几种不同时间的相关规定。

(1)Non-Final OA发出前/或是美国专利申请日起3个月内:

    此阶段提交IDS不需要官费。

(2)在Non-Final OA发出之后,收到核准通知或Final OA通知前:

    2.1 知悉国外审查报告/或检索报告首次引证前案的3个月内提交- 需附上声明书但是无需官费。

    2.2 如果知悉引证案已经超过3个月- 这时提交IDS需缴纳官费。

(3)收到领证通知之后,缴纳领证费之前:

    3.1于知悉前案之日起3个月内提交- 提交声明并缴IDS官费。

    3.2 如果知悉超过3个月提交- 则须提出请求RCE并缴纳RCE官费,官方才会考虑IDS呈报前案。

    3.3 收到最终核驳通知FINAL OA之后- 须提出请求RCE并缴纳RCE官费,官方才会考虑IDS呈报前案。

(4)缴纳领证费之后但是授权日发证之前:

    缴纳领证费后但是在美国专利发证之前的阶段- 此时USPTO不会将IDS列入重新考虑

    若缴纳领证费后需要USPTO考虑IDS中的专利性重要数据的话,则需提交Petition撤回领证并同时请求RCE- 此时需缴纳Petition + RCE费用。这部份2012年后则多了QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)的选项。

(5)授权日发证后:

     IDS义务结束,但是如果有实质关联的数据IDS未提供,为了降低诉讼风险可以考虑补充审查Supplemental examination。

 

结语

    综上所述,美国专利法赋予专利申请人或专利代理人,对于其知悉的重要先前技术具有一定的呈报义务,专利申请人、发明人或代理人对于信息揭露的责任一直到案件被放弃(Abandoned)或成为专利(Patent)为止。因此收到领证通知后一直到专利授权发证前,相关人士仍然负有信息揭露IDS的责任。另外再审查程序时专利权人仍须负担信息揭露的责任。若为了避免将来美国专利诉讼风险,建议客户在美国专利授权发证前如实呈报与案件可专利性高度相关的先前技术案件。

 

TOP