前言
中华人民共和国国务院于2023年12月11日公布《中华人民共和国专利法实施细则》修改,该修改自2024年1月20日起施行,于下摘要部分修改重点:
(一). 引入部分外观设计制度。
(二). 外观设计本国优先权。
(三). 扩大实用新型和外观设计的初步审查范围。
(四). 延迟审查制度。
(五). 因审查延误导致的专利权期限补偿。
说明
详细内容说明如下:
(一). 引入部分外观设计制度:
参照中国专利法(2021年6月1日施行)第2条规定,外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
专利法实施细则第30条第2款:「申请局部设计专利的,应提交整体产品的视图,并用虚线与实线相结合或其他方式表明所需要保护部分的内容。」
专利法实施细则第31条第3款:「申请局部外观设计专利的,应在简要说明中写明请求保护的部分,已在整体产品的视图中用虚线与实线相结合方式表明的除外。」
值得一提的是,专利审查指南(2023年版)第一部分第三章4.4节局部外观设计段落中进一步记载,外观设计的产品名称中应写明要求保护的局部及其所在的整体产品,例如,汽车之车门。
其次,视图除以虚线与实线相结合以外,亦可采取的其他方式,例如,用单一颜色的半透明层覆盖不需要保护的部分。
然而,要求保护的局部与其他部分之间没有明确分界线的,应当用点划线表示分界线。
(二). 外观设计本国优先权:
参照中国专利法(2021年6月1日施行)第29条第2款规定,申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内,或者自外观设计在中国第一次提出专利申请之日起六个月内,又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的,可以享有优先权。
专利法实施细则第35条:
「…设计专利申请人要求本国优先权,在先申请是发明或实用新型专利申请的,可以就附图显示的设计提出相同主题的外观设计专利申请;在先申请是外观设计专利申请的,可以就相同主题提出设计专利申请。但是,提出后一申请时,在先申请的主题有下列情形之一的,不得作为要求本国优先权的基础:
「(一)已经要求外国优先权或本国优先权的;
「(二)已经被授予专利权的;
「(三)属于依规定提出的分案申请的。
「申请人要求本国优先权的,其在先申请自后一申请提出之日起即视为撤回,但外观设计专利申请人要求以发明或者实用新型专利申请作为本国优先权基础的除外。」
值得一提的是,由于外观设计专利请求保护的内容为产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合,主要的要求为视觉意象,反观,发明或实用新型请求保护的内容为技术方案的改良,二者主体不同而不会有重复申请的疑虑,因此,如以发明或实用新型专利作为本国优先权基础案,主张国内优先权的后案(外观设计)则可视为例外。
(三). 扩大实用新型和外观设计的初步审查范围:
专利法实施细则第50条第1款:
「专利法第三十四条及第四十条所称初步审查…,并审查下列各项:
(二)实用新型专利申请是否明显属于专利法第五条..第十九条至第二十二条、…的规定,是否依专利法第九条规定不能取得专利权;
(三)设计专利申请是否明显属于专利法第五条、…第二十三条第一款、第二十三条第二款…的规定,是否依照专利法第九条规定不能取得专利权;
然而,于实施细则内并未明确揭示「明显不符合创造性」之界线,为了解实用新型审查创造性之标准与发明专利的异同,一并参考专利审查指南第一部份第二章第11节,其仅记载「审查员可以根据其获得的有关现有技术的信息,审查实用新型专利申请是否明显不具备创造性。有关创造性的审查参照本指南第四部分第六章第4节的规定。」
意即,关于实用新型是否具备创造性的规范系可参照无效宣告程序中实用新型专利审查的规定,于第四部分第六章第4节中,揭示二个重点。
其一,实用新型专利创造性的标准应当低于发明专利创造性的标准。
其二,发明专利与实用新型专利(创作性标准)的区别体现在①现有技术领域、②现有技术数量两个方面,请参照表一:
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发明 |
实用新型 |
现有技术领域 |
不仅需考虑发明所属的技术领域,还要考虑其相近或相关的技术领域。 |
一般着重于考虑实用新型专利所属的技术领域,但现有技术给出明确启示,则可以考虑其相近或相关的技术领域。 |
现有技术数量 |
可以引用一项、两项或者多项现有技术评价创造性 |
一般情况下可以引用一项或者两项现有技术评价创造性 |
(表一)
综上,参照审查指南之内容虽可得知实用新型专利与发明专利创造性标准不同,然而于细节上仍相当模糊,特别是实用新型专利创作性标准的规定中记载如「一般..但现有技术给出明确启示」、「一般情况下」的内容仍给予审查员相当大的空间,也大幅提升不确定性,实际标准仍有待后续案例进一步确认。
(四). 延迟审查制度:
专利法实施细则第56条第2款:
申请人可以对专利申请提出延迟审查请求。
参照专利审查指南第五部分第七章第8.3节中记载,发明专利可延长1~3年,实用新型专利可延长1年,外观设计可延长36个月。
(五). 因审查延误导致的专利权期限补偿:
专利法第42条第2款:
自发明专利申请日起满四年,且自实质审查请求之日起满三年后授予发明专利权的,国务院专利行政部门应专利权人的请求,就发明专利在授权过程中的不合理延迟给予专利权期限补偿,但由申请人引起的不合理延迟除外。
专利法实施细则第77条:
依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的,专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。
专利法实施细则第78条:
依照专利法第四十二条第二款的规定给予专利权期限补偿的,补偿期限按照发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数计算。
前款所称发明专利在授权过程中不合理延迟的实际天数,是指自发明专利申请日起满4年且自实质审查请求之日起满3年之日至公告授予专利权之日的间隔天数,减去合理延迟的天数和由申请人引起的不合理延迟的天数。
下列情形属于合理延迟:
(一)依照本细则第六十六条的规定修改专利申请档后被授予专利权的,因复审程序引起的延迟;
(二)因本细则第一百零三条、第一百零四条规定情形引起的延迟;
(三)其他合理情形引起的延迟。
同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,依照本细则第四十七条第四款的规定取得发明专利权的,该发明专利权的期限不适用专利法第四十二条第二款的规定。
专利法实施细则第79条:
专利法第四十二条第二款规定的由申请人引起的不合理延迟包括以下情形:
(一)未在指定期限内答复国务院专利行政部门发出的通知;
(二)申请延迟审查;
(三)因本细则第四十五条规定情形引起的延迟;
(四)其他由申请人引起的不合理延迟。