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冠中智讯第21期- Proof it or Delete it──美国注册商标使用宣誓稽查新制:诚实提报使用证据【崔可薇国外部专员】

2018/7/3

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前言

    随著保护知识产权重要性意识抬头,商标在我国的注册量逐年攀升,同时品牌国际化的策略主张也不断增强,因此越来越多商标权人也积极进行海外商标的注册,而全球之中,美国便是商标申请案件数非常庞大国家之一,但由于美国商标采使用主义,申请人若对其使用主义不熟悉,恐怕会影响在美国的商标权益。近来,美国专利商标局(USPTO)推出一项新政策:商标权人必须诚实提报商标之使用证据。此项诚实提报其实是过去的政策再延伸。

过去的使用宣示及其问题

    在过去,商标申请时美国官方首要注重商标之使用性,避免占据未使用的商标而影响他人公平权益,因此原先早有规范每一商标在注册日起算第5年至第6年间,以及提出注册日起10年延展时,商标权人需向官方递交该商标的使用证据,以显示已使用此商标,并为官方受理后始能保有该美国商标权。但在过程中,官方发现许多商标权人并未如实提报使用证据,或提报的使用证据声明与真正使用的情形并不相符的问题,其中,最主要肇因于指定商品项目太多实际上根本未使用某些商品,而过去官方在5-6年使用宣誓或延展时仅要求提供1-2项商品的使用证据,即可被受理,导致主动删除未使用商品的商标权人少之又少。

新稽查制度

    因此,美国官方为防范商标权人提交Section 8 & Section 15(5-6年使用宣誓)Section 8 & Section 9(10年使用宣誓),但实际上却未使用该商标于其指定保护商品/服务范围的情形而制定新的稽查制度,说明如下:

    当商标权人在提交5-6年使用宣誓或10年延展使用宣誓后,官方将以随机抽查方式,要求被挑选中的商标权人提供其部分(非全部)指定商品或服务的使用证据,即:官方会发出审查意见通知书(OA)特别指明某几项指定商品/服务,要求商标权人提供有实际使用的证明。收到审查意见通知书的商标权人,如未于期限内提交响应,官方将撤销商标注册;如提交请求删除未使用的指定商品或服务,或使用证据不够明确、不被官方接受,或是官方想要求更多的使用证据等等因素,官方都会继续发出审查意见通知书。此新制以利厘清商标权被实际使用的情形,也提供了更多机会供其他商标权人。

何谓可被接受之使用证据?

    美国官方判断商标是否使用之基准建立于商标必须于美国有联邦法定义的商业上使用 (Use In Commerce),因此以商品类别来说,商标必须有商业或是买卖行为上之使用且必须跨州流通贩卖;另一方面,以服务类别来说,商标则必须在销售或广告上被使用。意即,使用证据证明的要求比原制度下的样本标准更多。除了原有的使用证明外,更需要额外的证据,证明在商业活动中积极使用商标和所识别的商品。在具体个案上,使用证据是否可以被官方接受,建议咨询有经验的代理人。

结语

    在新稽查制度下,只要未回应官方抽查时发出的任何一次OA,则该美国商标注册将直接被官方撤销。因此申请商标时最好依据有使用或预计将来会使用之商品及服务进行注册,避免浮滥注册过多但实际却不需要之商品或服务,遭致额外答辩程序产生。

笔者建议:如果商标是主张企图使用申请但申请后预计未来不会使用,可于官方发出核准通知(NOA)要求提交使用宣誓时,主动删除未使用之指定商品或服务;如果是注册领证之后的商品未于美国继续使用,建议在提交5-6年使用宣誓时主动删除未使用的商品或服务品项。

参考数据源:美国专利及商标局官方网站

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