◎本文作者：冠中国际专利商标事务所法律顾问 张雅佩律师 【本文版权所有 欢迎注明出处转载】
一、商标使用符合商标法第36条第1项2款规定者，则不受他人商标权效力之所拘束，亦即不会构成商标侵权：
（一）商标法第36条第1项第2款：「下列情形，不受他人商标权之效力所拘束：…二、为发挥商品或服务功能所必要者。」
（二）规范目的：
具有功能性部分可以为专利权保护的范围，不宜使此功能性成为商标，而可获永久性之保护。纵使专利已过期，仍不得注册成为商标。
（三）功能性之定义（依非传统商标审查基准2.3）：
１、实用功能性：
Ａ设计或特征，系为达到商品品之使用或目的所必须。
Ｂ设计或特征，系为达到某种技术效果所必要。
Ｃ设计或特征，具有较简单或便宜之制作成本或方法。
２、美感功能性：应与单纯装饰区别，单纯装饰为识别性问题，且可主张因使用取得后天识别性，惟功能性商标则非识别性问题，且不可主张因使用取得后天识别性。
Ｄ具有其他竞争优势，不宜独占者
二、相关案例
（一）立体商标：注册第01461700号“Minute Maid Bottle (MINUTE MAID)(2008)(3D)”
１、智慧财产法院99年度行商诉字第147号号判决认为：
（１）此立体商标具有识别性：瓶身上半段为圆弧曲线形，外观恰似一剥下外皮之柳橙，具有一瓣一瓣之柳橙，与主要商品柳橙汁相呼应。
（２）整体曲线形瓶瓶身有规则性的直式线条；瓶身下半段则为圆筒状，圆筒上下各有一环状带横于瓶身，
下半段圆筒本身设计为直式的长方形所围绕组成，方便拿取。
２、小结：
前揭法院判决有关瓶身下半段设计部分实为功能性之论述，惟判决似乎一并纳入识别性讨论，似有混淆功能性及识别性之嫌。
（二）立体商标：注册第01200294号“FERRERO ROCHER box T-24 device (three-dimensional device)(in colours)”
１、其商标描述：
本件立体商标之设计系一个装有24粒金黄色球状糖果之长方形且盒顶透明并有金黄色、红色、白色及金黄色条纹环绕之包装容器。条纹上有白色滚有金黄色及红色边及含外文 "FERRERO ROCHER"字样之椭圆形标签，外文"ROCHER"下方是一个裹有金黄色包装纸之球状糖果为主，糖果左半部是未包装之咖啡色球状糖果及右半部则是一个咖啡色榛果粒及绿叶。
２、异议人主张此等立体包装为业者惯常使用，不应垄断：
（１）系争商标之包装形状乃
属一般糖果业者包装糖果所惯常使用，
透明外盒可使消费者易于看到商品内容，方型外盒更易排列、不易滚动、方便携带之
功能性。
（２）巧克力遇光、遇热便易产生质变，而锡箔纸阻绝光热且稳定的特性，正是巧克力最好的包装材料。而且巧克力制成圆球状，为避免开封后巧克力四处滚动，以锡箔纸包装增加摩擦力，便于消费者取用，又不易沾手。换言之，
巧克力做成圆球状，以锡箔纸包裹外部当有其功能性。
３、最高行政法院99年度判字第468号判决则认为：
经营巧克力糖业者有以「片状、块状、圆球状、心型状」等不同之大小形状生产巧克力商品，并搭配各式颜色、图案设计包装「单颗」贩卖；至于多颗商品外包装上，业者有以「纸、塑料膜、压克力」等材质，以「袋、盒、罐」等不同形状包装贩卖，因认在
一般营销市场上即有「多种可替代性」之巧克力商品单颗或多颗包装样式，且系争商标非单纯仅由透明外盒之形状组成，尚包含文字、商品本身形状、外包装、标签等特殊设计等因素，进而据以认定系争商标即非为发挥功能性所必要。
４、小结：
前揭法院判决对于该立体商标之功能性部分有直接清楚之论述，且最后以该商标之功能性对于指定商品并不具有必要性为由，认定该商标为有效。
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