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美国专利修法

2012/3/26
1、授权USPTO自定规费 (目前已生效)
 a、新法授权USPTO得自行调整规费以平衡收支,调整上限15%
 b、授权USPTO订定、调整专利商标规费,以支应相关业务成本。
       新增微实体类别,多数规费小实体申请人可享50%优惠,微实体申请人优惠75%
       微实体的定义:
 (1)     同一发明人(独立发明人、学校组织,或是非常小的公司)在美国专利申请案在4件以内,亦即同一发明人4件以内的美国申请案都算是微实体,但其国外申请与临时申请案都不计算;
 (2)     此发明人不得为「富人」,亦即其前一年之总收入(gross income)不能超过美国家庭平均收入之3倍;
 (3)     微实体之专利申请案不得授权或是有限度或有责任地授权给任何非微实体之对象。
 c、非电子式提申专利,将加收规费USD400,小实体减半。
 
2、最佳实施例揭露的要求 (目前已生效)
         此仍为可专利性要件之一,法条依据为35 U.S.C.112条第1段。然而,最佳模式之要求不得建立在使该专利之申请专利范围可能被撤销、无效,或致专利无法实施之基础上。
        一专利不应因未揭露最佳实施例而被取消、被判无效或专利权不可行使。
 
3、优先审查 (目前已生效)
        申请人可缴US$4800及其他应缴规费,请求优先审查其原始发明申请案。
 
4、发明人误载或遗漏的救济(2012.09.16生效)
         发明人之误载或遗漏,必须无欺瞒意图(例如,冒充、抄袭),才能更正,还必须提出发明人签署之宣誓书,宣誓其为真正的发明人,若更正前之发明人已将权利转让给他人,还要提出该受让人之书面同意书。
         若发明人死亡、无法律上行为能力、失联,或有转让义务但拒签宣誓书,可用替代声明满足此一要件。
 
5、领证后呈报先前技术(2012.09.16生效)
         可呈报先前技术范围扩大,包括专利所有权人在联邦法院或USPTO程序就特定专利任一请求专利范围所持立场的书面声明。
 
6、领证(授权)后复审程序(Post-Grant Review)(2012.09.16生效)
 a、声请时点:类似EPC异议程序,限于该专利公告日起9个月内提出。
 b、新法扩大采取授权后审查程序,几乎任何一种无效(invalidity)理由,包括:
        专利先前因贩卖而被禁止、专利无法实施、专利范围不明确…等,均可据以申请授权后审查,双方在程序中均有权请求面询。
        申请「多方复审」必须在(a)核准专利9个月之后,或(b)授权后审查程序完全终止后,才能提出。
 
7、多方复审程序(Inter Partes Review)(2012.09.16生效)
 a、声请时点:申请「多方复审」(相当于国内的举发程序)必须在(a)核准专利9个月之后,或(b)授权后审查程序完全终止后,才能提出。
 b、以多方复审(Inter Partes Review)程序取代多方再审查程序,成为领证后第二阶段复审,若无(第一阶段)领证后复审,第三人可于专利公告日起算9个月后提
        出,但仅能挑战35 USC 102103问题,也就是且仅能以专利或出版物(printed publications)作为证据,以新颖性、非显而易见性作为理由。
 cex parte reexamination(单方再审查)之请求人在第一次核驳后便不能再参与,而inter-parte reexamination(多方再审查)则可全程参与。
       ex parte   examination (单方再审查)得匿名为之,所以没有次数限制,但inter-parte reexamination (多方再审)则限制一个请求人,针对一个专利,只能申请
       一次。
       此次新法删除inter-parte reexamination (多方再审查),增设post-grant review(授权后复审)和inter parte review(多方复审)程序;而ex parte examination(单方再审查)则继续维持。
 dpost-grant review(授权后复审)和inter parte review(多方复审)二个程序,均由 Patent Trial and Appeal Board(专利审判及诉愿委员会)负责审理,而其做出之决定,均得向联邦巡回上诉法院上诉。
 
8、允许第三人对不应准予案件提呈意见书(2012.09.16生效)
        USPTO现行程序规定,第三人以其他案的公告本或公开本作为先前技术提呈意见书,必须在该申请案早期公开日起2个月,或寄发核准通知书之日,二者较早之日期前为之。新法则延长第三人提呈意见书的时间,第三人可提呈任何与该专利案潜在相关之公告本、公开本,或其他印刷刊物作为审查参考,只要该意见书在以下(a)(b)中较早之日期前提出:(a) 将核准通知书寄发给专利申请人前;(b)以下二个日期较晚者为准:该专利申请案首次公开日起6个月,或该专利在审查期间有任一个申请专利范围首次被核驳。
 
9.先发明人申请制(2013.03.16生效)
    •美国是世界上极少数采取「先发明主义」的国家之一(按:仅美国和菲律宾采先发明主义)
    •揉合世界主要专利制度的先申请原则(First to File),以及美国原有的宽限期(Grace Period)规定,形成美国独特的先发明人申请制(First Inventor to File)。
    •重新定义有效申请日(Effective Filing Date),并统一以有效申请日作为审查基准日。
 
◎本文作者:冠中国际专利商标事务所林义杰副总【本文版权所有 欢迎注明出处转载】
 
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