根據德國法規,專利侵權者須負擔民事及刑事責任,所以外國廠商在德國參展時常除了會遭遇到競爭對手在展覽會場使用刑事的搜索手段外,也可能遭到專利權人發出警告函並且由民事庭申請初步禁制令,禁止競爭廠商產品在德國會場參加展覽或從國外進口有爭議的產品。
針對專利權人使用民事手段的初步禁制令來做為競爭的對策,參展前如果我國廠商已經得知競爭對手可能向德國法院要求禁制令,參展人其實可以先向德國法院提出專利保護聲明,以便因應可能的民事程序例如假扣押。因為德國法院於核發初步禁制令並且假扣押疑似侵權品之前,一般都會召開口頭聽證會(oral hearing),聽取雙方意見之後再視專利侵權的急迫性和必要性決定是否發出假扣押處分或初步禁制令。一般來說德國法院收到專利權人要求禁制令要求後,大約在48小時內就作出決定,而且德國法院召開聽證會時往往只有德國專利權人的代表律師到場,如若被告方的德國律師沒有到場陳述為什麼不構成專利侵權的意見,德國法院很有可能只聽取專利權人的律師意見而核發假扣押處份或初步禁制令。當然少數情況下法院也可以不召開聽證會,直接單就專利權人提交的請求和證據來核發初步禁制令,但是如果參展人參加展覽會前已向該法院提出過保護聲明,則法院比較有辦法依照雙方意見決定參展產品是否有侵權的可能以及假扣押的急迫性。因此可以降低法院發出假扣押或初步禁制令的機率。
申請保護聲明時請注意,因為保護聲明只是因應可能發生的民事暫時性處分(例如假扣押或初步禁制令等),但是保護聲明無法拘束檢察官及警方的刑事搜索行動。另外由於不確定專利權人會向那一個德國聯邦法院要求民事暫時處分(preliminary injunction),如果要達到反制的效果,參展人最好向所有可能的法院,例如參展地點附近或專利權人所在地的法院還有設有專利法庭的法院,都預先提交保護聲明來反制。
近年來,除了部分歐盟國家有保護聲明的方式,從2023年6月1號起歐盟單一專利法院UPC,則提供可以預先向單一專利法院登錄的保護函措施(Protective letter)。雖然歐盟單一專利法院一般情形下不會針對單方面聲請就核發interim,除非專利權人舉證有不可回復的損害風險,或者舉出侵權證據可能被銷毀,則UPC可能發出初步禁制令(preliminary interim)或假扣押或移轉命令等暫時措施(provisional measure)。UPC也可以根據單方聲請進行證據保全程序,對特定的場所進行搜索並核發假扣押處分。為了防止法院根據單方面說法就核准禁制令或假扣押申請,歐盟單一專利法院UPC將部分成員國行之有年的司法慣例,也就是保護聲明等方式規範在制度第207條規定內,提供相對人可以透過提交保護函來對應可能的證據保全程序,以應對產品被迫下架或被扣押的風險。
基本上任何可能被UPC當成被告,被第三方聲請核發初步禁制令及保全措施的個人或公司,都可以提出保護函登錄申請,提出保護函登錄申請的有效期是6個月,到期後可再付費要求延展6個月。如果專利權人向UPC聲請啟動保全程序,UPC法院登記處將會把保護函分別轉交承審的專家小組或法庭法官、以及專利權人或其專屬授權人,讓相關承審法官可以考慮開庭以便兩造律師進行言詞辯論,進而避免因為單方面聲請的關係就讓法官直接核發禁制令。當然最好保護函的內容能針對系爭專利有效性進行強而有力的攻擊並提出前案證據,以及針對產品為何無專利侵權做出有說服力的論述觀點,否則若是保護函做出無關緊要的論點則法院還是很可能根據單方聲請就核發暫時措施。
對此有意到歐盟參展的廠商,如果競爭對手是歐洲專利EP或歐盟單一專利UP專利權人並且有可能聲請初步禁制令的話,其實可以考慮向UPC提出保護函登錄,降低產品進到歐盟被核發禁制令或假扣押的風險。至於應向德國法院提保護聲明或者向UPC登錄保護函,則可視對手是誰或其所在地點及其擁有的專利權利而定。此外,如果沒有提出保護函則建議產品須先提出德國或歐洲專利申請案,當然最好可以隨身攜帶已經註冊的德國或歐盟專利證書(包括德文專利說明書)以及專利不侵權鑑定報告(或其他國家舉發專利無效資料等),以便屆時在展出會場遭遇侵權指控時,及時地向可能的競爭對手或預備查扣的司法人員說明未侵權情形。