【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】
前言
隨著保護智慧財產權重要性意識抬頭，商標在我國的註冊量逐年攀升，同時品牌國際化的策略主張也不斷增強，因此越來越多商標權人也積極進行海外商標的註冊，而全球之中，美國便是商標申請案件數非常龐大國家之一，但由於美國商標採使用主義，申請人若對其使用主義不熟悉，恐怕會影響在美國的商標權益。近來，美國專利商標局(USPTO)推出一項新政策：商標權人必須誠實提報商標之使用證據。此項誠實提報其實是過去的政策再延伸。
過去的使用宣示及其問題
在過去，商標申請時美國官方首要注重商標之使用性，避免佔據未使用的商標而影響他人公平權益，因此原先早有規範每一商標在註冊日起算第5年至第6年間，以及提出註冊日起10年延展時，商標權人需向官方遞交該商標的使用證據，以顯示已使用此商標，並為官方受理後始能保有該美國商標權。但在過程中，官方發現許多商標權人並未如實提報使用證據，或提報的使用證據聲明與真正使用的情形並不相符的問題，其中，最主要肇因於指定商品項目太多實際上根本未使用某些商品，而過去官方在5-6年使用宣誓或延展時僅要求提供1-2項商品的使用證據，即可被受理，導致主動刪除未使用商品的商標權人少之又少。
新稽查制度
因此，美國官方為防範商標權人提交Section 8 & Section 15(5-6年使用宣誓)或Section 8 & Section 9(第10年使用宣誓)，但實際上卻未使用該商標於其指定保護商品/服務範圍的情形而制定新的稽查制度，說明如下：
當商標權人在提交5-6年使用宣誓或10年延展使用宣誓後，官方將以隨機抽查方式，要求被挑選中的商標權人提供其部分(非全部)指定商品或服務的使用證據，即：官方會發出審查意見通知書(OA)特別指明某幾項指定商品/服務，要求商標權人提供有實際使用的證明。收到審查意見通知書的商標權人，如未於期限內提交回應，官方將撤銷商標註冊；如提交請求刪除未使用的指定商品或服務，或使用證據不夠明確、不被官方接受，或是官方想要求更多的使用證據…等等因素，官方都會繼續發出審查意見通知書。此新制以利釐清商標權被實際使用的情形，也提供了更多機會供其他商標權人。
何謂可被接受之使用證據？
美國官方判斷商標是否使用之基準建立於商標必須於美國有聯邦法定義的商業上使用 (Use In Commerce)，因此以商品類別來說，商標必須有商業或是買賣行為上之使用且必須跨州流通販賣；另一方面，以服務類別來說，商標則必須在銷售或廣告上被使用。意即，使用證據證明的要求比原制度下的樣本標準更多。除了原有的使用證明外，更需要額外的證據，證明在商業活動中積極使用商標和所識別的商品。在具體個案上，使用證據是否可以被官方接受，建議諮詢有經驗的代理人。
結語
在新稽查制度下，只要未回應官方抽查時發出的任何一次OA，則該美國商標註冊將直接被官方撤銷。因此申請商標時最好依據有使用或預計將來會使用之商品及服務進行註冊，避免浮濫註冊過多但實際卻不需要之商品或服務，遭致額外答辯程序產生。
筆者建議：如果商標是主張企圖使用申請但申請後預計未來不會使用，可於官方發出核准通知(NOA)要求提交使用宣誓時，主動刪除未使用之指定商品或服務；如果是註冊領證之後的商品未於美國繼續使用，建議在提交5-6年使用宣誓時主動刪除未使用的商品或服務品項。
參考資料來源：美國專利及商標局官方網站
會員登入
