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前言

由於在Williamson案後涉及判斷手段功能用語的案件繁多，且不同案件於檢視請求項辭彙是否為「隨機詞(nonce words)」及「技術特徵中是否存在達成該特定功能之充分結構材料或動作之敘述」的角度不盡相同。因此，本章主要整理美國法院在判斷「隨機詞(nonce words)」及「技術特徵中是否存在達成該特定功能之充分結構材料或動作之敘述」的要點，並與國內有關手段功能用語的案例及專利審查基準進行比對、討論。

 

美國手段功能用語的討論

一、手段功能用語判斷流程

發明人創作的態樣眾多，從開創性的全新發明到局部改良乃至由複數習知單元重新排列組合的創作。然而，開創性發明所佔的比例畢竟較少，多數發明皆為基於先前技術的改良，特別是由複數習知技術重新排列組合的創作，由於請求項中部份的技術特徵為習知的內容，且不須限定特具體的結構，只需達成特定的動作並完成與其他構件間的協作即可。因此，申請人為了使請求項能夠涵蓋較廣泛的範圍，往往選擇採用功能性語言界定請求項的技術特徵，如此一來，卻造成請求項範圍不夠明確的問題，如何解決這個問題正是美國國會設計手段功能用語規範的初衷，期望透過設置手段功能用語的規範，能夠使功能性請求項限定的範圍更為明確，使手段功能用語的權利範圍限縮至說明書揭示的對應內容及其均等範圍為止。同時亦能夠容許發明人以手段功能用語的方式涵蓋複數的技術特徵，獲取有限度較寬廣的權利範圍。然而，若申請人僅以功能性用語限定請求項的技術特徵，而未在說明書揭示對應的結構，則會因為不明確而無效，這個原則也在MTD PRODS V. IANCU案(2019)中，以兩個步驟的形式再次被強調，同時請參照圖1：

步驟一，確定請求項限制要件是否撰寫為手段功能用語格式。在這個步驟中，我們考慮請求項的限制要件對於技術領域中具有通常知識者是否意味著充足的結構定義，若確認為手段功能用語格式，則進入步驟二。

步驟二，需要檢視說明書以識別執行請求項功能的結構，從而對應請求項的意義。[1]

 

二、判斷手段(步驟)功能用語的三項條件

在步驟一中，並非所有以功能性語言限定的限制要件皆會被判定為涉入手段功能用語。因此，在確定請求項限制要件是否撰寫為手段功能用語格式時，可參考MPEP中判斷手段(步驟)功能用語的三項條件(prong)，只要三項條件同時符合，則會被判斷為手段功能用語，反之則否。

第一項條件：請求項的技術特徵使用「....手段(means)」或「....步驟(step)」或一般性佔位語(generic placeholder)界定請求項所執行之功能。

第二項條件：必須用功能性語言來對應該技術特徵中的「....手段(means)」或「....步驟用以(step)」或一般性佔位語(generic placeholder)。

第三項條件：技術特徵中的「....手段用以(means)」或「....步驟用以(step)」用語或一般性佔位語(generic placeholder)，不可存在達成該特定功能之充分結構、材料或動作或敘述。

三項條件中第二項條件的判斷相對容易，功能性語言的形式並不限定，可採用連接詞將所執行的功能連接於「手段 (means)」或佔位語後，例如「手段供以傳送墨水(means for ink delivery)」，或者無須透過連接詞，只要使功能包含在辭彙內，例如「墨水傳送手段(ink delivery means)皆符合第二項條件的格式，另外，需要確認功能確實是被「手段 (means)」、「步驟(step) 」或「一般性佔位語(generic placeholder)」所執行，且「手段 (means)」、「步驟(step)」或「一般性佔位語(generic placeholder)」沒有涵蓋執行功能的具體結構時，即可滿足第二項條件。

另請參照2，第一項條件及第三項條件則為判斷手段(步驟)功能用語較難的部分，原因在於第一項條件中需認定請求項中執行功能的辭彙是否為「一般性佔位語(generic placeholder)」，而一般性佔位語的判斷準為「技術領域中具有通常知識者是否了解辭彙具有充足的定義表示為結構的名稱」。然而前述標準係較為抽象，同樣的，在第三個條件中，有兩個情況可以被認為是「存在達成該特定功能之充分結構、材料或動作或敘述」，其中一種情況是「手段(means)」、「步驟(step) 」或「一般性佔位語(generic placeholder)」被充足的結構材料修飾以能夠達到請求項功能」，另一種情況是「手段(means)」、「步驟(step)」或「一般性佔位語(generic placeholder)」前是否以結構修飾語(structural modifier)修飾，其中在第二種情況中判斷是否為「結構修飾語(structural modifier)」的標準，同樣為「技術領域中具有通常知識者是否了解辭彙具有充足的定義表示為結構的名稱」。由此可見，第一項條件及第三項條件同樣涉及了「技術領域中具有通常知識者是否了解辭彙具有充足的定義表示為結構的名稱」的判斷，足見其重要性。

 

三、是否具有充足的定義表示為結構名稱

    判斷辭彙對於技術領域中具有通常知識者而言是否具有充足的定義表示為結構名稱，一般法院會參酌以下事項 (1)請求項、(2)說明書、圖式、(3)先前技術、(4)申請歷史檔案、(5)辭典、技術文獻、(6)專家證詞。(參圖3)

 

    以DIEBOLD NIXDORF, INC. v. ITC案[2](2018)為例，聯邦巡迴上訴法院在認定「支票預備單元(cheque standby unit)」一詞是否具有充足的定義表示為結構名稱時，首先檢視了請求項的內容，發現請求項雖已撰寫「支票預備單元(cheque standby unit)」與其它部件的相對位置及所執行的功能。然而，請求項因未具體的說明「支票預備單元(cheque standby unit)」的結構意義，故仍無法使技術領域中具有通常知識者認定「支票預備單元(cheque standby unit)」為結構的名稱。

隨後，聯邦巡迴上訴法院檢視說明書的內容，然而說明書撰寫的內容類似於請求項，僅說明「支票預備單元(cheque standby unit)」設置於第一閘門及第二閘門之間，且用於「暫時停止傳送真實支票」，而沒有額外的結構意義說明。更進一步的，聯邦巡迴上訴法院也檢視了圖式，發現「支票預備單元(cheque standby unit)」僅用直線表示，而沒有進一步的結構揭示。

除此之外，聯邦巡迴上訴法院也批評美國國際貿易委員會依賴專家證人Dr. Howard的證詞，並指出專家證人可以被視為解釋技術領域中用語以及領域中狀態的檢驗者，但不能用於做為解釋說明書、請求項正確或合法的工具，因而否定專家Dr. Howard的證詞。

至於辭典、技術文件的部分，聯邦巡迴上訴法院認為Hyosung沒有引述辭典定義，證明「支票預備單元(cheque standby unit)」是本領域普通技術人員通常理解的設備或設備類別的術語，故其主張並不具說服力，並以Apex Inc案、Greenberg的案例說明辭典的重要性。

相反的，在ZEROCLICK v. APPPLE INC案[3](2018)中，聯邦巡迴上訴法院在認定「程式(program)」與「使用者介面程式碼(user interface code)」一詞是否具有充足的定義表示為結構名稱時，先參考了請求項，發現「程式(program)」一詞及請求項19使用的「使用者介面程式碼(user interface code)」並非一般性辭彙而是具體的參考了習知的使用者介面程式或程式碼。

另外，聯邦巡迴上訴法院也參考了說明書習知技術的欄位，認定了「程式(program)」與 「使用者介面程式碼(user interface code)」一詞是參考先前技術的用語，因此本領域普通技術人員可以理解為結構的術語。

在MTD PRODS V. IANCU案[4](2019)中，聯邦巡迴上訴法院判斷「機械控制組件(mechaniel control assembly)」一詞是否具有充足的定義表示為結構的名稱時，同樣先檢視說明書，並表示雖然說明書有記載對應的較佳實施例，但對於編攥詞而言，僅在說明書中揭露ㄧ個實施例並不足夠使請求項的辭彙滿足「具有充足的定義表示為結構的名稱」的要求，專利權人必須在說明書中清楚的表示意圖，重新定義辭彙方能符合上述要求。

另外，在該案中也提到關於申請歷史檔案的爭議，聯邦巡迴上訴法院認為申請人在申請歷史檔案陳述的內容必須是清楚且無爭議，並且是在針對手段功能用語的語境中作出的陳述的內容。

 

結語與建議

在Williamson案後的判決，聯邦巡迴上訴法院在判斷請求項的辭彙對於技術領域中具有通常知識者而言是否具有充足的定義表示為結構時，雖然內部證據與外部證據皆會參酌，但接受的程度確不盡相同，無論是在Williamson案、Zeroclick案、Diebold案中聯邦巡迴上訴法院皆先審視請求項、說明書記載的內容，並多依此為判斷的依據，足見內部證據的重要性。因此，若不希望請求項在申請時或進入訴訟階段中被認定為手段功能用語，建議在撰寫專利說明書時確認請求項中「以手段功能用語格式」撰寫的用語是否已在說明書或請求項中清楚的定義其結構意涵。

另外，在MTD Products Inc. v. Iancu案(2019)中也對在說明書中「清楚的定義結構意涵」與單純「舉一兩個較佳實施例」兩者的關係進行解釋，並指出地方法院的邏輯謬誤。若僅在說明書中舉一兩個與請求項用語對應的較佳實施例，即認定較佳實施例為請求項用語的結構意涵，那麼請求項用語將不會被認定為手段功能用語。如此一來，「將手段功能用語限縮至說明書的結構、材料或動作及其均等範圍」這個規範將會被架空。因此，欲避免落入手段功能用語，撰寫說明書時仍需盡量充分且清楚的定義請求項中辭彙的意涵。

解釋申請專利範圍，得參酌說明書及圖式，關於圖式在判斷手段功能用語的角色，於Diebold案中也提供了啟示，該案請求項的「支票預備單元(cheque standby unit)」在圖式中僅以直線呈現，而沒有提供任何結構的提示，因而確立涉入手段功能用語的結論。因此，若請求項的用語係代表具體的結構，且能夠在圖式中繪出，則建議可以將其具體形狀、構造及連接關係繪出，此種情況特別是在機械工程、人類生活需要等領域的案件。如此一來，在判斷請求項辭彙是否為手段功能用語時，則可以被作為參考的依據。

關於辭典、技術文獻的重要性則可參照MIT v. Abacus Software案[5]及Apex案[6]對於「電路(circuitry)」一詞的認定，在MIT v. Abacus Software案中的爭議辭彙「美學校正電路(aesthetic correction circuitry)」的基礎辭彙「電路(circuitry)」因為基於辭典的定義，使整個辭彙滿足了「技術領域中具有通常知識者了解辭彙具有充足的定義表示為結構的名稱」的要求。另外，在Greenberg案[7]中，爭議辭彙「棘爪裝置(detent mechanism)」的修飾詞「棘爪(detent)」因基於辭典定義，使其被解釋為結構修飾語，進而讓整個爭議辭彙「棘爪裝置」被認定為具有充足的定義，綜上所述，辭典在過往的判決中佔有重要的角色，也因辭典客觀、明確的特點，讓相關辭彙的判斷更能夠使人信服。因此撰寫說明書選擇字詞時或能選擇辭典中既有的辭彙，以確保選用的辭彙被認定為具有充足的定義表示為結構的名稱。

    此外，關於專家證詞是否能夠賦予請求項辭彙充足的定義，參照Williamson案、Diebold案等有專家證人參與的案件，專家證詞最後都不被聯邦巡迴上訴法院採納，且在前述判決先例中皆表明「專家證詞仍不足以克服從內部證據中得出的結論」、「專家可以在任何時候被視為解釋技術領域中用語以及領域中狀態的檢驗者，但他們不能用於做為證明文書解釋正確或合法的工具([e]xperts may be examined to explain terms of art, and the state of the art, at any given time,’ but they cannot be used to prove ‘the proper or legal construction of any instrument of writing)」。因此，請求項辭彙較難在沒有說明書、辭典明確、客觀定義的情況下僅依靠專家證詞說服法官具有充足的結構定義。

 

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