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冠中智訊第35期-歐洲單一專利及單一專利法院簡介【吳佩倫 國外部專員】

2022/6/15

前言

    想要在歐洲獲得廣泛專利保護及爭端解決的使用者,單一專利制度提供了一個具有成本效益且程序簡便的選擇,此制度預計將會在今年下半年開始運作,至遲應該也會順利於明年初開始運作。

    單一專利制度的兩大基石是「單一專利(UP)」及「單一專利法院(UPC)」,將補充並強化現有集中式的歐洲專利核准制度。為了幫助專利申請人早日採用單一專利,歐洲專利局決定引進過渡措施,將歐洲專利轉為單一專利,適用對象是已進入核准程序最後階段的歐洲專利申請,且單一專利法院可望在年底前進入營運,相關議題值得專利申請人及專利權人持續關注最新進度

何謂單一專利Unitary Patent (UP)

    即「具有單一效力的歐洲專利European Patent with unitary effect (EPUE)」,是一項涵蓋24個歐盟成員國的新制度,但是沿用原本歐洲專利申請的架構,並非指提交一種新的單一專利申請案。單一專利將以現有的歐洲專利申請程序為基礎,因此專利申請、專利檢索報告和審查階段,皆與歐洲專利相同。在歐洲專利核准後,專利權人將可請求單一效力,從而在多達24個歐盟成員國獲得單一專利的統一保護,而無須另外指定進入國家並提交保護生效程序。

單一專利所涵蓋的司法管轄區

    目前參加單一專利的24個參與國有:奧地利、比利時、保加利亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞典。

    其中17國已批准協議並完成生效程序:即奧地利、比利時、保加利亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、 荷蘭、葡萄牙、斯洛維尼亞、瑞典。(截至20225)

    歐盟國家中僅西班牙、克羅埃西亞二國確定未參與單一專利,另外,波蘭雖有參與單一專利,但不會加入單一專利法院協議,英國脫歐後已撤回批准。

法律框架

  • 區域性加強合作之歐盟專利保護規則(Regulation (EU) No 1257/2012)
  • 區域性加強合作之歐盟單一專利翻譯處理規則(Council Regulation (EU) No 1260/2012)

主要特點

1. 以已核准之歐洲專利為基礎

    單一專利以歐洲專利局根據歐洲專利公約審理的歐洲專利為基礎,不會影響歐洲專利局的日常檢索、審查和核准程序。歐洲專利核准後,可以在24個單一專利參與國請求單一效力。單一專利不會取代歐洲現有的專利保護途徑,而是成為國家專利和傳統歐洲專利外的另一種選擇。

2. 歐洲專利局的一站式服務

    歐洲專利局將審查專利權人提出的單一效力請求,並在符合要求的情況下註冊單一專利。

3. 簡單的單一效力請求

    專利權人可選擇向歐洲專利局提交單一效力請求,經歐洲專利局進行審查程序通過公告後,即可在最多達24個參與國獲得單一專利的統一保護,並且提交單一效力請求無需官費,大大降低現今制度的管理複雜性,和進入各國生效歐洲專利保護的成本。

4. 單一的專利登記簿

    歐洲專利局將提供一個新的單一專利登記簿,其中將包括與單一專利相關的法律狀態資訊,例如授權、轉讓、限縮、撤銷和失效。轉讓和授權可在單一法律制度下向歐洲專利局集中登記,而不需逐國辦理多次登記,但轉讓必須包裹全部參與國,無法分割處分。

5. 單一的年費

    僅需每年向歐洲專利局繳納年費,而不需向多個國家專利局支付年費,並按照各國不同的年費規定(例如有些國家第5年才開始繳納),對專利權人在費率、時間、付款方式和代理方面大有裨益。

申請單一專利的步驟

1. 向歐洲專利局提交歐洲專利申請案,歐洲專利局將和現行歐洲專利申請一樣經過檢索及實體審查。

2. 歐洲專利核准後,在公告日起1個月內向歐洲專利局提交單一效力請求。

3. 需在生效的每一個參與國維持同一專利範圍。

年費

    為了維持單一專利,專利權人每年必須繳納年費。鑑於傳統歐洲專利,須向不同國家專利局支付金額不同的年費,特別是各國可能有不同的繳費期限,單一專利的專利權人只需在單一的法定期限前,向歐洲專利局使用單一貨幣繳納一筆維持費,大大簡化管理和經濟成本。

    單一專利的年費設定,為2015年歐洲專利前四大指定國年費之總和,因此若採用單一專利系統,進入國家階段的年費費用最多是四國總和,但專利保護涵蓋所有單一專利生效國。

總成本

    傳統歐洲專利的總成本包括進入各國產生的官費、翻譯費、國外代理人服務費和後續各國的年費,這些成本相當可觀。

    就總成本而言,單一專利比傳統歐洲專利進入24個參與國中的四個成員國便宜一些,四個國家是目前歐洲專利統計出來歐盟國家的平均進入數量。因此,如果傳統歐洲專利需要進入的國家/地區數目越多,單一專利的成本效益就越高。

翻譯安排

    在單一專利生效後六年的過渡期內(若機器翻譯效果未臻理想,最長可延長至12年),專利權人須提交一份歐洲專利說明書的完整翻譯,即:

  • 若專利說明書為法文或德文,須翻譯成英文;
  • 若專利說明書為英文,則翻譯成歐盟成員國的其他任一官方語言。 

    翻譯必須與單一效力請求一起提交,但翻譯僅供參考,不具有法律效力。

    由於繳領證及公告費用時,歐洲專利局已要求將請求項翻譯為其他兩種官方語言(3種官方語言為德英法),所以若選擇其他兩種語言中的一種進行翻譯,則在提交單一效力請求時,只需要額外翻譯說明書,請求項的翻譯可以重複使用。

    6年過渡期屆滿後,選擇單一專利時不需要再提交說明書翻譯。

單一專利何時才會生效上路呢

    建立單一專利制度的歐盟法規(No 1257/2012 No 1260/2012)已於2013年生效,但僅適用於單一專利法院協議(UPCA)生效之日,20221月奧地利完成單一專利法院協議暫行議定書(PAP)交存程序,該協議的試行階段正式啟動,歐洲單一專利法院(UPC)的設立進入最後準備工作,預計在8個月內完成籌備工作,待德國交存批准書,該協議將於德國交存之日後第四個月的第一天生效,因此單一專利制度可望於2022年下半年正式實施。

在單一專利法院協議生效之日或之後授予的任何歐洲專利均可申請單一專利。最初,單一專利可能不會涵蓋所有參與的24個成員國,因為在單一專利法院協議生效時,可能還有一些成員國尚未批准,而是之後才陸續批准,因此可能會有不同代的單一專利,具有不同的地域覆蓋範圍(例如第一代單一專利可能僅在17個歐盟參與國獲得保護)。無論在單一效力註冊之日後是否還有其他歐盟參與國批准單一專利法院協議,各代單一專利的覆蓋範圍都將保持不變(也就是之前的單一專利無法回溯適用更多成員國)

    單一專利制度生效後,專利權人可自由選擇使用現行傳統歐洲專利制度進入各指定國,或利用單一專利制度同時在多國獲得保護,亦可併用二制度,一方面利用單一專利制度取得參與國保護,另一方面同時採現行制度,各別進入其他非單一專利之歐洲專利會員國,如此也相當於取得歐洲專利所有會員國之專利保護。而在單一專利生效前取得核准的專利權人,只能循現行制度,指定進入個別國家取得保護。

過渡措施

    為鼓勵申請人盡早採用單一專利,歐洲專利局宣布了兩項過渡措施,適用於已進入核准程序最後階段的歐洲專利申請案。過渡措施將在德國交存批准書之日起開始實施,並於單一專利法院協議生效後終止,這段期間稱為日出期(Sunrise Period)。據估計,德國將在2022年下半年交存批准書,過渡措施的實際實施日期將公佈在歐洲專利局的網站上。

單一專利法院

    單一專利法院是歐盟的一個全新訴訟系統,允許透過單一判決來執行、捍衛或撤銷歐洲專利,該判決將在所有單一專利的參與國(已批准單一專利法院協議)有效。隨著歐盟成員國陸續批准單一專利法院協議,單一專利法院管轄的地域範圍將隨著時間而改變。

    單一專利法院將自動在以下方面擁有專屬管轄權:

  • 生效進入已批准單一專利法院協議的成員國的傳統歐洲專利和歐洲專利申請案,
  • 單一專利,以及
  • 基於上述專利的補充保護證書(SPC)

    但是,在7年的過渡期內(可再延長7年),如果該傳統歐洲專利從未在單一專利法院被提起訴訟,則該傳統歐洲專利可以選擇退出單一專利法院的管轄範圍(但是單一專利僅由單一專利法院管轄,無權退出)

法律框架

    單一專利法院協議和單一專利法院程序規則(18稿)

法院架構

    單一專利法院具有一分權的架構,包括一個由地方庭、地區庭和一個中央庭組成的初審法院,以及一個上訴法院。一般而言,地方庭和地區庭主要處理專利侵權案件,中央庭處理無效訴訟和非侵權聲明。評審團將是跨國的,並包括具有法律或技術背景的法官。

過渡期和退出程序opt-out

    在過渡期7年(可再延長7年),國家法院和單一專利法院兩者將在已批准單一專利法院協議的成員國,對於以下相關的訴訟具有管轄權:

  • 傳統歐洲專利和專利申請案
  • 基於上述專利的補充保護證書(SPC)

    但是,在此過渡期間,這些傳統歐洲專利、歐洲專利申請案以及補充保護證書可以通過選擇退出程序,排除在單一專利法院的管轄範圍之外。

退出程序的特點

   下列情況不能選擇退出來避免單一專利法院管轄權:

  • 與此專利有關的法院訴訟已被提交至單一專利法院。
  • 已具有單一效力的歐洲專利。

    對於歐洲專利及其相應補充保護證書的所有進入指定國(在已批准該協議的成員國中),必須同時選擇退出。退出申請可在日出期至過渡期結束前一個月內提出。除非撤回,否則選擇退出的效力是包含專利的整個有效期(超過過渡期)。提出退出申請不需支付官費,且是從該請求登錄至登記簿之日起生效,而不是從申請之日起。

撤回選擇退出

    只要沒有第三方向國家法院提起有關專利的法律訴訟,就可以撤回選擇退出。對於歐洲專利及其相應補充保護證書的所有進入指定國(在已批准該協議的成員國中),必須同時撤回選擇退出。撤回的效力是在專利的整個有效期內(超過過渡期),一旦撤回不能再次選擇退出。撤回也不需支付任何官費。

可採行的策略

    由於在日出期間,第三方不能在單一專利法院發起訴訟,因此專利權人可考慮在日出期開始時選擇退出(至少高價值專利應先退出),以避免申請中的歐洲專利或已進入單一專利參與國的歐洲專利,在單一專利法院被提起異議或無效,並且只有在將來有意在單一專利法院對第三方提起侵權訴訟,以獲得對所有單一專利參與國均有效的禁令時,才選擇加入。一旦第三方在單一專利法院提出訴訟後,則傳統歐洲專利權人無法再提交退出程序。

單一專利的優點

1. 通過一次申請在多達24個歐盟成員國獲得保護。

2. 無生效程序,不產生個別國家生效相關的費用成本。

3. 過渡期內,簡化翻譯的要求,節省翻譯費用。過渡期後,取消翻譯及其相關要求,節省翻譯成本。

4. 單一專利的年費是繳納至歐洲專利局,而非在各個生效國單獨繳納,因此是一筆費用,一種貨幣,一個截止日期。

5. 單一專利可在所有或部分成員國進行授權許可。

單一專利的缺點

1. 若需縮小保護範圍、轉讓或被撤銷,相關變動在所有成員國有效。

2. 單一專利的覆蓋範圍取決於提交申請時有多少國家批准了單一專利法院協議,目前僅17個國家。此外,申請單一專利的時間非常緊迫,授權公告後1個月內就需申請。

3. 在過渡期內需提交說明書全文翻譯。

4. 專利權人不能自行決定單一專利的生命週期,而傳統歐洲專利申請則允許專利權人自行決定需要保護的國家,如果不需要保護可以不繳納該國的年費,從而節省維護成本。

5. 第三方可在單一專利法院,透過單一訴訟在所有成員國撤銷單一專利。單一專利無法退出單一專利法院的管轄範圍。

 

結語

    單一專利制度預計即將於下半年或明年初開始運作,尚有一段時間,歐洲專利權人及申請人應盡早檢視自己的專利,哪些適合維持傳統歐洲專利,哪些適合請求單一效力,高價值的專利可於日出期選擇退出,但欲攻擊他人無效的專利保留在單一專利法院管轄範圍內則較有利,只有提早作好評估才能完整有效的確保自身的權利。

 

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參考資料:

1. European Patent Office. https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html

2. METIDA Law Firm. 在線講座《統一專利系統和退出程式:要點須知》

3. Durán-Corretjer SLP. The European Patent with Unitary Effect (EPUE) and the Unified Patent Court (UPC). Newsletter February 2022.

4. ZBM Patents & Trademarks. Unitary Patent -UPC. May 2022.

5. Withers & Rogers. Unitary Patent Explained. https://www.withersrogers.com/knowledge-bank/unitary-patent-package/unitary-patent/

6. 經濟部智慧財產局國際動態https://www.tipo.gov.tw/tw/lp-90-1.html

 

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