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冠中智訊第35期-商標冤案及其爭取──談商標的公益與私益【張甘穎 商標專員】

2022/5/30

    商標法第一條揭示立法目的,也道盡了商標實務的日常:「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權及消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展,特制定本法」。前半部目的「為保障商標權、證明標章權、團體標章權、團體商標權」為保障權利人之私益,而後半段目的為保障「消費者利益,維護市場公平競爭,促進工商企業正常發展」則在於公益。

 

 

    因私權與公益為商標法制一體的兩面,且商標權利與工商市場息息相關,商標權相關取得與維護之制度設計就在個人權利和公共利益之間平衡,並與兩端環環相扣,商標代理人在這樣公益與私益之間,無疑是立於當事人立場,協助增加籌碼,使商標可以順利取得註冊、協助持續安心經營品牌,而在這樣的過程中,也等於是藉由商標法制切入,協助完善我國的競爭秩序。

 

公益私益平衡的商標法制

    為平衡公義及私益,商標法上所規定的不得註冊事由玲瑯滿目,審查實務不但需要上通天文、下知地理,還要學貫古、今、中、外!因此,商標圖樣上是否含有不得註冊事由,除了需仰賴檢索系統、審查員的個人經驗,還需要確認網路資訊,由此可知,商標檢索只是提高註冊可能性,一商標是否能夠順利註冊還需要將許多因素及市場動態納入評估,而且每個人的生活經驗與所學所知不同,更有主觀因素影響商標註冊的不確定性。

    現今網路發達、資訊流通迅速對於商標審查究竟是幸或不幸?網路客觀證據降低了人為主觀判斷,降低不合理註冊商標的數量,同時也讓許多不得註冊事由變得有審查可能性,許多原本留待爭議案解決的事證,審查委員在申請階段已經可由網路資訊得知,及時在申請階段阻止違法的商標註冊。

 

公益私益平衡的案例

    審查委員因資訊爆炸,肩負更多公益的任務,卻也同時可能因為資訊不完整或誤導誤判而製造出商標冤案!因篇幅限制,以下僅舉部分案例,遇有類似情形發生時,仍回歸個案判斷原則,申請人宜積極爭取應有的商標權權益。

一、惡意搶註

    在過去各國商標檢索系統未普及或資訊傳播不迅速之時,是否惡意搶註仰賴真正的商標權人提出爭議案並遞交證據,惟時至今日,以惡意搶註條款核駁之案例時有所聞,令惡意搶註之人無所遁形。

    然而運用網路資料作為惡意搶註證據之副作用就是矯枉過正,具體個案尚有可能只是被誤會具有惡意,或英雄所見略同而發生,倘若申請人係經同意後申請註冊,應提出真正商標權人之註冊申請同意書;倘若係申請人自己之創意發想而來,通常發生在任意性、暗示性等識別性偏低之商標,則應提出商標名稱或設計由來及其證據,特別是在申請人使用商標已有歷史甚至早於引證商標時,更應提出使用證據證明自身之善意[1]

    此外,筆者曾遇過審查員引據網路資料,判斷申請商標屬於A所有而以惡意搶註條款核駁申請人B申請之商標,有趣的是,A正是申請人B之網路藝名!成為申請人「自己搶註自己」商標之經典案例。作為商標代理人一方面敬佩審查委員之敬業,另一方面積極向火爆客戶解釋,請其體諒維護市場公平競爭秩序及誠信原則之不易。這種「自己被自己」核駁案例雖然平反並非難事,但申請人延遲註冊還要耗費心力申覆爭取,不可不謂是網路資訊發達下的受害者。

 

二、商標含地名及誤認誤信

    雖然舊地名因久未使用而喪失指示地理來源的作用時,消費者不會產生其為商品或服務來源地的聯想而具有識別性,但因為網路資料發達,舊地名越來越可能繼續使用或仍為消費者熟知,則因舊地名之地理意義仍十分強烈,仍具有指示地理來源的功能。

    「林鳳營」被認屬於罕見地名而具商標識別性,自民國84年註冊至今,惟由於現今市場環境及消費者認知變遷,此類型之註冊商標難以復見,例如:漢城(首爾)、滬尾(淡水)、艋舺(萬華)、浯島(金門)、桃源鄉(高雄市東北部)、噍吧哖(台南縣玉井區)、洄瀾(花蓮)、哆囉滿(花蓮縣新城鄉一帶)、啣彩鳳(新竹縣關西鎮)、八塊(桃園縣八德市)、鷄母塢(澎湖五德里)、火燒島(綠島)、鯤島(臺灣)……等均曾被認定不具商標識別性或有致誤認誤信之虞而核駁。

    筆者認為,因為網路發達,消費者查知舊地名/罕見地名具有指示地理來源的意涵非常容易,再加上各地政府推動觀光產業及本土教育之趨勢,以舊地名或不具地理名稱意義的罕見地名等理由爭取註冊成功機會極低,建議申請人優先採取開放之心胸面對舊地名或罕見地名屬於公共財的心態,以證明商標沒有誤認誤信、同時聲明不專用之方向爭取註冊,或根據個案情形考慮刪除圖樣中之地名,以商標圖樣非實質變更之方式爭取註冊。

    此外,筆者亦曾承辦地方路名或商圈名稱之商標,由於該等名稱可能台灣各地皆有,或為各地英雄所見略同之名稱,或文字另含其他固有原意,或古地名為申請人創設發揚……等等,則依個案情形判斷,並非一律不具商標識別性,此時將回歸先申請先註冊原則。

 

三、商標含著名姓名或藝名

    此規定雖然旨在保護人格權的私益,惟同時亦寓有保障消費者利益之公益目的,意即以社會一般通念認定,倘普通知識經驗的消費者因對於著名人物之熟悉,可能誤以為商品或服務為著名人物所代言,或與著名人物產生聯想時,即使商標名稱真得是申請人自創而來,申請人取得商標權之私益仍然可能基於保障消費公眾之公益理由而被要求退讓[2]

    然而,相反的,筆者曾遇過智慧局引述自稱「頂級、專業、能力排名前五」的私人網頁行銷資料,稱申請人商標因含他人著名姓名而核駁之案例,筆者透過所有網路資料綜合分析後,評估核駁通知書上所謂「著名姓名」之相關資料證據力低,再經申請人確認,其於業界打滾多年根本不認識核駁通知書上之人,故經有理有據之意見陳述後,終成功為當事人平反,順利爭取註冊。

 

結語

    立法目的的調和及公、私益平衡是商標法上困難的課題,藉由一個又一個具體個案的公、私益拉鋸下,更完整地界定了整個商標法制上可註冊與不可註冊之事由。當商標申請人面對傾向站在公益立場的審查委員時,可能因為無法理解核駁或引發爭議的背景理由,或既然不明就裡便放棄爭取,或直接依通知書要求逕行刪減、放棄專用,最終弱化了自身商標專用權的範圍,非常可惜。

    因此,說服審委相信不需要擔心、為商標爭取到一席之地的任務便落在商標代理人身上。商標代理人因為時時與市場貼近、了解市場脈動,較能理解商標申請人之需求及想法,同時因為具有專業法律知識故亦能明白審查委員所擔憂的、所欲保護的公益為何,進而能站在商標申請人的立場,溝通解釋案情、闡述法律、說明個案事實,為之爭取到應有的商標權利。

    倘若遇到不合理的核駁通知,申請人應積極捍衛自身權益而非自認倒楣,未申復表達意見將被官方視為默示同意網路資訊內容或審查意見!因此,遇有商標核駁時,建議積極尋找有經驗的商標代理人研商申復方向、評估爭取註冊的可能性。

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[1] 註冊第01888812號「VB及圖」遭英籍.維多利亞 貝克漢提出異議,被智慧局認定商標權人「因同業經營關係而知悉據爭商標之存在」認定有商標法第30條第1項第12款規定之適用,後10910月間智慧局對外說明因發現新證據故而主動自請撤回訴願重審。筆者認為,該案似乎是另一起網路資訊發達的冤案,「VB」識別性極低為不爭事實,而原處分僅因寥寥幾篇媒體報導便妄下判斷認定「商標權人身為競爭同業,對於相關商品之各種資訊應較一般人更為熟悉且關注」,而成為註冊人有惡意搶註之證據,筆者難以苟同。故而持續關注該案後續發展,最終1101229日另審後智慧局已為異議不成立之處分。

[2] 參《冠中智訊》第33期「|商標劇場|著名藝名/姓名之商標審查──那些法條上沒說的要件」一文:http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=1&nid=363

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