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冠中智訊第31期-英國脫歐後 歐盟商標之轉換【吳佩倫 國外部專員】

2021/5/12

 

    英國已於2020131日正式脫離歐盟,歐盟商標(EUTM)保有過渡期(實施期)20201231日,於此期間,歐盟商標在英國的權利仍受到保護。自202111日起,歐盟商標在英國不再受到保護。根據《脫歐協議》,英國智慧財產局已在202111日把原已取得權利的歐盟商標自動轉換成相同的英國商標。現有的歐盟商標在歐盟成員國仍然具有效力。申請中的歐盟商標,可以在過渡期結束後的9個月內(到2021930日,包括該日)向英國智慧財產局申請註冊相同的商標,並主張原歐盟商標之申請日。

 

取得相對應之英國商標

    202111日,英國智慧財產局會為每個已註冊的歐盟商標創建一個相對應的英國商標。這些英國商標都會記錄在英國商標註冊簿上,具有與根據英國法律申請並註冊之商標相同的法律地位,並保有原歐盟商標之申請日期、優先權日或居先權日(seniority claims)。

    自動轉換的英國商標為完全獨立的英國商標,可以與原歐盟商標分開進行撤銷、轉讓、授權或延展。商標權人不需支付轉換商標的費用,也不會收到英國商標註冊證,但可以在英國智慧財產局的官網上查詢該商標的詳細訊息。

   

將申請中的歐盟商標註冊為英國商標

    如果202111日歐盟商標仍在申請中尚未核准,則可以在過渡期結束後的9個月內(到2021930日,包括該日)向英國智慧財產局申請註冊相同的商標,並主張原申請中歐盟商標之申請日期、優先權日或居先權日(seniority claims)。

    如果要將申請中的歐盟商標註冊為英國商標,則該申請必須與申請中的歐盟商標是相同的商標,且指定保護的商品及服務,需與申請中的歐盟商標所指定保護的商品及服務一致,或不能超過歐盟商標指定保護的商品及服務範圍。如果申請資料與申請中的歐盟商標不同,將無法主張較早之歐盟商標申請或優先權日期。

    在過渡期結束後的9個月內提交申請後,英國智慧財產局將之視為英國申請案,並根據英國法律進行審查,其申請費用與一般英國商標申請費相同。

    若要在過渡期結束後的9個月內提交與申請中的歐盟商標不符的英國商標申請(前案)。須注意,可能會有第三者在之後提出英國商標申請(後案),並主張原申請中歐盟商標之申請日期(202111日未決)。在這種情況下,以較晚提交的英國申請(後案)為準。

 

主張現有之優先權和居先權日

    轉換後的英國商標將自動保有原歐盟商標之優先權日或居先權日,商標權人無需特別通知英國智慧財產局。

    針對202111日仍在申請中尚未核准之歐盟商標,若在過渡期結束後的9個月內,向英國智慧財產局申請註冊相對應英國商標申請案,英國智慧財產局將會提供申請人其他方式,來登記原歐盟商標之優先權日或居先權日。

 

審查中的商標撤銷案

    在過渡期結束時,英國智慧財產局會為到20201231日止已註冊的所有歐盟商標創建一個相對應的英國商標,包括仍在撤銷程序中的歐盟商標。

    《脫歐協議》要求,如果歐盟商標在過渡期結束時仍在撤銷程序中,且隨後被撤銷了,則該結果應適用於自動轉換的英國商標。意即,如果歐盟商標在過渡期結束時仍在撤銷程序中,且該權利隨後被全部或部分撤銷,那麼自動轉換的英國商標也將被同時註銷,而無需向英國智慧財產局提起新的撤銷訴訟。

    但有一例外,即撤銷歐盟商標的理由在英國不適用。在此情況下,自動轉換的英國商標將不會被撤銷,稱為免除(derogation)

    當歐盟商標仍在撤銷程序中時,英國智慧財產局會在創建相對應英國商標時將其記錄下來。當針對歐盟商標的訴訟程序做出最終決定(即無法再提起上訴)時,任何人都可以向英國智慧財產局發送撤銷通知。如果英國智慧財產局知道相應的歐盟商標已被撤銷,還將主動啟動撤銷自動轉換的英國商標。

    如果自動轉換的英國商標權人向英國智慧財產局發送了撤銷通知,並希望主張免除(derogation) ,則免除通知與撤銷通知必須一起遞交。

    如果第三人向英國智慧財產局發送了撤銷通知,英國智慧財產局會將其發送給自動轉換的英國商標權人。如果他們認為撤銷不適用於英國,則必須在收到撤銷通知後的一個月內提交免除通知。如果英國智慧財產局知道某項歐盟權利已被撤銷,那麼英國智慧財產局將寫信給自動轉換的英國商標權人,並給他們相同的通知以提出免除。然後,英國智慧財產局仲裁庭將決定是否應在英國撤銷該商標。

    下面列出了免除可能成功或不成功的一些示例:

      1. 如果歐盟商標的撤銷是基於較早的商標或其他在英國不適用的權利(例如英國以外國家的國家商標),則免除可能會成功。

      2. 如果歐盟商標的撤銷是基於英國更早的商標或涵蓋英國的其他較早權利,則免除不太可能成功。

      3. 如果歐洲知識產權局的撤銷決定是基於該商標的英文含義的絕對理由,則免除不太可能成功。

    如果針對歐盟商標的撤銷訴訟失敗了,商標權人可以告知英國智慧財產局,英國智慧財產局將刪除自動轉換的英國商標關於訴訟程序的紀錄。

 

商標的使用

    根據英國法律,商標註冊後連續5年未使用,任何人皆可提起撤銷。然而,許多歐盟商標從未在英國使用過,若將此法應用於202111日自動轉換的英國商標,可能會導致不公正的結果。因此,新法確保了202111日之前在歐盟境內對該商標的任何使用,無論是在英國境內還是在英國境外,都將視為有使用該自動轉換的英國商標。如果5年期限包括202111日之前的時間,在歐盟的使用將被計入,但是202111日之後的時間,在歐盟(和英國境外)的使用則將不被計入。

 

商標的聲譽

    針對自動轉換的英國商標,其聲譽之評估,將考慮原歐盟商標202111日之前在歐盟(但不一定在英國)的聲譽。上述方法也適用於202111日後基於自動轉換的英國商標提出的異議案。如果5年期限包括202111日之前的時間,在歐盟的使用將被計入,無論是在英國境內或境外。

 

選擇退出自動轉換的英國商標

    如果不想要擁有自動轉換的英國商標,則可以選擇退出。如果選擇退出,則該商標將被視為未曾根據英國法律申請或註冊過。

    如果已在英國使用了自動轉換的英國商標,則商標權人可能不會行使退出。這也適用於如果商標權人已轉讓、授權或就自動轉換的英國商標達成協議,或已根據自動轉換的英國商標提起訴訟。

 

請求退出自動轉換的英國商標

    退出請求只能在202111日之後提交。在此之前提出的任何請求都將無效。202111日之後,英國智慧財產局將在官網提供提交退出請求時必須使用的範本。商標權人需向英國智慧財產局提交一份含有歐盟商標號的通知,以及所有對該歐盟商標感興趣的人的詳細資訊。

    根據法律規定,商標權人必須發出通知給感興趣的第三方,退出之請求才能生效。商標權人必須確認已採取此類措施。如果英國智慧財產局判定退出權是在不被允許的情況下行使,那麼,從已註冊簿中刪除的英國商標則可以恢復。

 

商標延展

    一旦相對應的英國商標被創建了,自動轉換出的英國商標和原歐盟商標就須分別向英國智慧財產局和歐洲知識產權局繳納延展費。 自動轉換出的英國商標將保留原歐盟商標的延展期限。

    根據現行英國法律,英國智慧財產局會在到期日前六個月向英國商標權人發出延展提醒函,對於延展期限在202111日後六個月以上的自動轉換的英國商標,都將保留這種做法。

 

202111日後六個月內到期的商標

    如果自動轉換的英國商標延展期限在202111日後的六個月內到期,延展提醒函將在到期日或之後才發出,通知商標權人該英國商標已過期。延展提醒函發出之日起六個月內,商標權人仍可繳納延展費,且只需繳納一般的英國延展費即可,不需另外支付滯納金。如果自動轉換的英國商標未延展,將從註冊簿中刪除該權利,但日後仍可根據英國現行法律將其恢復。

    如果原歐盟商標的延展期限在202111日之後,在202111日之前向歐盟智慧財產局提前繳納延展費對自動轉換的英國商標無效。延展期限在202111日之後的自動轉換的英國商標,將適用英國延展相關費用及規定,與原歐盟商標是否已在202111日之前延展無關。

 

202111日之前到期的商標

    英國智慧財產局會為已在202111日之前的六個月內到期,尚未向歐洲知識產權局繳納延展及滯納金,但仍處於六個月補繳期內的歐盟商標創建一個相對應的英國商標。

    這些英國權利將處於「已過期」狀態,其在英國是否有效將取決於原歐盟商標是否已向歐洲知識產權局繳納延展及滯納金。如果原歐盟商標有繳納延展及滯納金,自動轉換的英國商標將同時獲得延展,商標權人無需再為自動轉換的英國商標的首次延展支付任何延展費。

    如果已到期的原歐盟商標未向歐洲知識產權局繳納延展及滯納金,則自動轉換的英國商標將在原歐盟商標的延展補繳期期滿後,從英國商標註冊簿中刪除,且效力回溯自202111日。

 

授權、擔保權益及轉讓

    新法確認原歐盟商標登記之授權或擔保權益之記錄,在英國仍將具有法律效力。在202111日,擁有受授權或擔保權益約束的歐盟商標,該授權或擔保權益可能會授權在英國進行侵害歐盟商標的行動。涉及歐盟商標並授權在英國進行行為的任何授權或擔保權益,都將適用自動轉換的英國商標。重要的是,應通知被授權人新的權利,並確保自動轉換的英國商標不違反任何協議。

    英國法律不要求對相關交易本身進行註冊。但在相關交易後六個月內向英國智慧財產局提出授權和擔保權益之登記,將產生一些未登記者不能享有的保護。這些保護措施可以幫助對商標感興趣和對侵權尋求救濟的人。這些保護很大程度上取決於證明已經對相關交易提出登記申請。

    在相對應英國商標自動轉換前,不能向英國智慧財產局提出授權和擔保權益之登記。針對已經在歐盟商標註冊簿中登記授權或擔保權益的自動轉換之英國商標,從202111日起,向英國智慧財產局提出登記相關交易的期限將延長至12個月。如果歐盟商標在202111日之前已轉讓,但尚未登記在歐盟商標註冊簿中,自動轉換的英國商標將授予給轉讓人。轉讓人或受讓人有權在202111日之後以受讓人的名義申請註冊相對應英國商標申請案。

 

司法安排和未決訴訟

    脫歐前,英國法院可在與歐盟商標有關的商標訴訟中充當歐盟法院。根據《歐盟商標條例》審理案件,法院可以發布泛歐盟禁令。到202111日會有少量的案件仍在進行。新的立法確保這些案件將繼續審理,就好像英國仍是歐盟成員國一樣。法院採取或給予的行動和補救措施僅適用於自動轉換的英國權利。由於202111日以後英國將不再受歐盟法律體系的管轄,因此,歐盟範圍內的所有禁令均不適用於自動轉換的英國權利。上述規定適用於作為基於歐盟商標提起之英國訴訟中之被告的情況。歐盟商標持有人所涉及之異議或撤銷英國商標之程序,亦適用此規定。這些訴訟將繼續根據202111日以前的法律審理。

 

現有禁令

    法院的禁令可以禁止會對已註冊商標造成侵權的行為。若禁令在202111日仍有效,且禁止在英國進行會侵害現有歐盟商標的行為,則該禁令的條款也將適用於自動轉換的英國商標。

 

202111日後復權的歐盟商標註冊案和申請案

    根據《歐盟商標條例》,申請人或所有人因逾期而從歐盟註冊簿中被刪除的權利,可以在之後恢復,並視為具有持續的法律效力。

    只有在202111日之前有效註冊的歐盟商標才會自動轉換成英國商標,在該日期已失效但可以復權的歐盟商標,不會自動轉換成英國商標。如果202111日之後已失效的歐盟商標復權了,且所有人將這一情況通知英國智慧財產局,英國智慧財產局將創建一個相對應的英國商標。

    只有在逾期後一年內向歐盟智慧財產局請求復權,才可以恢復歐盟權利。如果202111日後復權的歐盟權利沒有轉換成英國商標,則應在六個月內通知英國智慧財產局。

    如果申請中的歐盟商標在202111日後復權,且其申請日在202111日之前,則申請人可在原申請中歐盟商標復權之日起的九個月內提交英國商標申請,並主張保有原申請中歐盟商標之申請日或優先權日。

 

轉換

    已取消、放棄或失效的歐盟商標,及被核駁或撤回的歐盟商標申請案可以轉換為國家註冊,但必須符合某些條件,包括在歐盟權利終止生效的三個月內向歐盟智慧財產局提交轉換。轉換後,由此產生的國家權利將繼承歐盟案的申請日、居先權日和優先權日。

    202111日,將會有很多歐盟商標還在可請求轉換的三個月期限內,由於它們的狀態,這些歐盟商標不會被自動轉換為英國商標。

    歐盟智慧財產局確認,20201231日前收到的轉換為英國商標的請求,都將被接受並轉交給英國智慧財產局。即使轉換請求是在20201231日之後才轉交給英國智慧財產局,英國智慧財產局也會以常規方式審核這些轉換請求。歐盟智慧財產局不會接受在20201231日之後才收到的轉換為英國商標的請求,這些轉換請求將不會轉交給英國智慧財產局。

 

結語

    英國智慧財產局對於自動產生的英國商標仍維持原歐盟商標代理人,但若原歐盟商標代理人在英國無辦事處,則無法在英國執業。因此建議商標權人另行委託英國代理人接管自動產生的英國商標,則該英國代理人需向英國智慧財產局登錄成為該案的代理人,如此才有英國代理人控管該英國商標,以確保案件安全。

 

參考資料:

英國智慧財產局針對英國脫歐後智權相關規定Part of Brexit transition: new rules for 2021 (https://www.gov.uk/transition)

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