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前言

   著名臺中三明治老店「洪瑞珍」第二代對簿公堂的商標侵權民事判決在3月31日裁判後，持續被媒體關注及報導，雖然案件還可以再上訴而非終審判決，但恐怕讀者已經對於鋪天蓋地的報導霧裡看花。以下簡要梳理相關判決[1]讓讀者可以更清楚事件爭議。

    為什麼判決一方面說可以持續用「洪家手做」，又說使用「洪瑞珍第二代女兒創立」沒問題，卻又說「洪瑞珍二代概念店」違法？

智權焦點

一、被告的使用方式是否符合商標合理使用？

    法院判決認為被告部分含有「洪瑞珍」文字的使用行為符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」而不是商標權效力所及。由於爭議涉及的商標及使用態樣很多，以下以表格方式呈現：

被告使用方式	判決理由	是否侵權
三明治圖形	販售商品本為三明治，故單純三明治圖案標示在該處(招牌、櫃臺及冰箱等處)，不足以使相關消費者認識其為商標。	X
「洪家手作」、「洪家」	商標並不相同或近似。	X
「我們已經不叫洪瑞珍，107年改名為洪家手作三明治，本店負責人是洪瑞珍北斗廟前老店女兒……」	「洪瑞珍」三字係為長段文句描述當中之一用語，「我們已經不叫『洪瑞珍』」係將「洪瑞珍」作為指示性合理使用；「本店負責人是『洪瑞珍』北斗廟前老店女兒」，則係描述該店負責人身分過程中提及「洪瑞珍」，而為描述性合理使用。「洪瑞珍」一詞雖顯示於商品櫃臺，然並非利用「洪瑞珍」作為指示商品或服務來源之功能，未將「洪瑞珍」作為商標使用。	X
「洪瑞珍第二代女兒創立」	此列文字上方有「二代概念店」及「洪家手作」分列，「洪家手作」以明顯較大字體展現於最上方，一般消費者觀之，不會僅就「洪瑞珍」三字理解為指涉商品之來源，而綜觀整體排列之文字，當中「洪瑞珍」三字應理解為此家店創立者身分之描述說明，而不至於將「洪瑞珍第二代女兒創立」之「洪瑞珍」三字認為商標。	X
「HUNG RUI CHEN」	被告抗辯有善意先使用抗辯的適用，但未提出證據證明，故該抗辯不為法院所採納。	O
「洪家手作洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍洪家手作三明治」	由「洪家手作洪瑞珍二代概念店」可見係在表示該店為洪瑞珍二代，也就是該店源自於「洪瑞珍」、表達該店與「洪瑞珍」之關聯，顯然係將「洪瑞珍」作為商標使用，此標示與前開「洪瑞珍第二代女兒創立」、「本店負責人為洪瑞珍北斗廟前店老店女兒」等將「洪瑞珍」作為創立者身分之說明描述不同。 雖有「洪家手作」一詞，但不礙消費者觀之會將「洪瑞珍」認識為各該店家之商標。故判決認定是以「洪瑞珍」作為商標使用。 使用電子發票之營業人電子發票證明聯之「營業人識別標章」欄位係由營業人自行設計（文字或圖形不拘），尚無規定該欄位須記載營業人名稱，故該發票記載「洪瑞珍洪家手作三明治」係該店特意為之，而以「洪瑞珍」作為商標使用。	O
「洪瑞珍第二代」、「洪瑞珍二代店」、「洪瑞珍二代概念店」、「洪瑞珍二代」	有以「洪瑞珍」表彰自己之商品來源之意及以「洪瑞珍」行銷商品之目的，相關消費者會將「洪瑞珍」認識為商標，顯然係作為商標使用。 雖然，被告洪毓姍確實為洪OO之女，洪OO也確實曾在洪瑞珍北斗店工作，然將「洪瑞珍」為商標使用，即須經過原告同意或授權，無從將不符合「指示性合理使用」、「描述性合理使用」之「洪瑞珍」作為商標之舉措，均因被告洪XX之身分即得免除其責。而「洪瑞珍第二代」、「洪瑞珍二代概念店」，係傳達該店源自於「洪瑞珍」，顯然係將「洪瑞珍」作為商標使用，自非僅係商品淵源之說明。	O
「洪瑞珍新莊店」	被告等抗辯係UBER EAT外送平台要求商家記載須以公司或商號名稱相符所致，曾要求變更遭拒絕云云，然就此抗辯並未提出相關資料，實難採信，況且該外送平台多有無公司或商號登記之街頭攤販，自難以想像該外送平台會有如被告等抗辯之要求存在，此等抗辯難認可信。	O

二、商號及公司名稱應辦理變更

    根據《商標法》第70條第2款規定：未得商標權人同意，「明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者」，視為侵害商標權。

    本案判決認定「洪瑞珍」商標已於我國相關消費者所普遍知悉而為著名商標，因此，我國相關消費者自會將「洪瑞珍傳世有限公司」及獨資商號「洪瑞珍三明治店」誤認與原告商標表彰同一營業主體，而有產生混淆誤認之虞，構成商標法第70條第2款視為侵害商標權之行為。因此，判決要求被告應將商號名稱及公司特取名稱變更登記為非「洪瑞珍」之商號及公司特取名稱。

三、未刪除的舊貼文是否構成侵權？

    此外，值得注意的是，雙方於107年8月1日曾立和解書，和解真意係原告就被告於此前侵害原告擁有「洪瑞珍」商標之商標權所生之民事責任，均不再予以追究。本案被告爭執原告所提出的侵權證據是在和解書成立之前的侵權證據，惟判決中法院指出：「臉書貼文日期雖於107年8月1日之前，然上開臉書貼文經原告於109年4月6日檢視時猶存，顯見於107年8月1日簽立系爭和解書後，被告洪毓姍、蔡志明仍任由該臉書貼文留存於不特定人可檢視之網際網路，自當就該等貼文於107年8月1日之後構成他人商標之商標權侵害予以負責，被告等以系爭和解書並未約定刪除貼文及無人會特意翻找過往臉書貼文為由，而為不侵害他人商標權之抗辯，顯然嚴重欠缺尊重他人商標權之觀念，難認此等抗辯可採。」

結語

    細究判決內容論理或有不同意見之處，惟大致上對於結論不生影響，故不再多加詳述，僅就本案值得探討的商標是否符合合理使用及為何要求商號/公司名稱變更整理判決理由如上。此外，本案判決對於侵權的舊貼文消極不移除仍可能構成商標權侵害一事，值得業主留意。

    無獨有偶，「老天祿」爭議案最高法院在110年03月17日以110年台上字第583號民事判決駁回上訴而告確定，歷審判決均認定「上海老天祿第二代的店」之文字標語，係用以表彰上訴人與之關聯[2]，使相關消費者聯想或誤認與「老天祿」商標之商品來源有所關聯，非屬指示性合理使用或描述性合理使用「老天祿」文字之範圍，不符合商業交易習慣之誠信方法，屬系爭商標排他效力範圍，上訴人使用「上海老天祿」商標或系爭標語，直接侵害系爭商標，違反商標法第68條第3款規定，且不適用同法第36條第1項第1款免責事由。

    品牌傳承並不容易，開枝散葉以平常心看待，然而，在歷史淵源脈絡下陳述事實的同時，如何平衡商標權人利益及消費者識別來源之市場秩序？判決看下來，標語是否屬於合理使用的爭議大、成立空間低，以短篇故事進行行銷或許才是出路。