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冠中智訊

冠中智訊第23期-|專利物語| 臺灣新型專利技術報告與中國實用新型專利權評價報告的比較【冠中專業部】

2019/3/29

前言

    眾所周知,無論是台灣的新型專利或是中國大陸的實用新型專利,兩者的專利申請都只進行形式(初步)審查而不進行實質審查,因此導致新型專利權或是實用新型專利權的權利內容存在著相當的不安定性及不確定性。專利權人對實際上不符合《專利法》規定的授權條件的新型專利或實用新型專利權過於輕率地行使其權利,除了容易浪費專利權人的人力、財力,更同時損害公眾的權益,浪費行政部門和司法機關的資源,因此都搭配有新型專利技術報告與實用新型專利權評價報告制度。然而,兩岸在制度的設計上具有下述最為主要的不同,亦因應該等不同讓筆者認為有其迫切改變之處。

 

法條依據

一、臺灣:

    關於新型專利技術報告規定在專利法第115~117條,第115條規定:「申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」第116條:「新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。」其最主要呼應第117條:「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,因行使專利權所致他人之損害,應負賠償責任。但其係基於新型專利技術報告之內容,且已盡相當之注意者,不在此限。」也就是新型專利技術報告制度的設計最主要是在防止新型專利權人濫用權利濫發警告,而非謂未提示新型專利技術報告,即不得請求損害賠償,同時,新型專利權人行使新型專利權時有提出新型專利技術報告時,得以避免對第三人所造成的損害負賠償責任。

二、中國大陸

    關於實用新型專利權評價報告規定在專利法第61條第2款:「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。」也就是實用新型專利權評價報告制度的設計最主要是在幫助法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止審理或處理專利侵權糾紛案件。同樣的,實用新型專利權人未提示實用新型專利權評價報告仍可請求損害賠償,但專利法未直接規定當實用新型專利權人行使實用新型專利權時,在有提出實用新型專利權評價報告的情形下,可以避免對第三人所造成的損害負賠償責任。

 

兩岸比較異同

一、相同點:

  1. 1. 制度目的實質相同

    臺灣新型專利技術報告制度的設計最主要是在防止新型專利權人濫用權利濫發警告,而中國大陸實用新型專利權評價報告制度的設計最主要是在幫助法院或者管理專利工作的部門確定是否需要中止審理或處理專利侵權糾紛案件。但經過事實上實踐後,兩岸雖由不同的主要目的出發,最終仍無法否認制度之目的係結合避免行政及司法資源浪費、專利權穩定性、提高知識產權權威性…等綜合性目的。

  1. 2. 未提示新型專利技術報告,仍得請求損害賠償。
  2.  

    二、相異點:

        事實上,兩岸對於新型專利技術報告或實用新型專利權評價報告制度有更多細微的不同,例如申請次數、報告作成時間、報告內容等等,以及前文提及的,新型專利權人行使新型專利權時有提出新型專利技術報告時,得以避免對第三人所造成的損害負賠償責任,而中國大陸對此並無直接規定。惟,筆者認最值得探討的不同在於:申請人資格不同。

        臺灣專利法第115條定有明文「申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。」也就是「任何人」都可以向智慧財產局提出新型專利技術報告的申請,以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義。

        反觀中國大陸專利法在專利法第61條第2款(被動)及專利法實施細則第56條第1款(主動)規定提起實用新型專利權評價報告,必須由專利權人」或者「利害關係人」向國務院專利行政部門提出,其中專利權人無疑慮是該實用新型專利之專利權人,而該利害關係人則參照中國大陸專利審查指南第10章第2.2節「請求人資格」規定:「根據專利法實施細則第56條第1款的規定,專利權人或者利害關係人可以請求國家知識產權局作出專利權評價報告。其中,利害關係人是指有權根據專利法第60條的規定就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人,例如專利實施獨占許可合同的被許可人和由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人」由此可見,利害關係人明顯僅指涉「專利被許可人」,排除了其他第三人。

     

    結語

        台灣與中國大陸在專利法的立法雖然都搭配有新型專利技術報告(實用新型專利權評價報告)制度,然而,兩岸在該制度下有許多細微的不同,特別是對於「請求人資格」的規定不同值得注意。

        目前中國大陸並未開放被告(即第三人)有申請實用新型專利權評價報告的權利,導致侵權訴訟中的被告只能提出現有技術抗辯,或另行提出專利無效宣告,以同時請求中止審理侵權案件。由於專利訴訟目前已經是威嚇競爭對手、爭奪市場、打開品牌知名度的重要手段之一,且既然實用新型專利權評價報告有助於判定侵權或認定現有技術抗辯是否成立,更有助於遏止濫權、濫訴情形,若能讓專利訴訟的被告亦具有「請求人資格」得以主動請求國家知識產權局作出實用新型專利權評價報告,將使原告與被告之間得以使用的「武器」更為平等,更能實現此制度設立之目的(避免行政及司法資源浪費、專利權穩定性、提高知識產權權威性等),故筆者認為中國大陸在專利制度的設計上開放被告(第三人)得以申請實用新型專利權評價報告是重要且刻不容緩的。

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