續冠中智訊第22期「大陸商標最新(2018年)實務改革及發展」一文回顧2018年改革成效，有商標註冊程序及審查優化、註冊週期縮短、註冊成本降低…等，但改革成效也伴隨著「惡意申請」及「囤積註冊」行為發生。大陸商標改革馬不停蹄，國家智慧財產權局旋即於官網公佈《關於規範商標申請註冊行為的若干規定（徵求意見稿）》，2019年2月12日開始向社會公開徵求意見，截止日為2019年3月14日，雖然該規定僅有短短八個條文且尚在徵求意見階段，然預計於今年度實施，且其呈現出的改革方向，特別是將商標管制向前推移到遞交申請的前階段而不是傳統制度爭議發生的後階段，值得各界關注。
目的：規範商標申請秩序
一、明確列舉「非正常申請商標註冊的行為」
第三條歸納了過往發生的典型案例，以列舉方式界定「非正常申請商標註冊的行為」類型，共八種：
（一）摹仿為相關公眾所熟知的商標申請商標註冊，攀附他人商譽；
（二）搶先申請註冊他人已經使用並有一定影響的商標，不當攫取他人商譽；
（三）明知或應知存在其他在先權利，但仍搶先申請註冊與其相同、相近似的商標；
（四）重複申請商標註冊，明顯具有不正當目的；
（五）短時間內大量申請商標註冊，明顯超過合理限度；
（六）申請商標註冊缺乏真實使用意圖，沒有對商品或者服務取得商標專用權的實際需要；
（七）其他違反誠實信用原則，侵害他人合法權益或者擾亂市場經營秩序的商標申請註冊行為；
（八）幫助他人或者商標代理機構代理進行本條第（一）項至第（七）項所述類型的商標申請註冊行為。
上述第（三）（四）（五）（六）點更具體擴大了商標法上所無的傍名牌、囤積商標行為態樣，然而實際執行上如何證明申請行為明顯不正當或超過「合理限度」、「實際需要」等雖有很大的困難及模糊空間，需審查員綜合分析數量、主體、後續市場兜售……等情形綜合判斷，惟對於申請時就明顯不正常的案件商標局將擁有遏止於前的具體統一依據。此外，第（八）點更將「幫助犯」(商標代理機構)納入管制。
二、運用現有法律規定管制非正常申請行為
商標註冊申請行為必須是恪守誠信原則、因實際使用意願而提出申請，且不損害他人現有在先權利。
（一）對提交商標註冊申請的，依據商標法第二十九條要求申請人提交有關證據材料並說明理由，沒有正當理由或者證據不足的，依據商標法第三十條或者第三十五條駁回申請或者不予註冊；
（二）取得商標註冊的，屬於商標法第四十四條所稱的以其他不正當手段取得註冊，宣告該註冊商標無效；
（三）轉讓取得的註冊商標的，屬於商標法第四十二條所稱有其他不良影響的轉讓，不予核准；
（四）商標代理機構從事非正常申請商標註冊的行為的，屬於商標法第六十八條所稱以其他不正當手段擾亂商標代理市場秩序的行為，記入信用檔案，情節嚴重的停止受理其辦理商標代理業務。
值得注意的是，上述第(一)點彈性運用商標法第二十九條，賦予商標局在審查過程中，不只是審查識別性/顯著性及近似性，更可以就重複申請及大量申請原因要求申請人做出說明，將有助於遏止明顯非正常申請註冊行為於申請前階段之目的。
三、增加管制非正常申請行為的處理措施
除前述依據商標法、商標法實施條例的規定管制非正常申請行為外，第五至七條更增加其他處理措施，包括網站通報、納入信用系統並公佈、不予資助獎勵或追還(情節嚴重則追究刑事責任)、群眾舉報監督等。此外，對於從事非正常申請商標註冊行為的商標代理機構，國家智慧財產權局對其法定代表人進行整改約談，商標行業協會也會採取行業自律措施。
結語
對於傍名牌、搶註及商標囤積行為，只要爭議雙方之間沒有直接關係，往往因為先使用商標在大陸市場上無法達到「公眾熟知」或「有一定影響」而難以維權成功，訴諸於「誠信原則」又沒有具體根據，最終只能等待並藉由三年未使用的撤銷制度才有些微實現的可能性，今《關於規範商標申請註冊行為的若干規定（徵求意見稿）》的明確規定下，為先申請主義、註冊主義原則注入更多的使用主義色彩，對非正常申請行為的打擊關口前移，在申請階段便進行主動攔截、強調真實使用意圖的重要性，對「非正常申請商標註冊的行為」審查提供明確補正/駁回的依據，同時祭出更多的處理措施，並將商標代理機構納入管制，相信該規定之制定對於宣導商標使用的重要性、正確認識商標的作用及價值、遏制「商標蟑螂」或「碰瓷」的明顯囤積及搶註行為將有一定程度之助益。
(註)：幾經修改，最終《關於規範商標申請註冊行為的若干規定》共十九條，自2019年12月1日起施行，嚴厲懲治惡意商標申請註冊行為和違法代理行為，違反者可處罰款。詳細規定見：http://www.king-craft.com.tw/news_detail.asp?nid=1933&spage=1&cid=
會員登入
