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冠中智訊

冠中智訊第22期-蝙蝠俠如何解決Gotham商標被他人註冊?─談電影的商標權保護(下) 【張甘穎 商標專員】

2018/12/27

 

     續上篇基本概念提到商標法對於影集名稱的保護:「現今商業的鋪天蓋地式推廣行銷,讓賣座的電影、一系列的電影作品一而再、再而三出現在消費者眼前及生活周遭,使原則上不具識別性的影片名稱產生識別來源的作用,商標審查原則也因應市場行銷運作及消費者認知而相應調整。」接下來,回歸本案例:「蝙蝠俠」(美商黛西康美克(DC COMICS)擁有「蝙蝠俠」之商標權)應該要放任「Gotham」城市名稱被他人註冊商標嗎?他為了拯救萬惡城市而疲於奔命時,又該怎樣處理他人註冊「Gotham」商標的爭議案件呢?

雙方爭議歷程

     事實上,「高登律師」2014年12月間申請四件「Gotham」商標指定於第35、36、41、45類服務上,該等商標於2015年6月間獲准註冊後,均遭「蝙蝠俠」商標權人跨海提出異議,惟智慧局認:難謂「Gotham」一字已單獨產生識別來源之功能、難謂據爭商標已經使用而廣為我國相關公眾知悉且臻著名等理由,2016年10月到12月間陸續判定美商黛西康美克(DC COMICS)異議不成立。

     後來,美商只針對與遊戲軟體、電影影片製作發行等相關商品或服務類似之第41類服務繼續提出行政爭訟。以下法院判決即針對第41類而言。

本案智財法院認定

     節錄智慧財產法院106年度行商訴字第91號行政判決重點內容如下。

一、「GOTHAM」為創造性文字、具先天識別性:

    「GOTHAM CITY」是原告(DC Comics)公司《蝙蝠俠》漫畫中的虛擬城市,雖「CITY」為普通名詞,不具商標識別性,但「GOTHAM」為創造性文字,且依社會通念及習性,一般消費者稱呼城市名稱均省略「CITY」為之,「GOTHAM」為「GOTHAM CITY」的精髓,即主要部分,復與表彰商品及服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明,或通用標章或名稱無涉,具先天識別性,且商標識別性高。

二、影片知名且發行諸多週邊商品:

     影片於當年8 月1 日至2008年8 月3 日在臺灣上映,票房紀錄可觀,其後於98年間製作發行電視節目在台灣有線電視之HBO 及東森電影等頻道,陸續播映,甚至製作及銷售「蝙蝠俠」、「GOTHAM CITY」遊戲軟體、周邊商品(包括鑰匙圈,手錶,皮夾,提背袋,漫畫書,海報,明信片,印刷出版品,筆記本,服飾,帽子,鞋,LEGO遊戲積木,玩偶塑像,滑鼠墊,馬克杯,水瓶及其他配件)。

三、影片對週邊商品產生相當大之助益與推廣效應,消費者產生聯結與聯想:

    縱電影、影集為視聽著作,與商標之使用有別,但不可忽略「蝙蝠俠」三部曲之電影、電視節目、影片光碟、錄影帶之流傳,對於週邊商品「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」之行銷,產生相當大之助益與推廣效應,進而使消費者將「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」商標商品與電影、影集產生一定程度之連結與聯想,且據爭商標之聲名已遠播及臺灣消費者,並深植在相關消費者心中,與「蝙蝠俠」三部曲之電影、影集等產生緊密不可分之關係,據爭商標「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」在漫畫、電影,及其上開周邊商品,均應堪認為著名商標。

四、系爭商標之註冊申請難認善意:

    系爭商標之文字為原告所創,非習用文字,詎系爭商標與據爭商標高度近似,而系爭商標申請註冊時(103 年12月15日),據爭商標已頗負盛名,系爭商標猶以相同之文字申請註冊商標,蘊藏高度影射,有攀附之嫌,系爭商標申請人難認具善意。

五、部分指定服務與據爭商標多角化經營可能產生混淆:

     衡酌據爭商標為相關消費者所熟知,且系爭商標與據爭商標高度近似,其指定使用之服務,除「教育服務;培訓服務;輔導(訓練);職業訓練;教育資訊;職業輔導(教育或訓練上的建議)」與據爭商標之服務不同或不類似,且為原告所不爭執外,其餘服務之性質、內容相同或類似,以及據爭商標多角化經營及參加人不具善意等情,以具有普通知識經驗之消費者可能會有所混淆而誤認系爭商標服務與據爭商標服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源,有致生混淆誤認之虞,而不無商標法第30條第1 項第11款前段適用之餘地。

     因此,最終法院依第30條第1 項第11款前段規定,部分撤銷原處分及其訴願決定對該商標指定之各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯;文字撰寫(廣告稿除外);書刊之出版;書刊之發行;書籍出租;雜誌出租;攝錄影;新聞採訪服務;籌辦教育或娛樂競賽;安排及舉行會議;籌辦文化或教育目的之展覽;影片錄影片碟影片之製作;電視娛樂節目之策劃製作;劇本編寫服務;劇本改編服務。智財局亦依判決意旨,於2018年6月26日重為處分,爭議終於落幕。

結語

     「蝙蝠俠」是電影片名,是賣座的而且是一系列的電影作品,依消費者的認知,會將之作為識別來源之標識,應受到商標權保護,且美商名下已擁有諸多類別的「蝙蝠俠」商標權,較無疑問。本案特殊之處在於:「Gotham只是『蝙蝠俠』電影中虛構之城市名稱(著名電影中的元素之一),有商標指示來源的功能嗎?是商標使用嗎?」隨著「GOTHAM」電視劇2014年開播以來,至今已邁入第5季,但系爭商標申請時,第一季才剛上映,「GOTHAM」是著名商標嗎?

     本案智財法院判決認定「GOTHAM」為創造性文字、具先天識別性,且判決重點內容在論證說明「蝙蝠俠」三部曲之電影、電視節目、影片光碟、錄影帶之流傳,對於週邊商品「GOTHAM」、「GOTHAM CITY」之行銷,產生助益與推廣效應,申請時已頗負盛名,認定消費者會產生一定程度之連結與聯想,故而最終部分推翻智慧局及訴願委員會之判斷。筆者認為,相關證據(維基百科)顯示:「高譚市」是美國「紐約市」的暱稱,也是蝙蝠俠作者將蝙蝠俠所在的地點從「紐約市」改為一個虛構的城市時採用它的原因,「Gotham」是否適合由美商黛西康美克獨占專用?高登律師作為臺籍紐約律師是否知悉該紐約市暱稱、是否難謂善意?判決中對此並未著墨,高登律師亦未陳述相關意見。判決終將「GOTHAM」逕歸為創造性文字之見解,似有可議之處,惟,對臺灣消費大眾而言,其屬於具高度識別性之文字則應屬無疑。不論如何,綜合所有商標法上對於「混淆誤認之虞」判斷因素後,商標識別性、消費者熟悉程度(著名性)及周邊商品多角化經營程度,仍是爭取商標專用權觸角範圍的硬道理,而資金成本、時間精力則可能是商標權爭訟的軟道理。

     雖然在影迷眼裡「Gotham」因為有「蝙蝠俠」而臻著名,但第41類經過2015到2018年的商標異議案件行政爭訟後,「蝙蝠俠」也只能承認其一手打造的「Gotham City」作為商標時,其專用權觸角仍然有所侷限。本案最終在「教育服務;培訓服務;輔導(訓練);職業訓練;教育資訊;職業輔導(教育或訓練上的建議)」服務上異議不成立,持續有效註冊(且訴訟中為美商所不爭執),因此,高登律師仍然可以持續為市場提供該等服務。最後,高登律師還是高登律師,「Gotham」仍然是高登律師的金字招牌,高登律師的「Gotham」商標終順利取得與美商之間的平衡。

蝙蝠俠如何解決Gotham商標被他人註冊?─談電影的商標權保護(上) :http://www.king-craft.com.tw/news_detail2.asp?spage=3&nid=160

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

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