搜尋

冠中智訊

冠中智訊第22期- |專題討論| 日本、美國、歐盟、大陸與臺灣商標的墨色或彩色圖樣註冊後如何正確使用?【冠中國外部】

2018/12/25

 

      商標使用一直是商標法上重要議題,從申請前設計階段,到註冊後維護階段,甚至侵權與否評估,都離不開探討商標使用。此外,全球各國不論商標制度採使用主義或採註冊主義,商標法上均對商標權人課予使用義務。因此,若商標權人未注意依法使用,則到手的商標權仍可能隨時被他人撤銷。

      續冠中智訊第21期《Proof it or Delete it─美國註冊商標使用宣誓稽查新制:誠實提報使用證據》、《商標權利的取得應該具備何等要件?─使用主義與註冊主義的糾葛》、冠中智訊第20期《淺談商標同一性─商標申請十字路口》、冠中智訊第19期《在先商標權人如何應對以未使用為由撤銷的策略?》、冠中智訊第15期《新興商品克敵機先之品牌策略淺談》及冠中智訊第13期《商標成功註冊後被撤風險的防範措施》等文探討商標使用議題後,冠中國外部門針對我國企業重點布局國家,深入探討變換商標圖樣顏色的商標使用議題。即:

 

各主要國家商標圖樣申請墨色,註冊後,在該國使用時改變成彩色圖樣後,是否被採認為使用證據,而不會被他人根據未使用規定條款撤銷?

 

日本

    日本註冊黑白商標之後使用彩色商標,或者相反的做法都被允許的,皆可構成商標使用,可當成使用證據。

美國

     官方資料指出:墨色商標註冊將不限定未來使用採用其他顏色,因此,美國律師建議,通常第一個申請的商標不會聲明顏色,因可保護範圍較廣義。而較適合申請彩色圖樣商標之情形為:該顏色對於申請人很重要時,例如:FedEx商標的「紫色加橘色」,就是屬於商標色彩與來源有強烈連結,此時若申請註冊彩色商標圖樣,則權利範圍也可排除他人藉著利用與申請人相同之顏色排列而模仿出混淆商標。

歐盟

    歐盟目前以申請的圖是什麼樣,取得的權利就是怎麼樣(「所見即所得」原則)。申請黑白商標,取得的權利就是黑白;以指定色彩申請則取得指定色彩權利。

1. 彩色商標是否能以在先註冊之黑白/灰階商標主張優先權?

不行。除非顏色的差異「不明顯」且難以察覺,否則黑白/灰階商標與彩色商標不被認為具「同一性」。

2. 在判斷兩商標是否會造成混淆誤認時,黑白/灰階商標是否會被視為與彩色商標相同或近似?

不會。除非顏色的差異「不明顯」且難以察覺,否則黑白/灰階商標與彩色商標不被認為具「同一性」。

3. 黑白/灰階商標案件提交彩色版本之使用證據,是否合乎實際使用之規定?

僅有顏色的變化不被視為改變識別性之部分,只要符合下列條件則證據足以被認定為合乎規定:

     a.文字/圖形為此商標的主要識別部分。

     b.陰影對比度符合註冊之商標圖樣。

     c.顏色或顏色的組合非為其商標之特色。

     d.顏色不是其整體識別性的主要元素。

 

以下為案例解析:

    案例一:

商標權人可將商標顏色或顏色組合來獲得保護,但不代表此黑白商標可涵蓋所有顏色,取得所有顏色的權利。與其他國家相比更為嚴格。

    案例二:

純文字商標較為寬鬆,商標權人在使用上可能會變換字體、文字排列或顏色不同,因是慣常使用方式,所以可以當作是實際使用。黑白文字商標若使用彩色,可視為實際使用。

    案例三:

如何判斷顏色變化是否會影響實際使用判定,以顏色變化是否會改變商標識別性為主。

1. 文字/圖形為此商標的主要識別部分。

2. 陰影對比度符合註冊之商標圖樣。

3. 顏色或顏色的組合非為其商標之特色。

4. 顏色不是其整體識別性的主要元素。

    案例四:

法官認定此商標的主要識別並非他的底色,而是正中央的白色字體,所以判定為實際使用。

    案例五:

左邊為註冊商標的黑字、白底、銀邊,右邊為實際使用,是黑字白底銀邊加上黃框,而且刪除中間的「-」符號。法官判定主要識別部分在字母,字母相同雖去掉了「-」符號,但可忽略不計。雖改變了背景色,但還是保留了黑字白底銀邊,故認為有實際使用。

 

大陸

    商標的使用必須同註冊完全一致,如果申請註冊了彩色商標並指定顏色,在實際使用中必須採用與註冊商標指定的顏色或顏色組合,申請註冊黑白商標或不指定顏色的彩色商標在實際使用中可以採用任意顏色,相比而言更為靈活。

    在實際使用中,如果註冊的商標是黑白/灰色,而使用的是彩色的,如何能夠構成對商標的“真實使用”?只要滿足下列各項要求,僅在顏色上做出變化並不會影響商標的顯著特徵,則可被認為真實使用:

1. 文字/圖形要素重合,且上述要素是主要顯著要素;

2. 色調對比度保持了一致;

3. 顏色或顏色組合自身並不具備顯著特徵;且顏色不是商標整體顯著性的主要影響因素。

台灣

    原則上在台灣使用註冊商標應依照原註冊商標的顏色使用。如果變更原註冊商標的顏色使用,官方會就實際使用情形是否與原註冊商標具有同一性來進行個案認定。原則上,申請註冊的商標圖樣為墨色,實際使用商標時採用其他顏色,如果只是形式上略有不同,實質上沒有變更註冊商標主要識別的特徵時,仍然可以被官方認為有使用註冊商標。但是,註冊商標圖樣為墨色以外的顏色(即彩色圖樣),如果該顏色是這個商標主要識別的特徵時,則實際使用墨色或其他不同顏色,依一般社會通念及消費者的認知,已經實質改變該商標給予消費者識別來源的同一印象時,即不得認為商標權人有使用註冊商標。

結語

      因各主要國家的認定不同,註冊墨色商標而日後使用彩色的商標圖樣在美國、中國、日本及台灣,原則上只要不變更主要商標圖樣特徵,不會產生未使用的疑慮(但實際上仍須個案判斷是否具有同一性及主要顯著特徵不變)。但是在歐盟可能會影響使用證據的認定。因此,仍然強烈建議客戶原本註冊的商標圖樣顏色為何,實際使用時應盡量使用原本註冊的顏色,若是實際使用的顏色確定變化,則建議再針對顏色商標另外申請保護,才是最保險的作法

 

【以上論述僅屬作者個人觀點不代表本所立場。歡迎註明出處後轉載。】

TOP