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冠中智訊

冠中智訊第21期- 設計專利新穎性及創作性的實體判斷【曾奕華專利工程師】

2018/6/29

【本文版權所有  歡迎註明出處轉載】

 

    設計專利與發明專利一樣須進行實體審查,亦即是否准予設計專利,應審酌產業利用性、新穎性及創作性,然而其中,新穎性及創作性的判斷主體及判斷方式事實上並不相同,筆者從業過程中時常遇到業者對設計專利的實體判斷有所不解,以致於與發明專利產生不必要的混淆,故為文整理設計專利於新穎性及創作性在實體判斷上的觀念,以解各方疑問。

新穎性的判斷主體及判斷方式

    判斷新穎性須以普通消費者的觀點立場進行判斷,普通消費者的定義在於『會購買該物品的消費者』,例如:一般日常生活用品的普通消費者即為一般大眾,而醫療器材的普通消費者則是指醫院的採購人員或是會購買該醫療器材的醫師。而新穎性的判斷原則是必須模擬普通消費者選購商品的觀點,若使普通消費者在選購時,造成普通消費者的混淆、誤認者,即應判斷該物品的設計不具有新穎性,也就是說,一個申請專利之設計予人直觀產生的第一印象,與先前技藝的設計予人直觀產生的第一印象相比對後,會使普通消費者將申請專利之設計與先前技藝的設計產生混淆或誤認者,不具有新穎性;

    判斷設計專利的新穎性時,專利審查基準中給予幾個重點判斷方式:

(1)     整體觀察:應該就申請專利之設計整體的形狀、花紋、色彩所構成的整體外觀作為判斷的對象,不應該拘泥於各個細微的局部差異,意即,應把申請專利之設計整體形狀與先前技藝所揭露的所有對應的內容進行比對。

(2)     肉眼直接觀察比對:由於比對時應模擬普通消費選購商品時的觀點進行比對,因此不應該拘泥於細微的局部差異,應模擬普通消費者是否會將申請專利之設計與先前技藝的設計產生混淆或誤認。

(3)     綜合判斷:由於普通消費者在選購的時候,申請專利之設計的設計重點容易引起普通消費者的注意,雖然設計外觀是以整體外觀為對象,但是應重點判斷申請專利的設計容易引起普通消費者注意的特徵部位才是。

值得注意的是,在判斷新穎性時,純功能性的特徵並非比對、判斷的範圍。

創作性的判斷主體及判斷方式

    在判斷完申請專利之設計具有新穎性後,再判斷申請專利之設計是否具有創作性。判斷創作性與判斷新穎性不同,判斷創作性時須以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者的觀點進行判斷,該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能夠理解、利用先前技藝,並根據先前技藝為基礎,以模仿、轉用、置換、組合等手法完成申請專利之發明者,則應判斷該申請專利之設計為易於思及而不具有創作性。

    申請專利之設計與先前技藝比對後,雖然申請專利之設計與先前技藝有些許差異,然而申請專利之設計與先前技藝的差異並無法產生特異的視覺效果者,應判斷申請專利之設計屬於易於思及而不具有創作性,以下有幾項重點判斷申請專利的設計與先前技藝之間的差異是否為易於思及:

(1)     申請專利之設計與先前技藝之間些許的差異,可能有模仿自然界型態、模仿著名著作或是僅以習知的設計外觀做簡易的變化;

(2)     模仿自然界型態即是指,申請專利之設計與先前技藝差異的部分是模仿自然型態中的雲、動物、日、月等模仿的應用,若模仿自然界型態並無法產生特異之視覺效果時,應認定申請專利之設計為易於思及者;

(3)     模仿著名著作則是指,申請專利之設計與先前技藝差異的部分是模仿著名的建築物或圖像等著作,若模仿著名著作並無法產生特異之視覺效果時,應認定申請專利之設計為易於思及者。

(4)     申請專利之設計與先前技藝之差異在於,申請專利之設計是將不同領域的設計外觀直接轉用,例如玩具汽車的設計僅是由一般汽車的設計轉用於玩具上,且轉用後又無法產生特異的視覺效果時,應認定申請專利之設計為易於思及者;

(5)     申請專利之設計與先前技藝之差異在於,申請專利之設計是由先前技藝簡單置換、組合後即可完成時,且置換及組合後又無法產生特異的視覺效果時,應認定申請專利之設計為易於思及者。

(6)     申請專利之設計與先前技藝之差異在於,申請專利之設計與先前技藝之間的差異是申請專利之設計改變了位置、比例、數目等,例如將三層櫃改為五層櫃,僅是增加了櫃體的層數,且改變了數目後又無法產生特異的視覺效果時,應認定申請專利之設計為易於思及者。

(7)     申請專利之設計與先前技藝之差異在於,申請專利之設計與先前技藝之間的差異僅是運用習知的圖案進行改變或變化,例如運用了圓形、方形、三角形、梅花形、雲形、星形等,而改變了形狀後又無法產生特異的視覺效果時,應認定請申專利之設計為易於思及者。

結語

    申請專利之設計是否具新穎性,通常於其具產業利用性之後始予審查;申請專利之設計是否具創作性,應於其具新穎性(包括擬制喪失新穎性)之後始予審查,不具新穎性者,無須再審究其創作性。由於新穎性與創作性的意義不同,判斷主體及判斷方式也因此不同。設計專利的新穎性判斷主體是普通消費者,重點在於『普通消費者是否會混淆或誤認』,而設計專利的創造性判斷主體是該設計所屬技藝領域中具有通常知識者。雖然該設計所屬技藝領域中具有通常知識者能夠理解或利用先前技藝,但須注意的是,該設計所屬技藝領域中具有通常知識者並不具備有創造能力,因此創作性著重於『是否能夠使申請專利之發明產生特異的視覺效果』,換言之,若差異僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法,包括模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝;或該差異僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法,包括就其他先前技藝之直接置換、組合,改變位置、比例、數目,或運用習知設計之簡易變化,則僅係利用簡易手法所為之創作且無法使該設計的整體外觀產生特異之視覺效果,將被認定該設計為易於思及,不具創作性。筆者將設計專利新穎性及創作性比較整理如下:

 

新穎性

創作性

意義

申請專利之設計與先前技藝不相同亦不近似而具有差異。

該設計非所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及。

判斷主體

普通消費者的觀點

該設計所屬技藝領域中具有通常知識者的觀點

判斷方式

整體觀察、肉眼直接觀察比對、綜合判斷

是否為易於思及

判斷重心

普通消費者是否會混淆或誤認

是否能夠使申請專利之發明產生特異的視覺效果

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