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冠中智訊第34期-美國手段功能用語專利權範圍解釋之發展與實務──ZEROCLCK V. APPPLE INC 案【曾冠銘 專利師】

2022/3/21

2018 ZEROCLCK V. APPPLE INC

訴訟簡介

Zeroclick LLC在北加州地方法院控告Apple INC,主張專利第7,818,691號之請求項225及專利第8,549,443號請求項19的專利權,地方法院認為所主張的請求項因不明確而無效,而不明確的原因為請求項記載手段功能用語,且請求項並未揭露充分的結構,而聯邦巡迴上訴法院認為地區法院並未承擔相關調查義務及尋找相關事實支持請求項記載手段功能用語的結論,因此廢棄地區法院的判決。

系爭專利

691及‘443號專利是關於調整圖形化使用者介面裝置,例如電腦、手機,調整的內容是允許以「指標(pointer) 」或「接觸移動(touch movements) 控制介面,以取代滑鼠點擊,更明確的是,所欲請求的發明考慮透過‘691專利請求項252中記載的「兩步驟的方法」或‘443專利請求項19中記載的「對於使用者介面程式碼製造兩個組態的改變」更新現有的使用介面程式。

地區法院

關於解釋請求項是否涉及美國專利法第112條第6項規定過程中,地區法院發現‘691專利請求項252記載的限制要件「程式(program)可以操作指標移動」為手段功能用語,地方法院認為「程式(program)」一詞就像「手段(means)」執行操作指標移經螢幕的功能;地區法院也認為‘443專利請求項19中記載的「使用者介面程式碼(user interface code)被配置為偵測一個或多個被使用者手指在螢幕上沒有施加壓力觸摸的移動位置,並由此確定所選的操作模式」為手段功能用語。

地區法院認為「使用者介面程式碼(user interface code)」如同「手段(means)」一詞執行雙重功能,其中一個功能為「偵測一個或多個被使用者手指在螢幕上沒有施加壓力觸摸的移動位置」,另一個功能為「確定所選的操作模式」。

聯邦巡迴上訴法院

聯邦巡迴上訴法院重申,在判斷手段是否適用美國專利法第112條第6項規定首先須判斷請求項是否存在「手段(means)」一詞的原則,如果請求項並未採用「手段(means)」一詞則建立一個不適用於美國專利法第112條第6項規定之可推翻的假定,但是當挑戰者表明請求項並沒有敘述充分的結構定義,或只記載功能而沒有敘述執行功能的充分結構時,假定則可以被推翻,且推翻假定時挑戰者必須確立優勢證據。

此外,聯邦巡迴上述法院也強調Williamson案中判斷是否涉入手段功能用語的主要判斷方式「請求項中的辭彙是否為技術領域中具有通常知識者認為具有充足的結構意涵」,且前述的判斷必須在傳統解釋請求項的原則下進行,除了必須再逐項要件判斷的基礎下,更需參考內部證據及外部證據。

爭議的限制要件並沒有使用「手段(means)」一詞,而具有一個不適用手段功能用語的假定,Apple公司雖然爭執限制要件必須解釋為手段功能用語,但是卻沒有提供證據支持其論點,Apple公司並沒有承擔舉證責任。因此不適用手段功能用語的假定並未被推翻,然而,地區法院卻支持Apple公司的論點,但沒有被記錄的證據支持其最終的結論。

聯邦巡迴上述法院基於至少三個原因認為地區法院把「程式(program)」與 「使用者介面程式碼(user interface code)」視為替代「手段(means)」的隨機詞(nonce words),以推翻不適用手段功能用語的假定的作法是錯誤的。

第一:爭議詞包含功能性語言並不會自動將辭彙轉換為手段功能用語。

第二:地區法院的分析將辭彙從語境中消除,語境強烈的建議該辭彙普通、一般的意義,舉例而言‘691專利請求項252記載的「使用者圖形化界面(graphical user interface)」,在前言即澄清可以包含使用兩步驟的方法之「一種更新的現存程式」;

443專利請求項19中類似的拘束「使用者介面程式碼(user interface code)」,「程式碼(code)」意指被使用請求項中記載的 「兩個組態的改變」進行更新;「程式碼(code)」儲存在連接至處理器的記憶體,處理器是配置以接收來自於螢幕有關於使用者手指接觸位置的資訊,有鑑於此,技術領域中具有通常知識者可以合 理的從請求項語言中辨識‘691專利請求項252使用的「程式(program)」一詞及‘443專利請求項19使用的「使用者介面程式碼(user interface code)」並非一般性辭彙或而是具體的參考了習知的使用者介面程式或程式碼。而專利範圍中改良的「圖形化界面(graphical user interface)」與先前技術的區別撰寫於說明書中,於691案說明書習知技術的欄位中記載,所有圖形介面的程式設計設計均基於以下思想:使用滑鼠(或指標裝置)的移動來結合按兩下,按一下,向上和向下來定位「圖形化界面(graphical user interface)」控制項按下按鈕以啟動「圖形化界面(graphical user interface)」控制項的功能。』本發提供了僅針對指標移動的電腦介面的設計,‘443案需點擊即可啟動「圖形化界面(graphical user interface)」的某些元件的概念已經是 691案常規「圖形化界面(graphical user interface)」的典型實施例,以及如何由電腦生成它‘443Apple公司並沒有提供其它內部證據或外部證據,如此一來對於結論投下疑問。

第三:地區法院並沒有相關的發現能夠得到傳統的「圖形化界面程式(graphical user interface program)」或「程式碼(Code)」是用於普通用語且適用於「手段(means) 的結論。地區法院援引前例:以『模組(module)』ㄧ詞僅為對於執行特定功能的軟體或硬體的廣泛說明,但仍並不足夠證明本案的「程式(program)」以及「使用者介面程式碼(user interface code)」也是個隨機詞,進而將其解釋為手段功能用語。

 

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