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冠中智訊

冠中智訊第25期-「8結蛋捲」之專利佈局策略——談部分設計專利【曾冠銘 專利師】

2019/12/26

    一說到蛋捲,大家心中浮出的畫面應該都是長條、捲狀的蛋捲,而最近有創意的業者將蛋捲設計成不同的形狀,例如,水滴狀、數字8、愛心形狀等,其中,形狀為數字8的蛋捲被業者及消費者們稱為『8結蛋捲』,該蛋捲經過業者的努力悄悄成為家喻戶曉美食,其獨特的外觀及口味受到廣泛消費者的青睞。試問:

如果您是8結蛋捲的創造者,會如何捍衛如此成功的創造成果,進而守護最大的商業利益?

 

一、如何申請:

    日常生活中常常出現一些獨特、具有市場性的創作,如上述8結蛋捲,但創作人往往不知道要以何種形式進行保護,抑或是不確定創作是否能夠通過專利審查,更進一步的,即便獲准了,也不清楚專利權所能涵蓋的範圍;

     事實上,以上的問題都可以由專利法、專利審查基準及侵權判斷要點中的規範配合靈活思考獲得解決,就如同面臨複雜的數學問題,依據不同的情境運用不同公式,就有機會能夠找出最佳解,『眼前的產品要以何種形式進行保護』是個複雜的數學題,而『相關的法規、基準』就是我們所能運用的公式,本文將透過8結蛋捲的案例,帶出專利法相關的規範,以供各位創作者依循這個思路構思屬於自己產品的專利佈局之策略;

    依據專利法第二條規定,將專利分為三種:1.發明專利、2.新型專利、3.設計專利,各種專利保護的範疇不盡相同(請參下表一),因此,在思考專利佈局策略前,應先回歸產品本身,並詳細審視產品的優勢、特別之處、與傳統產品的區隔在哪,在釐清前述問題後,再回歸對應最適合的專利種類進行保護;本案例中,8結蛋捲主要吸消費者引眼球的重點在於蛋捲外觀呈現數字8的形狀,以及其餅皮層疊的造型,因此,視覺訴求即為8結蛋捲的一大重點,而專利法中保護透過視覺訴求之創作的種類即為設計專利,因此可選擇從設計專利為佈局的出發點。

 

二、設計專利

    依據專利法第121條第1項規定,『設計,指對物品之全部部分之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。』可知設計專利不僅可保護物品全部的外觀,亦能夠保護物品部分的外觀,前述保護物品全部的外觀稱為整體設計,而保護物品部分的外觀稱之為部分設計

   部分設計制度係由美國引入,早年國內對於設計專利之見解係認為『可分離的產品元件』才是設計專利保護的標的,也就是將設計專利侷限於能夠獨立交易的『整體物品』,直到民國100修正專利法才將部分設計納入設計專利保護之範圍,開放在不可分離的產品上區隔出『主張設計之部分』及『不主張設計之部分』,以表二的鞋子為例,鞋子本身為一個不可分離的產品,而表二左圖中,以實線呈現的部分為『主張設計之部分』,虛線呈現的部分為『不主張設計之部分』,一點鏈線則為區隔『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』的邊界線,另外『主張設計之部分』與『不主張設計之部分』亦可透過灰階的方式表示(如表二右圖所示);

   部分設計制度最主要的優勢在於避免市場競爭者抄襲產品局部的設計重點而輕易迴避該設計專利的保護,認定部分設計的專利範圍主要以,『主張設計之部分』為主,而『不主張設計之部分』則不得用於界定申請專利之設計的外觀,但可用於解釋與『主張設計之部分』之間的位置、大小、分布之關係,藉此,當市場競爭者對於『不主張設計之部分』進行些微改變,仍有可能與設計專利之外觀近似,進而使專利權人順利主張權利;

    以美商蘋果公司在台灣申請的兩件『攜帶式電子裝置之對開外殼』設計專利為例,請參照表三,’222專利為整體設計,而’654專利則為部分設計,其中以虛線表示不主張設計的部分,實線表示主張設計的部分;

     這兩件設計專利最主要的差異在於,解釋設計專利之專利範圍時,外觀的相同或近似之判斷結果將略有不同,以’222專利為例,被控侵權對象的外觀必須在左側的『蓋體』、右側的『殼體』皆與’222專利的外觀皆為相同或近似,才有可能會判斷為構成侵權;反觀,在’654專利與被控侵權對象比對時,即便被控侵權對象於左側『蓋體』之外觀設計的有別於’654專利左側的『蓋體』 (例如,被控侵權對象左側『蓋體』之邊緣線更改為直線,而非如’654專利為具有兩個反轉的曲線) ,使右側的『殼體』於環境間的位置、大小、分布關係略有不同,仍可認定’654專利與被控侵權對象之外觀近似,易言之,即使被控侵權對象在左側的『蓋體』略做改變仍有可能構成侵權。

     因此,在創作的產品外觀有多處特別設計,且各部分皆能夠產生特異視覺效果時,建議可如美商蘋果公司,除了申請整體設計外,將產品具有特異視覺效果的部分設定為『主張設計之部分』,其餘部分設定為『不主張設計之部分』提出部分設計之申請,以提升佈局的完整性。

 

三、回歸8結蛋捲 (圖一)

    8結蛋捲的外觀特點在於從俯視角度(即上側)看到的數字8造型,前述造型跟傳統捲狀蛋捲或水滴狀蛋捲皆有明顯的區隔,故應以其為主要的訴求;

    然而,設計專利之外觀相同或近似的判斷應基於整體觀察之原則,若以整體設計對8結蛋捲進行保護,則無論在申請階段或是侵權判斷階段,在解釋設計專利之專利範圍時,除了比對上側的外觀,其他各面(周側面、底面)的外觀,仍將成為比對的內容而不得忽略之;

    另外,8結蛋捲為了兼顧優異的口感,產品本身具有多層次、層疊的結構,因此,表面並非平滑的型態,而是佈滿層疊交錯的紋路,且層疊交錯的紋路不僅出現在8結蛋捲的上側,也出現在周側、下側等各側面,是以,在判斷外觀上勢必成為比對的重點;

    若期望申請專利所能達到的效果為:只要他人的蛋捲產品從俯視角度(上側)看的到數字8造型即落入設計專利的專利範圍,而不論蛋捲周側、下側造型如何改變(例如,將8結蛋捲側面設計為平滑、無層次之型態,或於8結蛋捲側面增加裝飾性造型),以防止競爭者的迴避設計;

    為達到前述目的,即須考慮採取『部分設計』,並將8結蛋捲頂部界定為『主張設計之部分』,其餘部分界定為『不主張設計之部分』,便能夠降低被競爭者迴避的疑慮,如同設計專利證書號D195260、D196881的專利權人所採取得申請策略,請參照表四。

 

四、結論

     工業產品的種類、型態眾多,以何種形式的智慧財產權保護之考量,應回歸相關法規;

     當創作是「應用於物品」,且為「透過視覺訴求」的具體設計時,應考慮選擇申請設計專利。更進一步的,當創作產品的局部具有獨特的設計或足認為是不可或缺的設計重點時,應當考慮以部分設計作為申請策略,進而避免競爭者惡意抄襲前述獨特、不可或缺的設計重點。例如本文中的手機殼與蛋捲物品之創作人即藉由部分設計之申請,避免競爭者對物品其他虛線部分外觀稍作改變,輕易迴避設計專利的窘況,以取得更周延的設計保護範圍。值得注意的是,筆者參考目前市面上看到的8結蛋捲物品外觀均是專利號第D195260號的設計專利,專利號第D196881號設計專利是否實施猶未可知,該案可能是業者為保護「蛋捲產品從俯視角度(上側)看的到數字8造型」而設想的其他可能性,此種申請策略值得創作人參考,建議申請前應與專利師充分討論,將有效降低競爭者可趁之機。

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