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冠中智訊

冠中智訊第24期-淺談美國專利資訊揭露聲明(Information Disclosure Declaration)【章乃方 國外部主任】

2019/9/16

IDS是甚麼?

    IDS是資訊揭露聲明的簡稱,這項義務是美國專利商標局規定任何與申請的美國專利案可專利性相關的重要資料都必須以IDS形式提交USPTO審查委員參考。當然如果是與實質專利性的無關資料則基本上不需要提供USPTO,例如研發時參考的習用產品或展示品,不過發明人研發參考的Paper比如期刊或參考前案文件則需要提交IDS。

    一般實務上申請人申請美國專利時,國外相對應的專利申請案應當還未收到檢索報告或審查意見報告,這時候申請人可先IDS提交申請號,等官方發出實審報告或者檢索報告時再根據實審或檢索報告提供實質重要的引證案。至於申請人其他相關接續案件例如CIP、CA或DIV等接續新申請案仍然須以IDS形式提供官方參考的前案,但是母案中的引證資料則無須再提交IDS。

 

不提交IDS的影響

    基本上申請人常有疑問;就是不提交IDS會導致美國專利申請案申請過程不順利被官方核駁,抑或導致專利申請無法被核准嗎?其實IDS是要幫忙審查委員彌補審查中前案檢索的不足,就算申請人未提交IDS審查委員也不知情,因此未如實申報申請人知悉的前案當然也就對案件准駁沒有關係。可是必須注意的是:如果沒有提交與可專利性相關的重要資訊,或是申請人故意提交誤導資料,可能導致日後美國專利無效或因此美國專利權因此無法實施。依美國專利規則,專利申請人及再審查或複審程序專利所有權人有義務呈報與發明內容可專利性實質相關的資訊,違反呈報義務可能被認定涉及不正當行為(Inequitable Conduct),進而導致美國專利權無法行使(Unenforceable)。

    根據Therasense案CAFC聯席審判案例之後,不正當行為罪名成立門檻大幅提升,需要同時滿足兩項要件才會被法院認定有不正當的行為,這兩項要件就是專利權人須有 1. 意圖欺騙USPTO 以及 2. 沒有誠實呈報的資訊與該專利具有實質關聯性(Materiality),也就是USPTO採用But-for原則來判斷該未誠實呈報的資訊是不是具有實質關聯性。

    如果依照USPTO的法規,應該以IDS的形式提交給美國專利商標局呢的文件大致有以下幾種:

(1) 國外相關專利案件中,國外專利局檢索報告中所引證的前案

(2) 任何與申請案有關的人認為與可專利性實質相關的其他申請中案件資料(不論申請中的案件是CIP, CA 或Divisional或其他與本案標的類似的獨立申請案),皆須確定其中重要的資料提供給專利局

(3) 對專利性的重要資訊當他們並未記錄在案

(4) 單獨或結合其他資料對請求項是不可專利性的資料

(5) 申請人向專利局反對其不具專利性的論點  或

(6) 申請人對可專利性的爭論

    美國專利提交IDS義務並不限於申請人,申請中署名的每一位共同發明人、準備或處理專利申請的每一位專利律師或代理人以及實質性地參與到專利申請準備或處理階段的任何人,包括受讓人或者任何有權利受讓的任何人,都負有誠實申報IDS的義務。

 

不同時間點提交IDS 需支付的官費以及採取的程序也不同

    提交IDS依照不同的時間點而有不同的規定,需要繳納的官方費用也會不一樣,以下是提交IDS的幾種不同時間的相關規定。

(1)Non-Final OA發出前/或是美國專利申請日起3個月內:

    此階段提交IDS不需要官費。

(2)在Non-Final OA發出之後,收到核准通知或Final OA通知前:

    2.1 知悉國外審查報告/或檢索報告首次引證前案的3個月內提交- 需附上聲明書但是無需官費。

    2.2 如果知悉引證案已經超過3個月- 這時提交IDS需繳納官費。

(3)收到領證通知之後,繳納領證費之前:

    3.1 於知悉前案之日起3個月內提交- 提交聲明並繳IDS官費。

    3.2 如果知悉超過3個月提交- 則須提出請求RCE並繳納RCE官費,官方才會考慮IDS呈報前案。

    3.3 收到最終核駁通知FINAL OA之後- 須提出請求RCE並繳納RCE官費,官方才會考慮IDS呈報前案。

(4)繳納領證費之後但是授權日發證之前:

    繳納領證費後但是在美國專利發證之前的階段- 此時USPTO不會將IDS列入重新考慮

    若繳納領證費後需要USPTO考慮IDS中的專利性重要資料的話,則需提交Petition撤回領證並同時請求RCE- 此時需繳納Petition + RCE費用。這部份2012年後則多了QPIDS(Quick Path Information Disclosure Statement)的選項。

(5)授權日發證後:

    IDS義務結束,但是如果有實質關聯的資料IDS未提供,為了降低訴訟風險可以考慮補充審查Supplemental examination。

 

結語

    綜上所述,美國專利法賦予專利申請人或專利代理人,對於其知悉的重要先前技術具有一定的呈報義務,專利申請人、發明人或代理人對於資訊揭露的責任一直到案件被放棄(Abandoned)或成為專利(Patent)為止。因此收到領證通知後一直到專利授權發證前,相關人士仍然負有資訊揭露IDS的責任。另外再審查程序時專利權人仍須負擔資訊揭露的責任。若為了避免將來美國專利訴訟風險,建議客戶在美國專利授權發證前如實呈報與案件可專利性高度相關的先前技術案件。

 

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