◎本文作者：冠中國際專利商標事務所法律顧問 張雅珮律師 【本文版權所有 歡迎註明出處轉載】
一、商標使用符合商標法第36條第1項2款規定者，則不受他人商標權效力之所拘束，亦即不會構成商標侵權：
（一）商標法第36條第1項第2款：「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：…二、為發揮商品或服務功能所必要者。」
（二）規範目的：
具有功能性部分可以為專利權保護的範圍，不宜使此功能性成為商標，而可獲永久性之保護。縱使專利已過期，仍不得註冊成為商標。
（三）功能性之定義（依非傳統商標審查基準2.3）：
１、實用功能性：
Ａ設計或特徵，係為達到商品品之使用或目的所必須。
Ｂ設計或特徵，係為達到某種技術效果所必要。
Ｃ設計或特徵，具有較簡單或便宜之製作成本或方法。
２、美感功能性：應與單純裝飾區別，單純裝飾為識別性問題，且可主張因使用取得後天識別性，惟功能性商標則非識別性問題，且不可主張因使用取得後天識別性。
Ｄ具有其他競爭優勢，不宜獨佔者
二、相關案例
（一）立體商標：註冊第01461700號“Minute Maid Bottle (MINUTE MAID)(2008)(3D)”
１、智慧財產法院99年度行商訴字第147號號判決認為：
（１）此立體商標具有識別性：瓶身上半段為圓弧曲線形，外觀恰似一剝下外皮之柳橙，具有一瓣一瓣之柳橙，與主要商品柳橙汁相呼應。
（２）整體曲線形瓶瓶身有規則性的直式線條；瓶身下半段則為圓筒狀，圓筒上下各有一環狀帶橫於瓶身，
下半段圓筒本身設計為直式的長方形所圍繞組成，方便拿取。
２、小結：
前揭法院判決有關瓶身下半段設計部分實為功能性之論述，惟判決似乎一併納入識別性討論，似有混淆功能性及識別性之嫌。
（二）立體商標：註冊第01200294號“FERRERO ROCHER box T-24 device (three-dimensional device)(in colours)”
１、其商標描述：
本件立體商標之設計係一個裝有24粒金黃色球狀糖果之長方形且盒頂透明並有金黃色、紅色、白色及金黃色條紋環繞之包裝容器。條紋上有白色滾有金黃色及紅色邊及含外文 "FERRERO ROCHER"字樣之橢圓形標籤，外文"ROCHER"下方是一個裹有金黃色包裝紙之球狀糖果為主，糖果左半部是未包裝之咖啡色球狀糖果及右半部則是一個咖啡色榛果粒及綠葉。
２、異議人主張此等立體包裝為業者慣常使用，不應壟斷：
（１）系爭商標之包裝形狀乃
屬一般糖果業者包裝糖果所慣常使用，
透明外盒可使消費者易於看到商品內容，方型外盒更易排列、不易滾動、方便攜帶之
功能性。
（２）巧克力遇光、遇熱便易產生質變，而錫箔紙阻絕光熱且穩定的特性，正是巧克力最好的包裝材料。而且巧克力製成圓球狀，為避免開封後巧克力四處滾動，以錫箔紙包裝增加摩擦力，便於消費者取用，又不易沾手。換言之，
巧克力做成圓球狀，以錫箔紙包裹外部當有其功能性。
３、最高行政法院99年度判字第468號判決則認為：
經營巧克力糖業者有以「片狀、塊狀、圓球狀、心型狀」等不同之大小形狀生產巧克力商品，並搭配各式顏色、圖案設計包裝「單顆」販售；至於多顆商品外包裝上，業者有以「紙、塑膠膜、壓克力」等材質，以「袋、盒、罐」等不同形狀包裝販售，因認在
一般行銷市場上即有「多種可替代性」之巧克力商品單顆或多顆包裝樣式，且系爭商標非單純僅由透明外盒之形狀組成，尚包含文字、商品本身形狀、外包裝、標籤等特殊設計等因素，進而據以認定系爭商標即非為發揮功能性所必要。
４、小結：
前揭法院判決對於該立體商標之功能性部分有直接清楚之論述，且最後以該商標之功能性對於指定商品並不具有必要性為由，認定該商標為有效。
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