中國大陸國知局於今年４月２８日正式發布“2020年度商標異議、評審典型案例”，其中一則案例可以窺見大陸代理機構必須慎選，否則委辦商標後極可能遭到大陸代理機構搶註。雖然大陸已經在積極防堵該惡意行為，然而事前預防重於事後撤銷，不可不慎！
案例：第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標無效宣告案
典型意義：規範代理機構行為，根治惡意搶注商標及囤積行為。
一、基本案情
第17393381號“佳麗芙Jialifu”商標（以下稱爭議商標）由馬繼輝（以下稱爭議商標原申請人）于2015年07月09日申請註冊，於2017年11月21日核准註冊，核定使用在第3類“化妝品、洗髮液”等商品上，商標專用權期限至2026年09月06日。該商標於2018年08月13日轉讓至楊冬平（本案被申請人）名下。S.C.莊臣父子公司（本案申請人）于2019年04月15日對爭議商標提出無效宣告請求。申請人稱：爭議商標原申請人是經備案的商標代理機構“廣州市洋智廣告設計有限公司”的唯一自然人股東，在商標法第十九條第四款規定的制約下，該代理機構轉而以其唯一自然人股東名義提出商標註冊申請，惡意囤積商標並進行轉讓牟利。依據商標法第十九條第四款的規定，申請人請求對爭議商標予以無效宣告。被申請人在規定期限內未予答辯。
二、案情解析
爭議商標的申請註冊是否違反商標法第十九條第四款之規定。本案中，廣州市洋智廣告設計有限公司為自然人獨資的有限責任公司，系經我局備案的商標代理機構，爭議商標原申請人馬繼輝系其唯一股東，馬繼輝申請注冊商標多達兩千餘件，其中，包含“喜運登”、“三菱”、“麗仕”、“保羅約翰頓”、“禦佰草”、“美汝蓮”、“卡詩嬌”、“嬌韻尚”、“LG”、“佐米菲”等大量與他人知名商標相同或者近似的商標，包括爭議商標在內的其名下大量商標由該代理機構代理申請註冊。據此可以認定，爭議商標原申請人、廣州市洋智廣告設計有限公司具有搶注他人商標、囤積商標的共同故意，爭議商標系該商標代理機構假借其唯一股東之名申請註冊，以達到規避法律之目的，爭議商標原申請人的行為應視為商標代理機構的行為。爭議商標指定使用的“化妝品”等商品不屬於商標法第十九條第四款中所規定的“代理服務”。綜上，爭議商標的申請註冊違反了商標法第十九條第四款之規定。
三、典型意義
本案涉及到商標代理機構假借他人名義惡意規避商標法第十九條第四款的規定進行搶注和囤積商標的問題。商標法第十九條第四款規定：“商標代理機構除對其代理服務申請商標註冊外，不得申請註冊其他商標。”其立法目的在於防止商標代理機構利用自身優勢惡意搶注商標或者囤積商標牟取利益的行為，規範商標代理市場。為解決商標代理活動中的混亂現象以及嚴重擾亂商標市場秩序情形的出現，商標法有關商標代理機構行為規範的內容應當嚴格執行。與商標代理機構具有串通合謀行為或者具有特定關係的人搶注、囤積商標的行為，應視為商標代理機構的行為，適用商標法第十九條第四款予以規制，以防止商標代理機構假借他人名義惡意規避該規定搶注和囤積商標，致使該條款立法目的無法實現。本案中，廣州市洋智廣告設計有限公司系經我局備案的商標代理機構，爭議商標原申請人馬繼輝系該代理機構股東（持股比例100%），其申請注冊商標多達兩千餘件，其中包含大量與他人知名商標相同或者近似的商標，涵蓋的商品類別廣泛，並多由該代理機構代理申請註冊，顯然不是為了正常的商業使用目的，兩者具有明顯串通合謀搶注他人商標、囤積商標的共同故意，該商標代理機構假借其股東之名義在第3類“化妝品”等商品上申請註冊爭議商標，以規避商標法第十九條第四款的規定，該股東的行為應視為商標代理機構的行為。其申請註冊爭議商標時所具有的不正當性不因爭議商標轉讓而改變，被申請人是否善意受讓爭議商標亦不影響對上述行為的判斷，因為，此種“毒樹之果”缺乏受法律保護的正當性基礎。由此，本案適用商標法第十九條第四款之規定對上述行為予以規制。
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