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冠中智讯

冠中智讯第28期-澳洲商标异议制度简介【张映婷 国外部专员】

2020/8/14

 

异议前期程序

1. 异议人须于核准通知公告日起两个月内向澳洲商标局提交异议通知书,并且于提交异议通知书日起1个月内提交异议理由陈述书。此时须完整陈述具体事实与据以异议的理由。

2. 商标申请人(被异议人)须于收到异议通知1个月内提交抗辩通知书,若未提交抗辩通知则商标将失效。若提出抗辩通知则异议程序将进入证据阶段。

 

提交证据阶段

    异议人须于异议抗辩通知书提出日起3个月内提交证据数据,使用证据以宣誓 书形式提交,须符合特殊条件才得延期。

    异议人须视以下情况提交不同证据数据:

1. 若异议人基于澳洲在先使用相同或近似之商标提起异议,则须提交当地使用证据。

2. 若违反诚信责任,须提出证明。

3. 在被异议人商标申请前,若异议人之商标于澳洲已使用,且基于实质取得的声誉,使用近似的系争商标将很可能在市场上发生欺骗或产生混淆误认之虞,异议人须提出商标已在澳洲当地取得一定商誉之证明。证据通常会是被授权人出具的Statutory Declaration。

    被异议人须于收到异议人之使用证据起3个月内提交抗辩之证据资料,须符合特殊条件才得延期。

    异议人须于被异议人提交抗辩之证据资料之日起2个月内响应。

    某一方可在提出异议通知书后的任何时间向官方主动提出冷静期[1],但须在异议决定或异议结束前提出。

 

听证及异议处分

    要求听证须支付官费,实务上经常进行听证但这并不是必要程序,代理人有3种方式参加听证:

1. 书面

2. 电话

3. 亲赴(少部分较高层级的听证案须雇用Barrister出庭)

    几个月后,澳洲商标局听证官就会作出书面处分。对该处分不满可上诉至法院。

 

结语

    澳洲和美国、新西兰及新加坡……等国家皆实行商标在先使用原则,建议申请前可先利用澳洲智慧财产局(IP Australia)或TMVIEW网站进行检索,排除与近似前案冲突的可能性,且指定商品或服务的描述贴近市场上的使用将有利于未来在撤销、异议……等程序的举证。若真面临异议,其费用不低且时序冗长,双方可利用于冷却期间协商解决争议,以避免程序继续进行将耗费更多的时间与成本。

 

参考信息:

1. apt PATENT AND TRADE MARK ATTORNEYS

2. 澳洲智慧财产局https://www.ipaustralia.gov.au/

 

[1] 冷静期(cooling-off period)指在商标异议程序期间,双方于特定期限内进行协商,例如限制对方申请时的指定商品/服务或是协议签署共存同意书……等。

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